作者:蔡億達律師(本會副秘書長)

我國商標法第64條規定:「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同,而依社會一般通念並不失其同一性者,應認為有使用其註冊商標。」然而何謂「社會一般通念」?何為「不失同一性」?皆有廣泛的解釋空間。EUIPN(歐盟智慧財產權網路)為歐盟智慧財產局(EUIPO)和各會員國智慧財產局共同組成的組織,旨在確保歐盟整體在商標註冊申請及爭議問題的判斷上保持一致。EUIPN將上開判斷結果及準則發佈於共同通訊(Common Communications)。雖然共同通訊不具法律約束力,但它是匯集專家及各國智慧財產局表達的意見編寫而成,等同歐盟整體對於商標爭議問題的共識,可以說共同通訊表達的原則已普遍應用於歐盟的商標爭議實務中。本文介紹的是共同通訊發佈之「商標使用同一性的判斷標準」。

商標使用同一性是指,註冊商標與實際使用的商標不一致時,要不一致到何種程度,方能認為實際使用的商標並非註冊商標?EUIPN分兩步驟判斷。1.判斷註冊商標的識別性之高低,識別性越低者,越容易被不一致部分影響。2.判斷該不一致部分的影響程度。此時會考量二商標的整體印象,以及該不一致部分與註冊商標的互動關係。判斷方法並非異時異地隔離觀察,而是同時同地並排觀察。以下羅列者皆為共同通訊列舉之案例,註冊商標皆為左圖,實際使用商標皆為右圖。案例所示之商標「Gerivan」為EUIPN虛擬之商標,實際上為地名,位於伊朗。

實體使用商標增加主要識別部分

上圖中,註冊商標之主要部分為小紅魚,在第25類衣服商品具備中等識別性。實際使用商標為大藍魚吃小紅魚,大藍魚相當顯眼,亦構成商標的主要部分。新增部分與註冊商標的互動相當密切,使其產生新的觀念,消費者對於實際使用商標的寓目印象(大魚吃小魚)與註冊商標原有的寓目印象(小魚)已有不同,可知消費者不會將新增部分與註冊商標隔離觀察,故二商標不具同一性。

上圖中,新增的藍魚亦相當顯著,構成實際使用商標的主要部分。新增的藍魚與「GERIVAN」的互動並不明顯,消費者對於註冊商標文字「GERIVAN」的認知仍可獨立而不受藍魚之影響,故商標使用具備同一性。

結論是,當實際使用商標新增的部分相當顯著,且該新增部分與註冊商標的主要部分互動密切,致消費者無法將兩者隔離感知時,商標使用不具同一性。

實體使用商標增加次要識別部分

一般來說,增加次要部分並不會影響商標使用的同一性。需注意的是,縱使次要部分在視覺上很顯眼,結論仍是相同,例如下圖。

圖中商標之指定商品類別為第3類「化粧品;燙髮劑;染髮劑;洗髮劑;護髮劑」。「BIO」文字縱然在視覺上非常顯眼,但僅為第3類商品的說明性文字,故仍會被判斷為次要部分,而不影響商標使用的同一性。

實體使用商標刪除主要識別部分

一般來說,若實際使用的商標刪除了註冊商標的主要部分,商標使用不具同一性。唯一的例外是該刪除部分,縱使具有獨特的創意而具備識別性,但其字體或位置對消費者來說並不顯眼,例如下圖。

實體使用商標刪除次要識別部分

一般來說,刪除次要部分不會影響商標使用的同一性。

此處有兩種例外情況,第一種情況是該次要部分的視覺佔比顯眼,且具備一定的識別性。以上圖為例,AROMA意指香氣,為第30類「茶包、咖啡豆、調味用香料」等商品之說明性文字,縱使字體經過設計,與獨特的「GERIVAN」相較,仍為註冊商標的次要部分。但在其字體經過設計且佔比甚大的狀況下,刪除該次要部分,會影響商標使用的同一性。

反之,若該次要部分的佔比雖大,但不具備一定的識別性,則刪除該次要部分不影響商標使用的同一性。

第二種情況是,註冊商標原為低識別性商標,而被刪除之次要部分與註冊商標有密切互動;或刪除該次要部分後,註冊商標即成為不具識別性之商標,或是例如下圖。

實體使用商標改變字體

一般來說,改變商標字體並不會影響商標使用的同一性,只有在非常極端的狀況下才會有這層顧慮,例如下圖。

實體使用商標改變商標顏色

對文字商標來說,改變商標文字顏色一般來說不會影響商標使用的同一性,例如下圖。

但若商標的主要部分是圖形,改變顏色則有可能影響商標使用的同一性。

例如下圖,黃色的香蕉在第31類「新鮮水果;新鮮蔬菜」商品為通用標識,本不具識別性,故將註冊商標的紫色香蕉改為黃色香蕉,自然會影響商標使用的同一性。

若原本的註冊商標是黑白,而實際使用的商標為其他顏色,不影響商標使用的同一性,例如下圖。

反之,若註冊商標為彩色,且色彩構成商標之主要部分,而實際使用商標為黑白,則影響商標使用的同一性。例如下圖

數種變化同時出現

如果實際使用商標同時出現添加、刪除或修改的情況,首先適用上述相應原則,評估是否有任何一項單獨的變更會導致註冊商標產生顯著的改變。若單一變更不足使商標同一性產生變化,則進而評估所有變更組合起來的影響。

以上圖為例,實際使用商標與註冊商標相較,字體與外框皆不同。根據前述規則,單一字體變化不足以影響商標使用之同一性;而外框屬於次要部分,增加次要部分並不會影響商標使用的同一性。故兩個變化單獨觀察,皆不影響影響商標使用之同一性。若將兩個變化合併觀察,可以發現字體與外框亦未賦予「GERFVIAN」嶄新的寓意,消費者對註冊商標之寓目印象並無不同。故商標同一性不受影響。

又以上圖為例,實際使用商標與註冊商標(指定使用於第25類之衣服)相較,刪除「clothing」文字,增加「水花飛濺」圖樣。「clothing」於第25類商品為說明性文字,屬於次要部分。該文字與主要部分(幾何型大象)互動有限,兩者可隔離觀察。故刪除「clothing」文字不影響商標使用之同一性。水花飛濺圖樣予消費者寓目印象較大象為淺,亦為次要部分。增加次要部分並不會影響商標使用的同一性。故刪除部分或增加部分單獨觀察,皆不影響商標使用的同一性。若將兩者合併觀察,可以發現消費者對註冊商標的主要寓目印象仍在幾何型大象及GERVIAN文字上,仍不影響商標使用的同一性。

隨著商標識別性越低,或實際使用商標與註冊商標的差距變化越多,被認定為使用同一商標的機率越低。以上圖為例,上圖之商標指定使用於第30類之咖啡豆。「Flavour and Aroma」意指風味與香氣,對於咖啡商品而言為說明性文字。「Super quality」意指高品質,亦為說明性文字。若非「Flavour and Aroma」文字稍有設計感,上圖商標毫無識別性可言,沒有被准予註冊的可能性。

實際使用商標之字體則為一般不具設計感之字體,光憑此點,即可判斷兩商標不具同一性,何況實際使用商標更添加顯眼的咖啡豆及咖啡杯文字、刪除「Super quality」字樣。

結論

我國商標法第64條之「社會一般通念」及「同一性」皆為極其模糊的不確定法律概念,需要透過大量實務案例型塑,方能窺其輪廓。EUIPN發表之共同通訊彙整歐盟各會員國的實務爭議,且其結論與我國現行實務理論並無根本性的差異,對於我國商標法第64條具體內容之充實,具有一定的參考價值。

從歐盟共同通訊看商標使用的同一性
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