作者：蔡億達律師（本會副秘書長）
商業事件訴訟的當事人是兩家公司，不僅涉及的利益巨大，其中的訴訟策略也不會只是法理論述，而是經營戰略、商業考量與法律的結合，而這樣的結合往往能迸發出燦爛的創意火花。
今天要談的是2013年的Already v. Nike case（Already, LLC v. Nike, Inc., 133 S. Ct. 721 (2013)）, 此案的背景是： Nike是Air Force 1系列鞋款的製造商，也是「Air Force 1」文字商標的商標權人。不僅如此，Nike在2006年也為了球鞋的造型申請了商標(如下圖。NIKE AIR FORCE 1, Registration No. 77,055,375.)，即本案的系爭商標。
2011年，Nike在美國紐約南區聯邦地區法院(S.D.N.Y)控告一家名為Already小鞋廠，聲稱其名下的“Sugars”以及“Soulja Boys”系列鞋款侵害上開Nike的系爭商標權。Already選擇應戰，除了對Nike的聲明提出反駁之外，也提起反訴確認系爭商標有無效事由（訴訟類型為declaratory judgment action，同我國民事訴訟法第247條的確認訴訟）。
不論在美國或台灣，確認訴訟的前提都是確認利益存在。意即，當事人間的法律關係或法律事實的存否不明確，導致原告在法律上的地位有不安定，而此種不安定可以透過確認判決來除去（最高法院106年度台上字第1669號民事判決）。以本案來說，系爭商標是否為有效是一個不確定的法律事實，這個不確定的狀態使Already處於「是否構成商標侵權」的不安定地位，而此種不安定可以透過勝訴判決(即確認系爭商標無效)來除去。
訴訟進行了八個月後，Nike的訴訟團隊評估Already的勝算很大，Nike的商標可能會被法院宣判無效，Nike撤回原本的侵權訴訟，並且採取一個很大膽，很有創意，事後證明也非常成功的策略：發不訴訟聲明(covenant not to sue)給Already，聲明Nike無條件、無期限且不可廢棄地，放棄所有對Already及其經銷商、供應商或客戶，任何關於系爭商標的侵權訴訟、不公平競爭訴訟或相類似訴訟的請求權。
接著，Nike以欠缺確認利益為理由，請求法院駁回Already的反訴。根據美國憲法第三條，美國法院只能受理「有爭議」的案件。因此，如果案件涉及的爭議已經消失且無法再度發生，該案就會被法院駁回(dismissed as moot)。以台灣的法律用語來說，即「原告欠缺確認利益」。在本案中，既然Nike已經無條件、無期限地保證不會對Already或其他相關人士提起任何有關系爭商標的訴訟，Already往後不可能再因為系爭商標而陷入訴訟，Already的不安定地位已經被除去。縱使法院確認系爭商標有無效事由，對Already來說也毫無利益可言。既然勝訴判決對Already毫無利益，Already就失去了「確認利益」，故全案駁回。Already的反訴也因此一路被地方法院、上訴法院駁回，最後在2013年被最高法院駁回。全案終告確定。
各位或許會覺得很納悶，Already取得Nike無條件且無期限的不訴訟聲明，應該是大大的勝利，為何Already對此還不滿足，並且一再上訴呢？因為Already認為，Nike的不訴訟聲明是惡意為之。美國的訴訟費用極其驚人，動輒百萬美元起跳，對於Already這種小廠的現金流來說是極大的負擔，但對於Nike來說並不是。Nike可以任意控訴競爭者，在Nike盯上這些小小競爭者的瞬間，對其投資者或潛在投資者就會產生巨大的恫嚇力，而造成一定的傷害。大部分的小廠會選擇低頭和解，而起身抵抗者(如Already)則註定面臨一場不會贏的戰爭。Nike可以一面透過訴訟來消耗小廠的現金流，縱使小廠提起反訴，Nike也能在評估訴訟結果不利時，馬上以covenant not to sue來終結整個訴訟。這表示你可以抵抗，但你永遠不可能贏，你只能把原本要投資在業務擴張上的資金拿去付律師費，然後比誰的現金多。透過covenant not to sue，Nike放棄的僅僅是系爭商標，即鞋款外觀的商標，即使Already能製造販售該外觀的鞋款，但不能使用「Nike」或「Air Force」的商標，對於Nike的收益影響有限。縱使covenant not to sue可能會為系爭商標帶來商標淡化的風險，但Nike有足夠的廣告費來平衡這個風險。兩相權衡之下，利益遠大於風險，Nike可以選擇利用covenant not to sue來排除市場上規模較小的競爭者，這本身就是一種策略性壟斷。值得稱幸的是，這種訴訟策略不會發生在台灣，因為台灣的律師費用非常低廉，直逼第三世界國家的水準，會被台灣的訴訟費用拖垮，只能說這個公司的體質本身就不太健康。
台灣身為世界重要產業的主要供應鏈，台廠面對的品牌廠、商標權人或專利權人常常是世界第一流的公司，在商務談判上時常會面臨「以小搏大」的局面。此時，律師在提供法律意見時，除了「法律面」的事實評估外，常常必須加上對「產業環境」、「商業條件」及「經營策略」的考量。若單純以法律面來講，Already的律師會跟Already建議說系爭商標識別性薄弱、僅為發揮商品功能所必要，或有其他不得註冊事由，訴訟的勝算很大。這樣的分析並沒有錯，但是不夠全面，畢竟商業戰爭從來就不會只有法律問題。這也突顯出在商業訴訟戰爭中，一家公司的法律團隊扮演極為重要的角色，除了必須具備完善的法律知識，另一方面對於產業環境、公司自身的商業條件及經營策略的掌握度高於外部律師，即使未親上前線訴訟，也能提供訴訟律師十分寶貴的意見。但台廠通常不重視法務的角色—這又是另一個故事了。