作者：江日舜專利師（本會理事）
判決字號：智慧財產及商業法院109年度民專上字第45號
事由：
原告主張被告未經同意或授權，擅自販售編號一至六所示CM-10 高速倒角機產品（下稱編號一至六產品，合稱系爭產品），落入新型第M555761號「螺絲尾部加工止檔裝置」專利請求項5、7至9，及第M559767號「利用吹氣卸料的螺絲加工機」專利請求項1、2、4之權利範圍，侵害原告司專利權。被告則抗辯主張係出資聘請原告設計相關產品，應適用專利法第 7 條第 3 項但書。
爭點：有無專利法第 7 條第 3 項但書(出資聘請)規定之適用？
專利法第7條（受雇人職務上發明專利權之歸屬）
﹝3﹞一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。
1.被告主張：依被證9合作意向書、上證3通訊軟體對話截圖、上證 1 及原證 15 發票，可證被告與原告間有出資聘任關係云云。惟查，系爭二專利分別為「螺絲尾部加工止擋裝置」專利、「利用吹氣卸料的螺絲加工機」專利，惟被證9僅記載「開發機先以CM-10機型(參考規格表)為基準…」，無法得知被證 9 所約定之開發機細部技術特徵是否與系爭二專利相同。再者，上證 3 對話紀錄僅有關於目錄的修改意見、依個別客戶需求修改治具或入料方式、催促原告進度等，未有涉及系爭二專利所載技術特徵之細部討論。
2.另證人○○○具結證述：於 105 年 10 月 25 日至被告台南工廠，看到一台要申請專利之機器，其認為該機器之重點是將加工物體夾持固定在上方，下方的 刀頭上去做端部的切削加工，至於出料端、進料端，以其先前辦理許多螺絲案件的經驗，其認為無特別之處…看完機器後，有跟王○○、陳○○談話，其有詢問要以何人為申請人及有無相關圖面提供作為申請專利之用，陳○○表示錢都是他出，當然要以他為申請人，王○○在現場沒有反對或疑義等語，無從證明所謂「要申請專利之機器」包含系爭二專利技術特徵。至上證 1 發票僅記載 「零件一批，7,280 元」，無法證明為被證 9 之「材料費」，遑論用以證明係系爭二專利之零件。
3.原證 15 發票記載「買受人：○○○○有限公司，品名：CM-10 開發機，總價： 8,967,000 元」，而非記載「CM-10 開發機委託設計開發費」，又依被告與原告 公司之高速倒角機訂購明細表，被告所謂的『開發機』含稅價為 896,700 元，與其他機器價金為 824,250 元、846,300 元、882,000 元差距不大，顯見 896,700 元應係買賣價金而非出資研發費用甚明。
4.綜上，被告等 4 人抗辯系爭二專利為被告出資聘請原告海權公司研究開發，被告依專利法第 7 條第 3 項但書規定得實施系爭二專利云云，自無足取。
（內容摘自判決書）
結論：
很多廠商在開發產品時，會尋求其他業者進行生產或設計，有些人會認為出錢者就是技術擁有者，但並未清楚釐清實際解決問題之技術方案的權利歸屬。本案的案例可能是被告提出產品功能的需求，但由原告提出的證據中，對實現產品功能的技術方案，並無法判斷系爭專利中的技術特徵是由被告提供給原告。再者，由被告所付出的機台購買費用中，與其他相關機台的費用差距不大，並無法區分出被告主張的研究開發費用。因此，未來若要委外廠商生產設備甚至是認為相關技術屬於自己或希望未來能夠實施相關技術，必須在合約書中除了購買機台的名稱外，也要將細節的技術特徵清楚描述在規格書中，並且約定好相關智慧財產歸屬，並且明確保留每次開會或信件討論相關技術內容，藉以釐清相關技術的實際貢獻者，並且在款項的部分，清楚區分開發費用與機台費用，以減少未來爭議的風險。