作者：吳尚昆
本週掃描一則最高法院判決，這件專利侵權案纏訟迄今五年，專利期間自民國90年2月1日至104年10月16日止，原告在106年侵權行為時效快逾二年時效前起訴。一二審都認為系爭專利無進步性，但最高法院廢棄發回，判決理由對於判斷進步性的要件、建立熟悉技術者的重要、應調查專利申請時的通常知識標準及審查綜合考量因素等為闡述。
【裁判案由】侵害專利權有關財產權爭議
最高法院111年度台上字第186號民事判決
要旨：（以下小標題為筆者添加）
㈠實施記載要求以專利說明書記載為準，而非申請專利範圍所應記載事項
實施記載要求，乃以申請發明專利備具之說明書記載為準，而非申請專利範圍所應記載，不得以說明書包括申請專利範圍，即推論申請專利範圍應載明實施記載要求。易言之，倘說明書或圖示載明之實施記載要求，使熟習技術者能瞭解其內容，並可據以實施，當不違反核准時專利法第71條第3款規定。原審見未及此，竟以請求項21未記載明確，使實施為不可能或困難，且請求項27、28、36、37直接依附於請求項21，即違反核准時專利法第71條第3款規定，進而為上訴人不利之判斷，而未審究上訴人於申請系爭專利之發明說明書，有無載明實施記載要求，使熟習技術者能瞭解其內容，並可據以實施，已有適用上開規定不當之違背法令。
㈡判斷進步性不能機械性比對差異而忽略「能輕易完成」要件
發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習技術者所能輕易完成時，雖無核准時專利法第20條第1項所列情事，仍不得依專利法申請取得發明專利，此觀諸同法條第2項規定亦明。而判斷發明專利是否為熟習技術者，運用申請前既有之技術或知識，所能輕易完成，應依下列步驟判斷：①確定被比對專利之專利範圍；②確定相關先前技術所揭露的內容；③確定被比對專利所屬技術領域中，熟習技術者之技術水準；④確認被比對專利與相關先前技術間之差異；⑤該被比對專利所屬技術領域中，熟習技術者參酌相關先前技術所揭露之內容，及申請時之通常知識，判斷能否輕易完成被比對專利之整體。是以，判斷進步性之重點，在於「熟習技術者，運用申請前既有之技術或知識所能輕易完成」，當不能機械性比對差異，或僅強調相關先前技術所揭露之內容有無教示、建議、動機等（即所謂TSM法則），而忽略「能輕易完成」之要件。
㈢熟習技術者之建立，可排除後見之明，對客觀判斷進步性與否，至關重要
發明專利與舉發證據間所存在之差異，為該專利之重要技術特徵，於審查時，應就該特徵是否為舉發證據所揭露，或為所屬技術領域之熟習技術者，以轉用、置換、改變或組合舉發證據等方式，所能輕易完成各情，詳加審酌。蓋進步性審查，不得以發明說明循序漸進、由淺入深之內容，所產生之「後見之明」，即作成能輕易完成之判斷，逕予認定發明不具進步性；而應將發明專利之整體，與舉發證據進行比對，以該發明所屬技術領域之熟習技術者，參酌申請時之通常知識觀點為客觀判斷。所謂熟習技術者，係指一虛擬之人，具有該發明所屬技術領域中之通常知識，及執行例行工作、實驗之普通能力，而能理解、利用申請日之前之先前技術者而言。熟習技術者之建立，目的在於排除進步性審查之後見之明，對客觀判斷進步性與否，至關重要。
㈣原判決未就專利申請日時的通常知識客觀標準為必要調查
系爭專利申請日為84年10月17日，被證1、被證2、被證3之公告或公開日，均早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術等情，既為原審所認定，可見關於系爭專利之進步性判斷，應以該專利所屬技術領域之熟習技術者，參酌84年10月17日時之通常知識觀點為客觀判斷，而不得以其後之通常知識觀點為判斷。上訴人就此主張：系爭專利之名詞解讀，應以該專利發明時，相關同業一般技術人員的意見為準；本件有必要引入20多年前所屬技術領域中，具有通常知識者，作為專家證人，以澄清各項技術等語，並聲請訊問盧維藩，以證明系爭專利申請時，通常知識者之技術水平，及引證案能否證明系爭專利不具進步性，依上開規定及說明意旨，自攸關系爭專利之進步性判斷，應予調查審認。惟原判決並未說明其不可採及無調查必要之理由，且乏熟習技術者之認定，即缺少「系爭專利所屬技術領域中，熟習技術者之技術水準」之判斷步驟，逕以上開理由認定系爭請求項不具進步性，除有不適用法規及適用不當外，並屬不備理由。
㈤進步性審查的綜合考量因素
於審查發明專利之進步性時，為避免流於主觀恣意造成判斷失誤（如後見之明），並得綜合考量下列因素：①發明專利解決長久之需要；②發明專利因取代先前技術之產品，而獲得商業上成功；③授權與競爭者之默認；④侵害者之複製與讚美；⑤無幾乎同時之發明。上訴人一再陳稱：20多年前英、美、中、日各國均核准系爭專利；我國語音IC業經審酌系爭專利內容而參與授權者，包括義隆電子、凌陽科技、盛群半導體、松瀚科技、瑞昱半導體、佑華微電子、凌通科技等上市公司，以系爭專利技術外銷數以十億計之IC，堪認系爭專利解決長期存在問題，並獲得商業上成功各情，並提出各國專利說明書或專利公報、授權書首頁為證，依上開說明及一般論理經驗，似非全然無據，且影響系爭專利之進步性判斷。原審恝置不論，除有違論理及經驗法則外，並屬判決不備理由。
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