整理：吳尚昆
本週掃描3則智財法院判決：
1.專利權人非屬真正專利申請權人案件，法院判准確認專利申請權，但駁回返還專利權之請求。（此似因應最近最高法院改變以往見解）
2.「A2」可否指定使用於第5類嬰兒食品、第29類乳粉等產品之商標爭議。
3.「Vsofa」與「ISOFA」、「iSofa」是否近似爭議。
【裁判案由】確認專利權等
智慧財產及商業法院111年度民專訴字第46號民事判決
要旨：
按「新型專利權，為專利專責機關本於行政權作用所核准。審理智慧財產事件之民事法院對於行政權之行使，僅得為適法之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。故民事法院縱依智慧財產案件審理細則第2條第2款規定，得於專利權權利歸屬或其申請權歸屬爭議事件，自為判斷專利權有無應撤銷或廢止之原因，該自為判斷仍應居於補充地位，無權就專利權逕行予以撤銷或廢止。當真正創作人與新型專利權人發生新型專利權權利歸屬爭執時，除雇用人與受雇人間得依專利法第10條規定，向專利專責機關申請變更權利人，或當事人間達成讓與新型專利權之協議外，僅得依專利法第120條準用同法第35條之規定，由真正創作人於該專利案公告後2年內，以違反專利權人為非專利申請人之規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後2個月內就相同創作申請新型專利，以該經撤銷確定之新型專利權之申請日為其申請日。又不當得利係指無法律上原因受有利益，致他人受損害而言，受益人所受利益與受害人所受損害間，須有因果關係存在。潛稱專利申請權人取得之新型專利權係專利專責機關所給予，真正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權之前，可否認其所受損害即為該新型專利權，而請求返還該新型專利權？亦均非無進一步推究之餘地」（最高法院109年度台上字第2155號民事判決意旨參照）。本件原告公司依系爭契約第5、6條約定主張被告朱健綸於任職原告公司期間所為之甲證8、9之發明歸屬於原告公司，並負保密義務，嗣被告朱健綸自原告公司離職後至被告公司任職，竟在被告公司利用甲證8、9所示技術內容而申請系爭專利，是依民法第179條不當得利規定請求被告公司移轉系爭專利權予己云云，然本件系爭專利係由被告公司向智慧局提出申請，經智慧局核准審定而取得專利權，原告公司既未經智慧局依法公告給予專利權，則其尚未取得系爭專利權，原告公司既非系爭專利之專利權人，自無從認定其所受損害為系爭專利權，從而依民法第179條之規定請求返還系爭專利權，故原告公司直接訴請被告公司移轉登記系爭專利予原告公司，並無依據，不應准許。
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【裁判案由】商標評定
智慧財產及商業法院111年度行商訴字第81號行政判決
要旨：
按商標識別性之判斷，以商標與指定商品或服務間之關係為依歸，如屬一般日常生活性質之用品或服務，即應以社會大眾相關消費者之觀點加以判斷，對消費者而言，該標識如具有指示商品或服務來源的功能，而非僅傳達商品或服務本身或其內容之相關資訊，應認具有識別性。查原告係全球第一家無乳糖牛乳之生產製造公司，其專營販售百分之百無乳糖之「A2」系列品牌牛乳及嬰幼兒奶粉，而系爭商標由英文字母「A」、數字「2」組成，非屬字典中存在之既有詞彙，亦無定義或可直接對應之中文詞彙，相關消費者並無法直接由該字樣得知所代表之意涵為何，當然不會認為「A2」與其所指定使用第5類嬰兒食品、第29類乳粉等商品間有何直接關聯性，非不得作為指示其商品來源之標識。
在國內相關消費者尚未熟悉一般牛乳之組成成分酪蛋白，分成「A1-β酪蛋白」、「A2-β酪蛋白」情況下，則必須自行透過資料查詢或研究，以及運用一定程度的想像、思考或推理(即「A2」⇒「A2-β酪蛋白(A2-β-casein)」⇒「純A2型β-酪蛋白牛乳」⇒「A2牛奶」)，才能理解系爭商標與其所指定之牛奶或奶粉等商品特性之關聯性，顯係以隱含方式間接指出商品有關成分、性質等特性，應為「暗示性描述」，故系爭商標仍具有先天識別性。再參以系爭商標所指定使用第5類嬰兒食品、第29類乳粉等商品，並不必然皆會有或僅含有「A2-β酪蛋白」之成分，故被告或參加人所辯國內相關消費者，可直接將系爭商標，無須思考即可輕易理解其為所指定商品含有「A2-β酪蛋白」成分之說明意涵，為描述性之標識，並無法作為商品來源之識別，尚屬無據，並不足採。
國內競爭同業得選擇以「A2」結合其他文字，如「β酪蛋白」等作為描述商品成分特徵之說明文字，依商標法第36條第1項自可不受系爭商標權之效力所拘束。因此，不致於在原告取得系爭商標專用權之後，即會造成國內其他競爭同業無法使用「A2-β酪蛋白」作為含有該成分之商品說明文字，而影響市場公平競爭或商業之正常發展。
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【裁判案由】侵害商標權有關財產權爭議等
智慧財產及商業法院111年度民商上字第21號民事判決
要旨：
系爭V商標於申請註冊時，上訴人所有如附件附圖1(註冊第1596547號「ISOFA」)、附件附圖2(註冊第1642748號「iSofa及圖」)、附件附圖4(註冊第02013526號「iSofa愛沙發及圖㈠」)等商標已經行政機關認定為著名商標。而上訴人迄今仍戮力促銷系爭商標商品，於我國境內開設數十家門市專櫃，並聘請藝人代言(原審卷四第237頁)，堪認附件附圖1、2、4商標仍為我國著名商標，普遍為相關消費者所知悉。上訴人依商標法第68條第3款、第69條第1項規定，請求被上訴人排除、防止侵害如聲明第2、3項所示，為有理由：1.承前所述，附件附圖1、2、4商標為著名商標，其中附件附圖1「ISOFA」係由大寫英文字母所組成，而系爭「VSOFA」商標亦係由大寫英文字母所組成，二商標唯一差異僅在起首字「I」與「V」，是二者近似程度不低，應構成高度近似。又系爭商標均早於系爭V商標註冊前即已註冊，與系爭V商標均係指定使用在第10類按摩椅等商品，是系爭商標與系爭V商標指定使用之商品或服務亦構成同一或高度類似。二商標既均指定使用在第10類之商品或服務，則二者所訴求之消費者自屬高度重疊，銷售管道亦有重複，相關消費者極有可能誤認兩商標為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
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