整理：吳尚昆
本週掃描3則智財法院判決：
1.被告公司委託美國律師發專利侵權警告函（侵害美國專利）給臺灣公司，有無臺灣公平交易法適用？
2.善意先使用抗辯舉證案例。
3.原告起訴確認未侵害商標權案例。
【裁判案由】公平交易法除去侵害等
智慧財產及商業法院112年度民公訴字第1號民事判決
要旨：
被告抗辯：被告力士公司委由美國律師所寄發之警告函係針對在美國交易市場銷售侵害系爭美國專利1、2之產品，所涉及交易市場為美國，與我國市場無關，縱第1次警告函寄給在我國設址之原告及華碩公司，所涉交易市場並不會因此改變，仍未影響我國市場競爭秩序。又相關MOSFET產品封測加工多在大陸地區進行，原告亦未證明系爭晶片及後續MOSFET產品之製造、組裝、出貨均在我國，依屬地主義原則，應無我國公平交易法之適用，自無違反公平交易法第24條、第25條之可能。
法院認為：
按公平交易法第5條規定：「本法所稱相關市場，指事業就一定之商品或服務，從事競爭之區域或範圍。」所謂相關市場，係指經濟學上之競爭圈而言，因商品替代性之廣狹、商品銷售區域之不同而解釋其區域或範圍。界定相關市場應綜合產品市場及地理市場加以判斷，產品市場係指在功能、特性、用途或價格條件上，具有高度需求或供給替代性之商品或服務所構成之範圍；地理市場係指就結合事業提供之某特定商品或服務，交易相對人可以很容易地選擇或轉換其他交易對象之區域範圍。在考量產品市場、地理市場外，並得視具體個案，衡量時間因素對於特定市場範圍之影響。本件原告與被告力士公司均為臺灣晶片製造廠商，原告製造晶片完成後即販售與模組廠商強茂公司，經強茂公司組裝後再出售含有原告生產製造之晶片產品與終端電子品牌廠商華碩公司、技嘉公司等；而華碩公司美國分公司、技嘉公司美國分公司各係華碩公司、技嘉公司於美國地區設立之相關企業，其等自華碩公司、技嘉公司取得前述晶片產品之交易障礙甚低，自應將美國地區與臺灣地區視為單一市場。又依兩造公司111年度年報資料所載（見本院卷三第55頁、第247頁），原告營業比重中「功率半導體元件（功率金氧半場效電晶體）」在110年度及111年度所占比重分別為63.25%、80.98%，被告力士公司營業比重中「MOSFET（金氧半場效電晶體）」及「Wafer（尚未封裝為MOSFET之半成品晶圓片）」共計在110年度及111年度所占比重分別為79.42%、92.02%，可知原告與被告力士公司在相關產品範圍有高度重疊，且於臺灣同為製造晶片之廠商，彼此間顯具競爭關係，則被告力士公司所為前述警告函之寄發行為，實有影響原告所生產製造系爭晶片於臺灣地區以外之供給替代性之可能，況半導體晶片應用領域相當廣泛，在銷售地域上並無法令限制，於實際市場供應鏈中應屬全球性，而非侷限於狹隘之地理區域，參以我國半導體產業享譽國際並佔有一席之地，是被告力士公司寄發前述警告函與華碩公司、技嘉公司及華碩公司之美國分公司等終端品牌客戶之行為，自難謂對於原告於臺灣地區與美國地區製造銷售晶片之市場毫無影響，故原告主張本件就公平交易法所規範之相關市場應包含臺灣地區，而有我國公平交易法之適用，核屬有據。
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【裁判案由】侵害商標權有關財產權爭議等
智慧財產及商業法院111年度民商訴字第21號民事判決
要旨：
系爭商標之註冊申請日為95年11月8日，註冊公告日為96年7月1日，有系爭商標詳細報表資料在卷可參（見本院卷一第417頁），而被告坤成公司在前揭註冊申請日前已使用「R」字樣於其生產銷售之安全帽商品上乙節，業經證人蘇淑美於本院審理時證稱：我於81年間任職被告坤成公司迄今，剛到公司擔任發包工作，從92年時已經到內銷部為相關業務，目前是內銷部課長，工作內容為業務接洽、銷貨處理。系爭安全帽為被告坤成公司生產製造，安全帽背面之「R」字並非商標，是指安全帽上有通風設計之帽型，被告坤成公司將「R」字放置於安全帽上標示期間應該有20年左右，早期沒有「gp-5」，當時是仿日本Arai品牌的帽款，跟流行，非公司人員建議或設計所為。系爭安全帽上貼紙所載613為被告坤成公司對經銷商、消費者之型號，KC-612是在檢驗局形式登錄之型號，被告坤成公司會印製相關廣告文宣為國內外銷售宣傳，GP-5安全帽DM型錄（即本院卷一第425頁至第431頁）係被告坤成公司所發行，依其上記載之公司地址，發行時間應該是台南縣市合併之前，其中第5張圖片（即本院卷一第431頁）所示為型號613安全帽，該型號安全帽背後之「R」字之字形、大小不會改變等語（見本院卷一第503頁至第507頁）；證人黃秀卿於本院審理時證稱：我從86年間開始在被告坤成公司工作，原先擔任助理，之後才擔任秘書，工作內容為業務接洽、訂單處理。系爭安全帽為被告坤成公司生產製造，其上「R」字並非商標，是代表這款帽型，將「R」字置於安全帽上是參考日本Arai品牌之帽型，我們都叫它「R帽」，「R帽」型號有224、612、613、615，我開始在被告坤成公司上班時就看到公司將「R」字置於「R帽」上，迄今商標圖樣都一樣。92年出口報單（即本院卷一第497頁）是我們提供出貨單給出口報關行後由報關行所製作，其上「A613」是表示型號613產品，A沒有特別意思，其上「R」字也代表型號613安全帽，92年當時被告坤成公司已經把「R」字用於系爭安全帽背後。被告坤成公司除了「R帽」，還有其他輕便、全罩、半罩等安全帽產品，「R帽」特別有通風設計功能，其他沒有的就不是「R帽」。GP-5安全帽DM型錄（即本院卷一第425頁至第431頁）係被告坤成公司所製作，有新產品就會更新目錄，這本目錄應該快20年了，我印象中這個封面就是我當公司業務時，跑傳統市場業務所用的目錄，雖然我沒有參與目錄製作過程，但業務要帶著目錄去銷售，在我跑傳統市場前就已經有為公司銷售系爭安全帽給賣場，至於「R帽」銷售國外的時點我不確定，但我一來被告坤成公司就有銷售到國外等語（見本院卷一第507頁至第513頁），並有被告坤成公司型號615安全帽DM、型號613安全帽實物正背面照片、出口報單、被告坤成公司GP-5安全帽DM型錄等件在卷為憑（見本院卷一第51頁、第229頁至第231頁、第323頁至第325頁、第425頁至第431頁、第497頁）；復參酌日本西元2001年機車雜誌年鑑上其中日本Arai品牌已公開銷售之SZ-RAM2安全帽，該安全帽上確有標示經設計之「R」字與較小字體amⅡ之結合（見本院卷一第285頁至第289頁、第419頁至第421頁），及依被告坤成公司西元2001年安全帽DM文宣正本（見本院卷二第397頁），可徵被告坤成公司參考日本Arai品牌於90年間於雜誌上公開銷售其上標示經設計「R」字樣與較小字體amⅡ結合之SZ-RAM2安全帽後，即自斯時起即開始生產、製造及銷售具有通風設計及其上標示「R」字樣之「R帽」（包含系爭安全帽），復至遲在92年間將系爭安全帽銷售國外市場且經申報出口之事實。基此，被告坤成公司在系爭商標註冊申請日即95年11月8日前已使用「R」字樣於系爭安全帽上，自符合商標法第36條第1項第3款善意先使用規定之要件。
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【裁判案由】確認未侵害商標權等
智慧財產及商業法院112年度民商訴字第40號民事判決
要旨：
查本件原告主張系爭MagSafe系列手機殼並無侵害系爭商標之情事，且系爭商標具有得撤銷事由，則為被告所否認（本院卷㈡第41頁），而被告復曾對原告之經銷商寄出律師函要求下架系爭MagSafe系列手機殼（本院卷㈠第97至121頁）；準此，兩造間就系爭MagSafe系列手機殼是否侵害系爭商標之法律關係即有不明確，如不訴請確認，原告在私法上之地位將有受侵害之危險，而原告為除去上開危險，除提起確認請求權不存在之訴外，無從提起其他訴訟，則原告提起本件確認之訴，自有確認利益，應予准許。⒊至被告雖辯稱原告已對系爭商標提起異議及評定，可依異議及評定程序去除其所稱法律上不利益之狀態，且其先前固有提起刑事告訴，但因系爭商標正在智慧局異議、評定中，故其已撤回所有刑事告訴，亦無提起任何民事訴訟等語（本院卷㈠第364至365頁），並提出刑事撤回告訴狀為證（本院卷㈡第5至19頁），惟原告除主張系爭商標具有得撤銷事由外，另有主張其就系爭圖樣之使用並非商標之使用，且在系爭商標經異議、評定及訴願、行政訴訟程序認定應予撤銷確定前，系爭商標均仍為經合法註冊公告之商標，而被告既曾對原告之經銷商寄出律師函及提起刑事告訴，於本件言詞辯論時對於原告就系爭圖樣之使用是否為商標使用、系爭商標是否具有得撤銷事由及系爭MagSafe系列手機殼是否有侵害系爭商標權之情事等亦有所爭執（本院卷㈡第41頁），則原告在私法上之地位仍有受侵害之危險，自有確認利益。是被告上開所辯，尚屬無據。
觀諸如附圖一所示之MagSafe無線充電技術透視圖（本院卷㈠第13頁）及蘋果公司新聞網及相關網路文章報導（本院卷㈠第39至93頁），可知蘋果公司係於109年發表iPhone12系列時推出MagSafe無線充電技術，在無線充電線圈周圍具有磁石陣列，亦即在無線充電線圈外圍加上一環型磁鐵及一對位磁鐵（如附圖一所示），運用磁吸原理將手機緊密吸附充電器，解決傳統無線充電對不準之問題，並在同年發表支援MagSafe無線充電技術而於背板具系爭圖樣之手機保護殼等配件，該圖樣上方的圓圈便是對應手機內部之環型磁鐵，下方之短線則為對應手機內部之對位磁鐵。則原告在系爭MagSafe系列手機殼背板上設計系爭圖樣，係屬為配合MagSafe無線充電技術能為無線充電之對位及效率達到最佳化所為之功能性設計，且由系爭MagSafe系列手機殼商品照片及實物（本院卷㈠第95至96頁、本院定暫卷卷外證物袋），可知系爭圖樣僅出現於系爭MagSafe系列手機殼背板，並未出現於該等手機殼商品之外包裝，其外包裝均有明確標示原告「RHINOSHIELD」或「犀牛盾」之商標及品牌，實難認原告係以行銷為目的將系爭圖樣作為商標使用。況且，系爭MagSafe系列手機殼中並非全部均得由手機殼背板正面外觀看出系爭圖樣，如為非透明或上有彩繪圖案之手機殼，則僅能由手機殼內部始能看到系爭圖樣，此觀原告所提出其官網之手機殼商品照片及系爭MagSafe系列手機殼實物即明（本院卷㈠第197頁、本院定暫卷卷外證物袋），益徵原告非將系爭圖樣作為商品或服務來源之標示，並無使消費者於辨識商品或服務來源時，有影射或攀附被告商譽之意圖，自難認係屬商標之使用。是原告所製造、銷售之系爭MagSafe系列手機殼自無侵害被告商標權之行為。
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