整理：吳尚昆
本週分享二件智財法院判決：
1.商標圖案中如有一般常見工具形狀，其對商標近似判斷的影響？
2.著作權法採註冊主義年代，關於著作權轉讓效力的判斷？
【裁判案由】違反商標法
智慧財產及商業法院112年度刑智上易字第10號刑事判決
要旨：
判斷商標是否構成近似，應自消費者角度，整體觀察商標之圖樣，此乃因商標在商品或服務上呈現在消費者眼前係整體圖樣，並非割裂為各部分後分別呈現，即應就商標整體在外觀、觀念或讀音等方面加以觀察，是否達到可能誤認之近似程度。系爭商標係以墨色、高對比之扳手圖樣為設計主軸，於上方設計缺口、並於圖形四角略作延伸，使其整體外觀呈現瞬豐公司日文拼音字首「Ｍ」之英文字母形狀，原判決附件4所示圖樣雖有使用扳手圖形，然扳手圖形為常見之手工具外型，使用於扳手商品，相關消費者無需想像或思考，即可理解到其與商品本身形狀間之關聯性，極易視為指定商品之說明，而我國以扳手圖形作為商標圖樣之一部，申請註冊於與系爭商標所指定商品類別重疊且現存有效者所在多有，此有智慧局商標檢索系統-圖形近似檢索結果列印資料1份在卷可參（見原審卷第75至87頁），自難僅以單純之扳手圖形作為消費者區辨商品來源之標示；再者，原判決附件4所示圖樣結合之英文字母所占比例遠遠高於扳手圖形，且其中「Ｏ」之英文字母內側呈現齒輪狀之特殊設計，已有可資區別之差異，自難認原判決附件4所示圖樣左側之扳手圖形屬於相關消費者較為關注或事後留存印象作為其區別商品來源之重要標識。
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【裁判案由】確認著作權等
智慧財產及商業法院113年度民著上字第9號民事判決
要旨：
74年以前舊著作權法雖採註冊保護主義，惟按舊著作權法第3條既規定著作權得以轉讓，則著作人或其繼承人若將未取得著作權以前之著作物轉讓於他人，倘無其他意思表示，當然應視為該著作物上所可得之著作權亦已一併移轉（司法院院字第1365號解釋參照）。依前所述，上訴人於註冊登記著作權之前，既與新力公司間就系爭音樂著作簽立之著作權轉讓證明書，明確約定由新力公司取得一切著作權，上訴人並無任何保留之意思，顯見雙方已有轉讓著作權之合意及行為存在，非僅為債權契約。⑵嗣74年著作權法修法後雖改採創作保護主義，而將著作須經登記始受保護之要件刪除（惟仍保留著作權登記制度，其後87年修法時始取消登記制度），然此不影響上訴人與新力公司先前已達成著作權轉讓之合意及行為，新力公司取得並讓與該著作權予新格公司之後，由新格公司於77年1月、79年6月間向內政部申請註冊登記為著作權人並取得著作權執照（原審卷第67、69頁），即已發生著作權轉讓之效力，且上訴人當時或之後對此轉讓或登記均未表示任何異議，此參酌被上訴人所提臺灣流行音樂資料庫網站「音樂人口述歷史」，上訴人於106年8月2日受訪時之截圖與口述文字內容（原審卷第81至84頁），上訴人表述：「母親我愛你」是其寫的，其自行錄製「雨中即景」錄音帶後交給新格公司唱片製作科科長黃克隆，後來雙方同意由上訴人演唱，上訴人則將詞曲賣給新格公司，從此上訴人沒有一點版權，新格公司後來做不下去，就把上訴人歌曲的版權全部賣給滾石公司等語即明。準此，新力公司、新格公司就系爭音樂著作所為讓與及登記著作權之權利，顯係基於前開著作權轉讓證明書而取得，實難謂係未經上訴人之同意而有擅自移轉及登記著作權之行為，上訴人亦無從因74年著作權法修法後受回溯保護而重新取得系爭音樂著作之著作權。
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