整理：吳尚昆
本週分享4則最高法院智慧財產專庭判決，均為廢棄原判決發回更審，以下為各案件最高法院指摘事項：
1.提出五個專利進步性審查的步驟，並就本件個案指摘多項違誤之處。
2.對新型專利權抗辯於申請前已在國內實施或已完成必須之準備者之案例，法院除指摘未為調查外，並指摘未說明侵權人主觀上有何故意過失。
3.指摘未說明專利侵權人主觀上有何故意過失。
4.攀附商譽案件，指摘未說明為何不採權利人提出重要攻擊方法。
【裁判案由】侵害專利權有關財產權爭議
最高法院113年度台上字第459號民事判決
要旨：
㈠發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習技術者（下稱熟習技術者）所能輕易完成時，雖無核准時專利法第20條第1項所列情事，仍不得依專利法申請取得發明專利，此觀同條第2項規定固明。惟發明是否滿足進步性要件，須與先前技術進行比較，循進步性之審查原則（整體審查、結合比對及逐項審查），以「發明欲解決之問題」及「解決問題之技術手段」為出發點，依下列步驟判斷：①確定申請專利之發明範圍；②確定相關先前技術所揭露之內容；③確定該發明所屬技術領域中，具有熟習技術者之技術水準；④確認該發明與相關先前技術所揭露內容間之差異；⑤該發明所屬技術領域中，具有熟習技術者參酌相關先前技術所揭露之內容，及申請前既有之技術或知識，是否能輕易完成申請專利之發明。於個案具體操作上，不能單純拆解發明之個別元件或步驟，再與先前技術為機械性組合、拼湊比對。又熟習技術者能否基於先前技術而輕易完成，尚須區辨「顯然有意願去嘗試」與「顯然有意願去執行」（could-would法則）。易言之，進步性認定之重點，非僅理論上能否執行成功，尚包括個案上有無誘因、具體事實基礎或鼓勵，促使熟習技術者去執行研發及成功。再者，判斷進步性尚應注意：須先界定「最接近之先前技術」（主要引證），即能為該研發提供最好基礎之「單一引證文件」，發明人依其所揭露之技術資訊為出發點研發，而最有可能促成發明之完成者，以之與申請專利之發明技術內容進行差異比對，俾避免進步性認定流於機械性拼湊或組合先前技術，致產生後見之明之謬誤。
㈡系爭專利申請日為84年10月17日，被證1、被證2、被證3之公告或公開日，均早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術等情，雖為原審所認定。然系爭專利之進步性判斷，須先界定「最接近之先前技術」（主要引證），與系爭專利之技術內容為比對，再依前述審查原則、①至⑤步驟、區辨could-would法則，而為客觀判斷，避免機械性拼湊或組合先前技術致生後見之明。⒈上訴人就此主張：依請求項21定義之端形態，為控制裝置程式化方法提供的一種形態；對這形態提供之每一輸入端容許設定一輸入鑑別條件，並設定該鑑別條件被滿足時，將被執行的事件；對這形態提供之每一輸出端容許設定一輸出訊號，其技術特徵係「單顆IC系統」適用之狀態機「輸入端數目不受限制」，解決當時狀態機之指數性暴升技術難題，具有進步性等語，並提出訴外人義隆電子EM57000規格書、松瀚科技SNC700規格書、盛群半導體HT84XXX規格書，以證明當時熟習技術者，對系爭專利技術之實務應用狀態各節（分見原審卷一365至565頁、卷二48至51頁、61至86頁、446頁、479頁），是否可採？攸關系爭專利之進步性判斷，自應予審認。⒉上訴人另主張：被證1為1993年美資AMD公司簡介當時狀態機三大不同種類：形態圖、形態表格及流程圖，其不同視覺結構特徵，並非共通兼容事務，強行以之作組合，定然不能運作，不符合「能輕易完成」，不能機械式抽取被證1不同種類狀態機特徵，再與被證2及3組合，即否定系爭專利進步性；被證2係利用3顆IC將外部實體訊號轉換為虛擬信號後，方能利用虛擬狀態機處理，若忽略提供虛擬信號之前置處理IC及後處理IC，將被證2與被證1，或被證3作結合，以否定請求項21進步性，係違背審查基準「反向教示」；被證3為必須使用「組合語言」作編碼之IC，而說明書和圖式揭示其編碼系統技術之運作基礎不含「組合語言」，更述明排除組合語言指令，被證3非本件狀態機之適格前證等詞（分見原審卷三151頁、153至155頁、159頁），是否全無可取？亦有進一步研求之必要。⒊原判決未說明上訴人上揭主張何以不可採之理由，且缺乏判斷進步性之主要引證、審查原則、①至⑤步驟、區辨could-would法則等論斷，逕以前開理由認定系爭請求項不具進步性，除有不適用法規及適用不當之違背法令外，並屬不備理由。㈢法院為判決時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證判斷事實之真偽，不得違背論理及經驗法則，此觀之民事訴訟法第222條第1項本文、第3項規定自明。而文書之實質證據力，原則係綜合文書製作之身分職業、觀察能力、作成目的及時間、記載事實之性質、方法及完備程度等相關情事，參酌各該卷證資料，本諸論理及經驗法則，依自由心證以為判斷。又依同法第286條規定，當事人聲明之證據，法院應為調查。但就其聲明之證據中認為不必要者，不在此限。所謂不必要者，係指聲明之證據中，依當事人聲明之意旨與待證之事實毫無關聯，或法院就某事項已得心證，而當事人仍聲明關於該事項之證據方法等情形而言。故某證據方法依當事人聲明之意旨，苟與待證之事實有關聯性者，不得預斷認無必要，而不予調查。㈣被上訴人雖提出乙證4作為書證，惟上訴人否認其實質證據力，並聲請傳喚陳科宏作證（分見原審卷二412至423頁、卷三23至79、350、438頁），此涉及乙證4有無實質證據力，依上開規定及說明意旨，自應予以調查，乃原審未見及此，遽採認乙證4具實質證據力，即為不利上訴人判斷之基礎，亦屬違背法令。㈤法院不能依當事人聲明之證據而得心證，為發現真實認為必要時，得依職權調查證據，民事訴訟法第288條第1項定有明文。而認定事實所憑之證據，固不以直接證據為限，惟採用間接證據時，必其所成立之證據，在直接關係上，雖僅足以證明他項事實，但由此他項事實，本於推理之作用足以證明待證實者而後可，斷不能以單純理論為臆測之根據，就待證事實為推定之判斷。㈥所謂熟習技術者，係指虛擬之人；且進步性之判斷日與侵權訴訟審理時常相隔甚久，造成判斷之實際困難，並易生主觀恣意偏見，是應以客觀事實促進該判斷之妥適。而進步性審查之輔助性判斷因素，係由發明與市場間之關係開展，以確定其技術之貢獻程度，包括發明具有無法預期的功效、解決長期存在問題、克服技術偏見或獲得商業上成功等項。當事人提出輔助性證明之證據資料，倘就進步性審查認定具說明力、中肯客觀之可能，自應予以調查審認，俾儘量還原發明申請專利時之環境與現實。㈦上訴人一再陳稱：20多年前英、美、中、日各國均核准系爭專利；我國語音IC業經審酌系爭專利內容而參與授權者，包括義隆電子、凌陽科技、盛群半導體、松瀚科技、瑞昱半導體、佑華微電子、凌通科技等上市公司，以系爭專利技術外銷數以十億計之IC，堪認系爭專利解決長期存在問題，並獲得商業上成功各情，並提出各國專利說明書或專利公報、授權書首頁為證（分見一審卷㈠45至60頁、卷㈡35至38、66至69、111至112頁；原審前審卷㈤35、251至255、268頁、卷㈥42頁），倘若非虛，依上開規定及說明意旨，該等證據資料，即屬客觀事實之呈現，自影響系爭專利進步性之判斷，則就系爭專利之授權過程及其實際運用等項，似得會同兩造設定適當問題函詢上開公司，以為取捨依憑。乃原審僅以上訴人先前任職對採購IC具影響力、簽訂授權書背後有諸多因素等，即否定輔助性判斷因素，進而為不利上訴人之認定，除違背法令外，亦嫌疏略。㈧本件相關事實尚非明確，本院無從為法律上判斷。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，即有理由。末查，法院認為必要時，得依職權訊問當事人，民事訴訟法第367條之1第1項定有明文；另本件雖屬112年2月15日修正條文施行前繫屬於原審之智慧財產民事案件，惟經當事人合意，得適用修正施行後之智審法第28條(專家證人）等規定，是否有助釐清系爭專利進步性之爭議，案經發回，均併請注意及之。
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【裁判案由】侵害專利權有關財產權爭議等
最高法院112年度台上字第2702號民事判決
要旨：
㈠新型專利權之效力，不及於申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者，此觀專利法第120條準用同法第59條第1項第3款本文規定即明。查上訴人於原審抗辯：伊於系爭專利申請日即103年11月25日前，已提供系爭產品細部設計圖予南部施工處，系爭專利之效力不及於該設計圖，自不及於伊根據該設計圖安裝系爭產品於大林電廠之行為等詞（見一審卷㈡118、119頁），並提出上訴人103年1月27日（103）將字第H021-077號函（受文者南部施工處）、系爭產品細部設計圖光碟為憑（見一審卷㈠401、405頁、卷㈡118、119頁），此攸關上訴人於系爭專利申請日前是否已完成必須之準備，而有上開規定之適用，自屬重要之防禦方法。原審未於判決書理由項下說明其取捨之意見，遽為上訴人不利之判決，自有判決不備理由之違法。㈡新型專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償，此觀專利法第120條準用同法第96條第2項規定即明。同法第96條第2項於100年12月21日修正之立法理由為：「原條文（即修正前同法第84條）第一項修正後分列為第一項及第二項。依原條文第一項規定，專利侵權之民事救濟方式，依其性質可分為二大類型，一者為『損害賠償』類型，依據民法規定，主觀上應以行為人有故意或過失為必要；另一者是『除去、防止侵害』類型，即原條文第一項後段所定之侵害排除或防止請求，性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論行為人之主觀要件。為避免適用上之疑義，爰將侵害除去與防止請求之類型於第一項明定，其主張不以行為人主觀上有故意或過失為必要；另於第二項明定關於損害賠償之請求，應以行為人主觀上有故意或過失為必要，以茲釐清，並杜爭議。」是專利權人就其專利權遭受侵害而請求損害賠償，應以行為人主觀上有故意或過失為必要。所謂故意者，係指行為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發生者，或預見其發生而其發生並不違背其本意。所謂過失，乃應注意能注意而不注意，係以行為人是否怠於善良管理人之注意為斷。又應盡善良管理人之注意義務而欠缺者，係指依交易上一般觀念，認為有相當知識經驗及誠意之人應盡之注意而欠缺。行為人已否盡善良管理人之注意義務，應依個案事實、特性，分別加以考量，因行為人之智識、職業、營業項目、侵害行為之態樣、危害之嚴重性、被害法益之輕重、防範避免危害之代價等，而有所不同。查系爭產品未落入系爭專利請求項1至9之文義範圍，落入系爭專利請求項1至4、9之均等範圍，均等侵害系爭專利權，為原審認定之事實。原審未說明上訴人主觀上有何故意或過失侵害系爭專利權，遽謂其應負損害賠償之責，亦有適用上開規定之違誤。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。
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【裁判案由】請求侵害專利權有關財產權爭議
最高法院113年度台上字第620號民事判決
要旨：
新型專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償，此觀專利法第120條準用同法第96條第2項規定即明。同法第96條第2項於100年12月21日修正之立法理由並說明：「原條文（即修正前同法第84條）第一項修正後分列為第一項及第二項。依原條文第一項規定，專利侵權之民事救濟方式，依其性質可分為二大類型，一者為「損害賠償」類型，依據民法規定，主觀上應以行為人有故意或過失為必要；另一者是「除去、防止侵害」類型，即原條文第一項後段所定之侵害排除或防止請求，性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論行為人之主觀要件。為避免適用上之疑義，爰將侵害除去與防止請求之類型於第一項明定，其主張不以行為人主觀上有故意或過失為必要；另於第二項明定關於損害賠償之請求，應以行為人主觀上有故意或過失為必要，以茲釐清，並杜爭議。」是專利權人就其專利權遭受侵害而請求損害賠償，應以行為人主觀上有故意或過失為必要。所謂故意者，係指行為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發生者，或預見其發生而其發生並不違背其本意。所謂過失，乃應注意能注意而不注意，係以行為人是否怠於善良管理人之注意為斷。又應盡善良管理人之注意義務而欠缺者，係指依交易上一般觀念，認為有相當知識經驗及誠意之人應盡之注意而欠缺。行為人已否盡善良管理人之注意義務，應依個案事實、特性，分別加以考量，因行為人之智識、職業、營業項目、侵害行為之態樣、危害之嚴重性、被害法益之輕重、防範避免危害之代價等，而有所不同。查甲皮帶不符合系爭專利請求項1之文義讀取，惟落入系爭專利請求項1之均等範圍而構成對該專利權之侵害，固為原審認定之事實。然佳宏公司2人於一審抗辯：甲皮帶交由主婦公司販售時，系爭專利尚未公開，伊無從知悉甲皮帶有近似侵權之虞，無侵害系爭專利之故意或過失等語（見一審卷一494頁），主富公司2人於原審抗辯：伊僅係零售業者，無加工製造能力，且甲皮帶須以工具拆解後，才能辨別是否侵害系爭專利權，伊因信賴佳宏公司係合法製造，在伊經營之店面販售甲皮帶，俟接獲被上訴人發函告知甲皮帶恐有侵害系爭專利權之情形，隨即停止販售，並函詢佳宏公司，主觀上並無侵害系爭專利權之故意或過失等詞（見原審卷㈠212、213、295、296頁），攸關被上訴人得否依上開規定請求上訴人損害賠償，自屬重要之防禦方法，原審對此恝置不論，遽為上訴人不利之認定，自有判決理由不備之違背法令。
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【裁判案由】請求排除侵害商標權行為等
最高法院113年度台上字第335號民事判決
要旨：
按判決書理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見，民事訴訟法第226條第3項定有明文。是法院為當事人敗訴之判決，關於足以影響判決結果之攻擊防禦方法之意見，有未記載於理由項下者，即為同法第469條第6款所謂判決不備理由，其判決自屬違背法令。查系爭商標1指定使用於第35類、第40類之商品或服務，與系爭商標1文字字面意義彼此間並無關聯性，亦非商品或服務品質、用途、原料、產地或相關特性之說明，應認為具有識別性，為原審所認定之事實。則上訴人於原審主張科研市集公司以系爭商標1文字作為公司名稱特取部分，被上訴人以「科研市集有限公司」之名稱成立Facebook粉絲團，於其線上商城左上角標示「科研市集有限公司」字樣，銳隆公司申請商標，於同一服務，使用近似於系爭商標之商標，有攀附商譽、榨取伊努力成果而構成公平交易法第25條所規定顯失公平之行為等情，並於原審整理並協議簡化爭點時，經兩造同意列為爭點（見原審卷二第249至251、355至356頁）。自攸關上訴人得否依公平交易法第25條、第29條前段、第33條規定，請求被上訴人除去侵害及刊登判決，核屬重要之攻擊方法，原審未說明何以不足採取之理由，僅以科研市集公司係於行銷時以適當方式標示自己公司名稱，被上訴人未攀附著名表徵，遽為上訴人不利之認定，即有理由不備之違誤。又上訴人原即主張被上訴人違反公平交易法之行為，應依同法第33條規定刊登判決，嗣於原審追加被上訴人於其網頁抄襲上訴人網頁之行為，亦違反公平交易法第25條規定，並經原審認此追加之訴為一部有理由，則就此部分是否亦包含在刊登判決内，自待釐清，原審未予闡明，令兩造就此事項為明瞭、完足之陳述，亦有可議。上訴論旨，指摘原判決此部分為不當，聲明廢棄，非無理由。
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