整理：吳尚昆
本週掃描3則智財法院判決，商標、著作權及專利各一件：
1.「愛巴士」、「Ibus」商標註冊有無搶註爭議。
2.網紅與經紀公司終止合約後的著作權爭議。
3.委託設計產品所生專利申請權歸屬爭議。
【裁判案由】商標異議
智慧財產及商業法院112年度行商更一字第3號行政判決
要旨：
綜合前揭證據相互勾稽判斷，並由參加人於98年3月間變更公司名稱為「愛巴士通運有限公司」經營遊覽車客運業，取得營利事業登記證、汽車運輸業營業執照及台北市遊覽車客運商業同業公會之會員證（異議卷第26至28頁），堪認其於系爭商標申請註冊日（105年9月22日）之前，即有在遊覽車車體外觀、廣告單、名片、臉書及網站等商業交易過程以「愛巴士」、「Ibus」作為商標行銷使用，故其有先使用「愛巴士」、「Ibus」商標於提供遊覽車客運及相關旅遊運輸服務之事實，應堪認定。原告雖以前揭遊覽車身之整體文字並無特殊設計足使相關消費者認識為商標，且愛巴士通運為公司名稱之使用而非商標使用，不足作為參加人有先使用「Ibus」、「愛巴士」商標之事證等等。惟公司名稱之普通使用，與作為表彰商品或服務來源之商標，功能上雖不相同，然非不得同時作為表彰商品或服務來源之積極使用，倘將公司名稱亦作為具體表彰商品或服務來源之標識，仍屬於商標使用。而依前揭遊覽車體之外觀雖有記載「愛巴士通運」公司名稱，然其既以明顯較大且不同顏色之「愛巴士」字體設計凸顯（前審卷一第288、289頁），及依前揭臉書截圖頁面顯示公司名稱「愛巴士通運」與「ibus」文字並列（同上卷第285頁）之方式，可供相關消費者識別其提供服務之來源，應認參加人另有積極以「Ibus」、「愛巴士」文字作為商標使用之意，故原告之主張自不足採。
系爭商標由單純之英文「Ibus」組成，其與參加人先使用商標「IBUS」僅有字母大小寫之不同，系爭商標之「Ibus」之「I」字母之讀音近似中文「愛」字，且中文「巴士」為英文「BUS」之音譯，亦與先使用商標「愛巴士」之讀音相同、觀念相通，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離整體觀察或市場交易連貫唱呼之際，並不易區辨，應屬構成近似之商標，且近似程度極高。再佐以參加人提出之電話錄音及譯文（參證17至19），可知有消費者來電誤認參加人與愛巴士交通聯盟之關係（原告為愛巴士交通聯盟成員之一），亦可佐認系爭商標與先使用商標之近似程度高，故原告認兩者英文字母大小寫有別，整體觀察亦有差異，並不近似云云，即非可採。
原告雖主張先使用商標多半使用於新竹縣，參加人為單一公司，系爭商標之商標權人大多於中南部使用系爭商標，根本無從透過市場或網路資訊等管道知悉參加人之先使用商標云云。惟依前述，雙方既同為競爭業者，且提供遊覽車服務範圍有所重疊，顯非如原告主張無法透過市場或網路資訊等管道知悉參加人之先使用商標存在；另關於原告主張其所屬愛巴士交通聯盟集團深得消費者認同，且公司資本額、經營車輛運輸情形均較參加人優良，不可能仿襲搶註系爭商標等等，然本款之立法意旨在保護商標先使用人之正當利益，避免剽竊他人先使用之商標而惡意申請註冊，故凡商標申請人知悉他人先使用商標之存在，且基於仿襲意圖而以相同或近似之商標指定使用於與實際使用同一或類似服務，即有本款規定之適用，並不以雙方公司資本額多寡、規模大小或申請商標權人是否受國内消費者認同為判斷要件，故原告主張並不可採。⒊原告雖提出電子郵件、著作財產權移轉契約書及創集公司設計師湯同緯之另案證述（參原證6、7），以參加人擅自上網重製該美術著作，並經原告提起刑事告訴後，業經法院刑事判決認定參加人犯侵害原告之著作財產權罪確定（異議卷第53至63頁），主張其聘請湯同緯設計「ibus」圖案作為愛巴士交通聯盟集團商標使用時，不知悉有參加人存在，並無仿襲意圖等等。惟查，參加人至遲自98、99年起即已持續使用「愛巴士」、「IBUS」商標行銷於提供其遊覽車客運服務及相關觀光旅遊運輸服務，業如前述，而原告所屬台灣愛巴士交通聯盟係於102年11月15日始創立（異議卷第138頁），及依原告所提其與創集公司簽訂著作財產權移轉契約書之時間係於103年5月1日，均晚於參加人先使用商標之使用時間已久，且商標法第30條第1項第12款所謂先使用之商標，僅須相對於系爭商標為在先使用之商標即為已足，並不問註冊與否，則原告既係於參加人先使用商標之後，始委請創集公司以系爭商標文字設計成愛巴士交通聯盟集團之企業標識或取得該設計之美術著作權，並不影響參加人以先使用商標使用於遊覽車客運服務及相關觀光旅遊運輸服務之事實，亦無法認定原告此舉即無仿襲先使用商標之意圖，故原告執此否認知悉有參加人先使用商標之存在，並無仿襲意圖云云，尚不可採。
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【裁判案由】侵害著作權有關財產權爭議等
智慧財產及商業法院112年度民著上字第5號民事判決
要旨：
⒈按視聽著作，係指包括電影、錄影、碟影、電腦螢幕上顯示之影像及其它藉機械或設備表現系列影像，不論有無附隨聲音而能附著於任何媒介物上之著作。又「系爭節目為談話性之視聽著作，係由被上訴人之節目製播小組、節目主持人與現場來賓（下合稱被上訴人等人）之互動問答所共同完成等情，為原審確定之事實。則被上訴人等人既共同參與創作系爭節目，並無任何人之創作可從中分離出來而單獨加以利用，依上說明，其性質應屬共同著作，除另有約定外，被上訴人等人為該單一視聽著作之共同著作人，共同享有著作財產權（有無著作權法第11條、第12條規定之適用，乃屬另事），至各著作人參與創作程度之多寡，僅屬其所享該著作財產權應有部分比例之問題，無礙其為共同著作人之地位」（最高法院107年度台上字第955號判決意旨參見）；「視聽著作，除以法人為著作人之情形外，本質上屬於共同著作，節目製作人、演員、編劇、導演及其他演職員或工作人員如均參與著作行為，均為視聽著作之共同著作人」（經濟部智慧財產局台(81)內著字第8114961號函參見本院卷二第263、277-279頁）。
⒉系爭影片之內容係每一集邀請一位特別來賓與被上訴人一邊爬山，一邊以聊天的方式進行互動，上訴人提出之腳本，僅為拍攝時之大綱，並非鉅細靡遺記載被上訴人所有口述內容，且系爭影片既然係被上訴人與來賓一面爬山，一面以輕鬆的方式邊走邊聊，被上訴人勢必要依來賓談話之內容進行臨場即興發揮，並適時分享個人野外活動之經驗及感想，不可能僅係單純地按腳本或企劃內容表演，而無自己之創意成分。上訴人提出之上證10嚴玉鳳與第三人薛翔中對話，第三人薛翔中稱「我在回台北的車上有跟謎卡聊了下一集的一起爬山吧新的腳本及拍攝方向」、「我多是用訪談提問的方式，想讓他們各自講出爬山對於他們來說。是個什麼樣的是，從上山前對這座山的期待？中間聊述上山前心情及生活的樣態？實際走在山徑上心情的變化？到最後從山中得到什麼樣的反饋」，第三人嚴玉鳳則稱「認同導演的想法，我們也希望有一些對山對人的心境…」（見本院卷一第399-409頁）。被上訴人除了在影片中演出外，尚參與影片英文字幕之翻譯製作、旁白之編輯、並有提供剪輯之意見等（見被上證1、被上證3、被上證4、被上證5、被上證6、被上證7被上訴人與系爭影片工作人員之對話紀錄），被上證3被上訴人與工作人員Joan之對話中，Joan表示「我們皇帝殿沒照腳本走，玉鳳在跟我講」，被上訴人亦回應「哈哈哈哈哈，總要有點彈性吧」（見本院卷二第88頁）。依上開證據，應認被上訴人有參與系爭影片之創作過程，非單純之表演人，而係系爭影片之共同著作人。
上訴人主張系爭影片之企劃、腳本、拍攝、剪輯等均為其員工或其委請之第三人為之，其依書面契約或口頭、默示契約等方式取得員工及第三人創作之著作財產權，固據其提出系爭影片腳本、外包契約書等為證，惟被上訴人亦參與系爭影片之創作，且無法將其創作部分分離出來單獨加以利用，系爭影片性質上應屬共同著作。兩造未就系爭影片之著作權歸屬有所約定，均為系爭影片之共同著作人，共同享有著作財產權，且難以區辨其參與創作之程度，應推定為均等。㈢按共有之著作財產權，非經著作財產權人全體同意，不得行使之；各著作財產權人非經其他共有著作財產權人之同意，不得以其應有部分讓與他人或為他人設定質權。各著作財產權人，無正當理由者，不得拒絕同意，著作權法第40條之1定有明文。系爭影片係在兩造間經紀合約存續期間所完成（其中系爭影片編號1至6係完成於系爭合約簽訂之前，見原審卷第191頁附表，上訴人稱兩造於105年已成立經紀契約），上訴人為推展被上訴人知名度及塑造形象而為被上訴人拍攝系爭影片，並於製作完成後上傳於被上訴人支配管領之網路社群平台。上訴人雖主張，被上訴人於110年1月初私自在外接案，構成違約，其於110年6月23日以台北成功郵局第456號存證信函終止系爭合約後，被上訴人已無使用系爭影片之權利，被上訴人擅自使用系爭影片，侵害其著作財產權云云。惟查，系爭合約已於110年1月27日經兩造合意提前終止，上訴人已無於同年6月23日再為終止系爭合約之餘地。再者，系爭影片製作之目的是為了推廣被上訴人之知名度，依上訴人提出經公證之網頁觀之，被上訴人於系爭影片中，均係以第一人稱之角度，敘述其在登山或旅遊過程中之個人心得、感想及經驗(見原審卷第113至131頁)，且在系爭合約終止之前即已上傳，上傳時並無逾越系爭合約之使用目的，並參酌兩造於系爭合約已設有明確到期日之情形下，並未就合約終止後，被上訴人應移除合約期間已上傳於社群網站的影片之約定，為兩造所不爭（見原審卷第332、361頁），系爭影片以被上訴人個人名義發表，上訴人於經紀合約終止後，亦難加以利用，上訴人雖於本件訴訟中一再主張，系爭影片縱屬共同著作，非經著作財產權人全體之同意，被上訴人不得行使共有之著作財產權，惟上訴人迄本件言詞辯論終結前，均未提出任何得拒絕同意被上訴人使用之正當理由，其主張被上訴人未經其同意使用系爭影片已侵害共同著作之著作財產權，依著作權法第84條請求排除侵害，尚非正當。
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【裁判案由】確認專利權等
智慧財產及商業法院112年度民專訴字第40號民事判決
要旨：
如前所述，周建松對系爭專利請求項1之1A、1B、1C、1D、1F之技術特徵具有實質貢獻，對系爭專利請求項1之1E、1G之部分技術特徵具有實質貢獻，對系爭專利請求項1之1H技術特徵並無實質貢獻，是周建松就系爭專利請求項1之部分技術特徵具有實質貢獻，而系爭專利請求項2至7係間接或直接依附請求項1，包含系爭專利請求項1之全部技術特徵，故周建松對系爭專利請求項2至7之部分技術特徵亦具有實質貢獻，因此，周建松為系爭專利之共同發明人。㈡原告請求確認就系爭專利之專利申請權為兩造共有有理由：按受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定，專利法第7條第1項定有明文。周建松為系爭專利技術特徵提出發明構想時為原告之員工乙情，業據原告提出其為周建松投保勞工保險之資料可證（本院卷一第459頁），足認系爭專利之部分技術特徵為周建松任職期間於職務上所完成之發明，依專利法第7條規定，其專利申請權屬於原告，故原告請求確認系爭專利之專利申請權為兩造共有，為有理由，應予准許。
（最高法院109年度台上字第2155號民事判決意旨參照）。本件系爭專利係被告向智慧局提出申請，經智慧局核准審定而取得專利權，原告既未經智慧局依法公告給予專利權，尚未取得系爭專利權，原告既非系爭專利之專利權人，自無從認定其所受損害為系爭專利權，從而依民法第179條、第184條第1項前段、後段之規定請求返還系爭專利權，故原告直接訴請被告公司移轉登記系爭專利為兩造共有，並無依據，不應准許。
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