整理：吳尚昆
本週掃描5則最高法院關於智慧財產權判決：
1.臺北捷運公司被訴中央端權限管理系統侵權案，部分廢棄發回更審。（心得：最高法院認為業主委外開發案，對廠商分包施作完成工作有無取得著作權，是否有注意義務？程度如何？應再查明。）
2.非常上訴案件，最高法院認為原確定判決對於對法人處以罰金，究竟是依照商標法還是著作權法說明不清，撤銷原判發回更審。（心得：原來一審判決大概熱昏頭了，把法條寫錯。）
3.競業禁止案件更一審再上訴，最高法院認為如濫用定暫時狀態處分，也有可能侵權。（心得：本件原告起訴後一路被駁回，最高法院兩次發回都對其有利，或許此次更審有機會。）
4.商標侵權案件，最高法院認為商標廢止前既仍為有效商標，就該商標權存續期間之商標侵權行為，商標權人仍得請求損害賠償，不影響或妨礙已發生存在之損害賠償請求權。（心得：個人臆測本件發回後被告會主張（部分）時效抗辯）
5.iSofa愛沙發商標侵權案，最高法院認為有無近似而致消費者混淆仍有疑義。（心得：本件最高法院實質上在做事實判斷了。）
【裁判案由】侵害著作權有關財產權爭議
最高法院112年度台上字第1746號民事判決
要旨：
按「因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者，負損害賠償責任」、「因故意或過失不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任」，著作權法第88條第1項、民法第184條第1項分別定有明文。所謂之過失，係指行為人雖非故意，但按其情節應注意，並能注意，而不注意；或對於構成侵權行為之事實，雖預見其能發生而確定其不發生者而言。查北捷公司並未取得系爭二系統之著作財產權，貓纜帳務系統主機原先安裝與北捷帳務系統主機相同之權限管理系統程式，貓纜佈建系統中央端亦曾安裝與北捷帳務系統中央端相同之權限管理系統資料庫，直至99年11月9日始改為使用北捷佈建系統中央端之權限管理系統，不復存在自己之中央端權限管理系統；又資策會交付北捷公司之系爭文件上記載系爭內容，均為原審所認定之事實（見原判決第18至19頁、第21至22頁）。果爾，北捷公司僅取得權限管理系統1套之情形下，得否於北捷帳務系統中央端外，再自行修改使用於貓纜系統之中央端？倘若不可，在資策會交付北捷公司之上開文件載有系爭內容之下，北捷公司對於資策會依約所提供上訴人開發之系爭二系統，有無取得著作財產權並合法讓與北捷公司，是否負有注意義務，以防範侵害上訴人著作財產權之損害發生？北捷公司於客觀上應盡何等程度之注意義務，其是否違反該注意義務？原審均未遑詳查審認，徒以北捷公司主觀上認其已取得系爭二系統之著作財產權，非出於侵害上訴人著作財產權之故意或過失，即謂不構成侵權行為，亦不構成不當得利，進而為不利上訴人之判決，未免率斷。本件事實未臻明瞭，本院無從為法律上之判斷，且上訴人就此部分對北捷公司得否請求、所得請求之金額為何？其請求權是否罹於時效，均有未明，應將上訴人請求北捷公司給付部分全部予以廢棄發回。上訴論旨，指摘原判決關此部分不當，求予廢棄，為有理由。
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【裁判案由】違反商標法
最高法院113年度台非字第62號刑事判決
要旨：
原確定判決事實欄五認定記載：「李正邦(103年4月2日仍登記為阿邦師公司負責人……且為實際負責人即從業人員)明知註冊審定號第01552668號、第00385965號所示之商標圖樣，係路易威登公司向經濟部智慧財產局申請核准在案，且仍在商標專用期間內之商標，指定使用於宣傳單、卡片、名片、印刷出版品等商品，任何人未經商標權人之同意或授權，不得於同一或類似商品，使用相同或近似之商標圖樣，竟未經路易威登公司同意或授權，於103年5月9日委由不知情之阿邦師(股份有限)公司美工人員李晨言，將前開商標使用於『LV防偽密笈十大絕招』宣傳卡片上，以此方式，侵害路易威登公司之商標權。」認定阿邦師股份有限公司之代表人李正邦有違反商標法第95條第3款之犯行；於理由欄貳之二之㈢及貳之三之㈢依序敘明：「就事實五部分，阿邦師(股份有限)公司之負責人李正邦已歿，因一罪二罰規定，就犯商標法第95條第3款之侵害商標罪，該公司犯罪部分仍予論處。」、「阿邦師(股份有限)公司依商標法第95條第3款規定，分別科以該條之罰金，各如主文所示。」而於主文欄第6項諭知：「阿邦師股份有限公司之代表人，因執行業務，犯商標法第95條第3款之罪，科罰金新臺幣參萬元。」亦即未經檢察官之起訴請求，將此部分一併予以判決。又商標法第95條第3款之罪，並無處罰法人之特別規定，原確定判決亦有適用法則不當之違法。至於起訴書所指阿邦師股份有限公司因其代表人違反著作權法之犯行，應依著作權法第101條第1項規定科處罰金部分，則未予判決。復以原確定判決理由欄貳之三之㈢記載：「……按著作權法第101條第1項規定：『法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務，犯第91條至第93條、第95條至第96條之1之罪者，除依各該條規定處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科各該條之罰金。』，依上開規定可知，著作權法第101條係『一罪兩罰』之特別規定，即在法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務，犯有侵害他人著作人格權或著作財產權之行為而須依法論罪時，此時該法人或自然人即為犯罪人，須加以處罰。……，阿邦師(股份有限)公司依商標法第95條第3款規定，分別科以該條之罰金，各如主文所示」。既以著作權法第101條第1項為依據，卻又依商標法第95條第3款規定對阿邦師股份有限公司處以罰金，顯然齟齬、矛盾，致對於阿邦師股份有限公司究係依著作權法抑或商標法之規定而科以罰金，其所為說明前後不合、彼此混淆，並妨害被告之訴訟防禦權。綜上，原確定判決此部分除有適用法則不當及理由矛盾之違背法令外，尤有已受請求事項未予判決、未受請求之事項予以判決之當然違背法令。案經確定，且於被告不利，非常上訴意旨執以指摘原確定判決此部分違背法令，為有理由，應由本院將原確定判決關於此部分撤銷。且為維持國家刑罰權之正確行使及被告防禦權與審級利益，併由臺灣高雄地方法院依判決前之程序更為審判，以期適法。
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【裁判案由】不當行使智慧財產權爭議事項（勞動）
最高法院112年度台上字第2503號民事判決
要旨：
按聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形，得聲請定暫時狀態之處分。惟若聲請人無本案請求之權利存在，且其聲請定暫時狀態之處分，係出於故意或過失，而不法侵害相對人權利，非不得成立侵權責任。查系爭經理人契約第9條第4項固約定被上訴人承諾支付上訴人離職前最後一次所獲得平均月薪50%作為補償，惟同條第5項約定「乙方經理（即上訴人）於此契約規定禁止競爭期間內，自營、受雇或任何其他有報酬工作所取得之收入或未取得之收入，均將從本條第4項所述補償扣除；將扣除的收益亦包括乙方經理獲得的任何失業補助。乙方經理有義務提供其收入金額的正確資訊。」而系爭本案訴訟二審判決已認依上開約定，上訴人必須在無任何其他收入情況下，始能領取同條第4項約定之補償，倘上訴人有失業等補助或其他工作收入，該等金額均應自被上訴人之補償扣除，形同以政府等相關補助或上訴人其他勞力支出取代被上訴人之補償義務，且如上訴人所獲補助或收入超過此約定金額，被上訴人即毋庸支付任何補償，上訴人卻仍應負擔競業禁止之義務，對上訴人顯失公平，而認被上訴人實未提供實質上合理之補償，系爭競業禁止條款應屬無效。上訴人並據此主張被上訴人聲請定暫時處分限制伊之工作權，縱非故意亦具過失，應依民法第184條第1項前段規定負賠償責任。系爭競業禁止條款係被上訴人提出與上訴人簽訂，被上訴人對上開無效情形，主觀上是否毫無知悉可能？倘被上訴人明知或可得而知系爭競業禁止條款無效，其並無本案請求之權利存在，仍對上訴人聲請定暫時處分，是否不具故意或過失？此攸關上訴人得否依前揭規定請求賠償之判斷，自有詳予調查審究之必要。原審就上訴人主張之過失責任，完全恝置不論，復未說明上訴人主張被上訴人知悉系爭競業禁止條款無效，仍故意聲請定暫時處分限制伊之工作權，何以不足憑採，僅以被上訴人已提供經理人契約完整全文中譯本且未謊稱即將匯入補償金，及上訴人並非未為揭露檢測報告行為，認被上訴人聲請定時暫處分時，並無隱匿或虛構情事，不具侵權行為之故意，為不利上訴人之判決，不免速斷，並有判決不備理由之違背法令。又系爭本案訴訟二審判決係認定兩造間之經理人契約未提供實質合理補償，其競業禁止條款無效（見一審卷一第101至105頁）。原判決竟認依該判決意旨，該條款於超過合理範圍部分無效，而競業禁止期間為離職後2年、限制區域在臺灣地區、以不得任職「多層次傳銷模式」業者為範圍部分，尚在合理範圍，仍為有效，進而認被上訴人聲請定暫時處分，無違反保護他人法律情事而為上訴人不利之論斷，亦有違誤。上訴論旨，執以指摘原判決不當，聲明廢棄，非無理由。
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【裁判案由】侵害商標權有關財產權爭議等
最高法院113年度台上字第275號民事判決
要旨：
商標廢止係對於合法註冊取得之商標權，因嗣後違法使用、未使用等原因，而解消其註冊制度，使商標權消滅。至商標權之效力何時消滅，商標法並未如評定制度，於第60條明文規定之，惟參諸同法第65條第3項規定「……原商標權人於廢止日後3年內，不得註冊、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務」，及行政程序法第125條本文規定「合法行政處分經廢止後，自廢止時或自廢止機關所指定較後之日時起，失其效力」，應認商標係從廢止之日起始解消其商標註冊效力，而非溯及失效。至修正前智財審理法第16條第2項，乃規定審理智慧財產訴訟之民事法院，經實質判斷智慧財產權有應予撤銷或廢止之原因時，縱認該權利尚未經智慧財產專責機關予以撤銷或廢止，智慧財產權人就廢止生效後始發生之侵害行為，仍不得對他造主張權利，而非指商標廢止為溯及失效，此觀該條之立法理由即明。準此，商標廢止前既仍為有效商標，就該商標權存續期間之商標侵權行為，商標權人仍得請求損害賠償，不影響或妨礙已發生存在之損害賠償請求權。⒉上訴人為系爭商標之商標權人，其未證明於109年7月20日前3年內有使用系爭商標之事實，構成商標法第63條第1項第2款規定應予廢止之事由，為原審所認定。上訴人於原審主張被上訴人自106年11月起至110年9月止，未得其同意或授權，於系爭商品上使用相同或高度近似於系爭商標之標示，侵害系爭商標權等詞（見原審民商上卷㈣194至196頁），倘若屬實，依上開說明，系爭商標存在應予廢止事由，不影響或妨礙上訴人於系爭商標權存續期間內，因被上訴人侵權行為而生之損害賠償請求權。原審未說明上訴人此段期間之請求何以不可採之理由，遽以上開理由，駁回上訴人全部之請求，除違反上開說明意旨外，並有判決不備理由之違法。
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【裁判案由】侵害商標權有關財產權爭議等
最高法院112年度台上字第2501號民事判決
要旨：
按商標權人取得商標權之範圍，以註冊公告之商標圖樣及指定使用之商品或服務為準。又判斷商標是否構成近似，應自消費者角度，整體觀察商標之圖樣，此乃因商標在商品或服務上呈現在消費者眼前係整體圖樣，並非割裂為各部分後分別呈現，即應就商標整體在外觀、觀念或讀音等方面觀察，是否達到可能誤認之近似程度。而拼音性之外文字詞商標，給予消費者之主要印象在於其讀音，如該外文有特殊設計者，並應回歸外觀之比對，尤其外文文字之起首部分在外觀與讀音上，對於整體字詞給予消費者之印象影響重大，判斷商標近似時應賦予比重較重之考量；若其標示在相同或類似之商品或服務時，須具有普通知識經驗之消費者於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，始構成商標之近似。查系爭商標之附圖1「ISOFA」商標與系爭V商標(即附圖5)均係由大寫英文字母所組成，唯一差異僅在起首字「I」與「V」，為原審確定之事實。而SOFA(沙發)為國人常見之英文單字，使用於按摩椅商品，消費者容易視為商品之描述性說明；且「I」與「V」之讀音顯著不同，系爭V商標並刻意加大「V」，則能否謂附圖1與附圖5商標構成高度近似？已滋疑義。又商品之性質不同，往往影響消費者之注意程度，例如就日常消費品而言，消費者之普通注意程度較低，對二商標間差異之注意力較弱，容易產生近似之印象；至於專業性或價位較高之商品，消費者在選購時，通常會施以較高之注意力，較能區辨二商標間之差異而不致輕易混淆誤認。原審認被上訴人僅主張上訴人之系爭商品構成侵權，且系爭商品為單價3萬3,333元至4萬9,800元之電動按摩椅，則具有普通知識經驗之消費者於購買系爭商品時，施以普通注意，自整體觀察，是否不足以區辨二者而有混淆誤認之虞？亦非無進一步研求之餘地。乃原審未遑細究，復未說明系爭商標之附圖2至4商標與系爭V商標有何近似？逕認上訴人使用近似於系爭商標之系爭V商標於同一或類似之商品，構成侵害商標權，而為不利於上訴人之判斷，不免速斷，並有判決不備理由之違背法令。
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