整理：吳尚昆
本週分享2則最高法院智慧財產庭民事判決，均為廢棄原判決，發回更審：
１．關於軟體著作權授權爭議。這件打了超過7年的案件，最高法院第三次發回，且提出前二次發回未指摘的爭點。
２．使用他人商標為自己公司名稱特取部分，是否違反公平交易法的爭議。
【裁判案由】請求使用著作權權利金
最高法院113年度台上字第1449號民事判決
要旨：
智慧財產權事件涉及跨領域之科技專業知識，法院審理是類訟爭事件，就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，而擬採為裁判基礎者，自應依上開規定，將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，以保障當事人之聽審權及衡量有無再為其他主張或舉證之必要，避免造成突襲性裁判及平衡保護當事人之實體及程序利益。原審雖以甲2與丙1之執行檔檔案大小不同、主程式內存之程式碼行數有所差異，不具量之相似，及攸關作業系統或程式能否正常執行或運作之原始碼有重要差異，不具質之相似，進而推認Tani產品與系爭著作非相同或實質相似，且具原創性，而為系爭著作、系爭著作Windows版之改作著作。惟綜觀原審在準備程序及言詞辯論時，均未就法院已知而擬採為裁判基礎之特殊專業知識加以適當揭露，並令當事人為充分辯論，即遽執為不利於上訴人之論斷，其所踐行之訴訟程序，難謂無重大瑕疵。
查被上訴人為系爭著作之著作財產權人，Tani產品為系爭著作、系爭著作Windows版之改作著作，為原審認定之事實，則Tani產品應尚保有系爭著作之成分或特徵。被上訴人將Tani產品交由圓達公司重製販賣，是否全然不會涉及上開成分或特徵部分之重製，非無疑問。次查兩造於82年7月30日就輔助繪圖軟體訂立3份著作財產權授權證明書，第1份內容記載被上訴人將關於TURBOCAD程式之複製等權利授與上訴人行使，第2份及第3份內容則記載被上訴人將關於TURBOCAD程式之複製等著作財產權「獨家授權」上訴人利用，被上訴人並保證不將此著作之著作財產權全部或部分，讓與他人及設定質權（見原審更二審卷㈡第55至59頁）；兩造於同年12月10日另就線切割軟體簽訂著作財產權授權證明書，其內容載明被上訴人將WTCAM程式之重製等著作財產權「獨家授權」上訴人利用，被上訴人並保證不將此著作之著作財產權全部或部分，讓與他人及設定質權（見原審更二審卷㈡第61頁）；再參諸系爭登記簿記載被上訴人於82年7月30日、同年12月10日分別將輔助繪圖軟體、線切割軟體之重製權「專屬授權」予上訴人，亦有系爭登記簿在卷可稽（見原審更二審卷㈠第491、493頁），則關於輔助繪圖軟體（TURBOCAD）程式之重製權，被上訴人究竟對上訴人為一般授權、獨家授權或專屬授權？另就線切割軟體（WTCAM）程式之重製權，被上訴人究對上訴人為獨家授權或專屬授權？似均有未明，倘為獨家授權或專屬授權，被上訴人似均不得再行授權第三人重製系爭著作。果爾，被上訴人縱專有將其著作改作成衍生著作之權利，然其將系爭著作之改作著作（衍生著作）即Tani產品交由圓達公司重製銷售，如未取得系爭著作重製權獨家授權或專屬授權之上訴人同意，能否謂對上訴人之權利並無侵害？上訴人抗辯對被上訴人有損害賠償債權存在並為抵銷之抗辯，是否毫無足取，即非無研求之餘地。原判決徒以被上訴人僅將系爭著作重製權專屬授權予上訴人，未及於改作權，遽認被上訴人授權圓達公司重製銷售Tani產品，未違反系爭授權契約，進而為上訴人不利之判決，亦有可議。
【裁判案由】請求排除侵害商標權行為等
最高法院113年度台上字第335號民事判決
要旨：
按判決書理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見，民事訴訟法第226條第3項定有明文。是法院為當事人敗訴之判決，關於足以影響判決結果之攻擊防禦方法之意見，有未記載於理由項下者，即為同法第469條第6款所謂判決不備理由，其判決自屬違背法令。查系爭商標1指定使用於第35類、第40類之商品或服務，與系爭商標1文字字面意義彼此間並無關聯性，亦非商品或服務品質、用途、原料、產地或相關特性之說明，應認為具有識別性，為原審所認定之事實。則上訴人於原審主張科研市集公司以系爭商標1文字作為公司名稱特取部分，被上訴人以「科研市集有限公司」之名稱成立Facebook粉絲團，於其線上商城左上角標示「科研市集有限公司」字樣，銳隆公司申請商標，於同一服務，使用近似於系爭商標之商標，有攀附商譽、榨取伊努力成果而構成公平交易法第25條所規定顯失公平之行為等情，並於原審整理並協議簡化爭點時，經兩造同意列為爭點（見原審卷二第249至251、355至356頁）。自攸關上訴人得否依公平交易法第25條、第29條前段、第33條規定，請求被上訴人除去侵害及刊登判決，核屬重要之攻擊方法，原審未說明何以不足採取之理由，僅以科研市集公司係於行銷時以適當方式標示自己公司名稱，被上訴人未攀附著名表徵，遽為上訴人不利之認定，即有理由不備之違誤。又上訴人原即主張被上訴人違反公平交易法之行為，應依同法第33條規定刊登判決，嗣於原審追加被上訴人於其網頁抄襲上訴人網頁之行為，亦違反公平交易法第25條規定，並經原審認此追加之訴為一部有理由，則就此部分是否亦包含在刊登判決内，自待釐清，原審未予闡明，令兩造就此事項為明瞭、完足之陳述，亦有可議。上訴論旨，指摘原判決此部分為不當，聲明廢棄，非無理由。