整理：吳尚昆
本週分享三則智慧財產法院商標案件判決：
1.「八寶彬圓仔惠及圖」案。法院認為：註冊商標指定使用之商品或服務的認定，應考量「基於社會實際交易過程中，消費者對於商品提供者之想像與認知，本會隨著產業型態與消費者習慣的不同而有所改變」
2.「I SOFA」及「ＶSOFA」案。法院認為兩商標中相同文字之「SOFA」並不具識別性，自應回歸整體外觀、尤其是有無其他文字、圖樣或起首字之。
3.「霞飛路八號」案。法院認為未來是否有計畫、籌備或規劃營業，不能作為有使用商標的判斷；僅憑申請延展商標權期間，亦無從持此遽認原告於申請廢止日前3年內即有使用系爭商標之事實。
【裁判案由】違反商標法
智慧財產及商業法院113年度刑智上易字第19號刑事判決
要旨：
按商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權；商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，商標法第5條、第35第1項分別定有明文。查交付審判意旨以智慧局111年9月29日（111）智商40047字第00000000000號函釋：依商標法第35條第1項規定，各該註冊商標所指定商品或服務範圍即為其取得專用的商品或服務範圍。至於商標權人實際使用時，如擴及類似組群而有影響他人之註冊權益者，自難主張為註冊商標可排除他人使用範圍為其合法使用之論據。941號商標於申請註冊時，雖經審查後係依商標法第30條第1項第10款規定，經在先註冊之A商標權人同意並存註冊，惟依商標法第35條第1項規定，其商標之使用範圍僅及其註冊指定商品（799號商標亦同），除非經A商標權人同意或授權，並不能將其商標使用於「餐飲店、餐飲店、小吃店」服務等語（見臺南地院111年度智聲判字第2號卷第73-75頁），及檢察官論告意旨以智慧局113年9月12日智商40047字第00000000000號函釋：我國註冊商標指定使用之商品或服務係採國際商品及服務之尼斯分類，其中對第43類（註冊時第42類）之分類資訊是指包含「餐廳服務，亦包括其他類似服務，例如外燴服務以及自助餐廳、小吃店或快餐店所提供的服務。一般來說，該等服務為顧客提供立即食用的食物及/或飲料」，並包含「提供外送服務之餐廳」，以餐廳業者在接單後，即時為顧客準備，並自行或透過與UberEats等外送平台合作，以外送形式將餐飲提供予顧客，使其得以立即享用，不脫離餐廳服務之範疇等語(見本院113年度民商上字第9號民事卷第233頁)，認因B商標未及於提供上開商品之冷飲店等服務，經告訴人終止授權後，被告仍持續使用A商標，透過UberEats平台將冰品以外送形式提供予消費者，屬於經營第43類之餐廳服務，逾越B商標指定使用範圍，難認係合法使用，資為不利於被告之認定。惟查，基於社會實際交易過程中，消費者對於商品提供者之想像與認知，本會隨著產業型態與消費者習慣的不同而有所改變，被告如附表二所示於金華店使用B商標之行為，在商業交易習慣上，就其內容、用途及功能等面向觀之，均係為行銷其販賣之招牌八寶冰、湯圓、芋頭、花生、紅豆及綠豆冰等商品，客觀上為符合B商標註冊指定之銷售商品行為（申言之，由消費者透過網路平台或電話訂購後親自到場外帶商品，或委由他人或服務平台外送商品予消費者，均未脫逸被告使用B商標銷售其所註冊八寶冰等商品之範圍），且符合商標法第5條規定，並無擴及類似A商標註冊之「餐飲店、冷飲店、小吃店」服務，核屬合法使用其B商標之行為，自與商標法第95條第1款之客觀構成要件未合，智慧局上揭函釋及檢察官論告意旨未慮及此，均有未恰，本院無從憑採。
又衡諸「餐飲店、餐飲店、小吃店」等服務之國人生活經驗及商業交易習慣，對於相關消費者而言，餐飲服務之範圍雖包括提供接待客人、介紹餐飲及協助點餐、製作餐飲（含客製化調製）、裝盤及端送、收拾清潔或其他滿足消費者合理所需等勞務服務，然其主要交易內容仍在提供消費者可食用之「餐飲商品」，且不論該商品係消費者點選後始由商家現作完成後提供（如現煮牛肉麵），或係由商家事先作好擺設（如豆乾、滷味等小菜），待消費者點選後立即提供，亦不論係內用消費或外帶、外送，銷售餐飲商品均為餐飲店服務之主要目的及商業價值來源，其範圍自與銷售（餐飲）商品有高度重疊，甚至可說於概念上餐飲店所銷售之商品乃其提供服務之核心範圍而包含其中。本案被告係經告訴人同意並存註冊而取得B商標，專有使用B商標以銷售註冊商品之合法權限，詳如前述，且其所註冊第29、30類之商品內容並無限定於「已包裝」者，則其為達行銷商品之目的，在金華店使用B商標，並依消費者選購指示而當場為其調製提供立即可食的八寶冰等商品，縱認被告此舉於客觀上已屬擴及A商標註冊之「餐飲店、冷飲店、小吃店」服務，然依上揭說明，其辯稱認係合法使用其B商標，於主觀上欠缺侵害A商標之故意，自未悖於常情事理，尚非無據，堪可採信。
【裁判案由】侵害商標權有關財產權爭議等
智慧財產及商業法院113年度民商上更一字第1號民事判決
要旨：
本案係經最高法院112年度台上字第2501號民事判決發回，要旨為：「按商標權人取得商標權之範圍，以註冊公告之商標圖樣及指定使用之商品或服務為準。又判斷商標是否構成近似，應自消費者角度，整體觀察商標之圖樣，此乃因商標在商品或服務上呈現在消費者眼前係整體圖樣，並非割裂為各部分後分別呈現，即應就商標整體在外觀、觀念或讀音等方面觀察，是否達到可能誤認之近似程度。而拼音性之外文字詞商標，給予消費者之主要印象在於其讀音，如該外文有特殊設計者，並應回歸外觀之比對，尤其外文文字之起首部分在外觀與讀音上，對於整體字詞給予消費者之印象影響重大，判斷商標近似時應賦予比重較重之考量；若其標示在相同或類似之商品或服務時，須具有普通知識經驗之消費者於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，始構成商標之近似。」（另參最高法院112年度台上字第2501號民事判決）
系爭商標1之「ISOFA」、系爭商標3之「iSofa」為純英文字母之組合，系爭商標2、4分別為一按摩椅之側面圖「」合併英文字母「isofa」或「isofa愛沙發」之組合。系爭V商標雖同樣為英文字組合「ＶSOFA」，惟其中「Ｖ」字體在設計上有刻意加大凸顯，且其下方亦有字體較小之英文「VERY SOFT YET VERY STRONG」或側邊中文「用溫柔讓逞強化為堅強」作為說明（見甲證3，原審卷一第57、71頁）。由於「sofa」、「SOFA」係指沙發，為國人熟知且習用之英文單字，如將之使用於沙發造型之電動按摩椅、按摩器等商品，消費者即容易視其為商品之描述性說明，並不具有識別性，觀察兩商標之整體外觀，英文字首之「I」、「V」給予消費者之主要印象較為深刻，且兩者在結合不具識別性之「sofa」、「SOFA」後，「ISOFA」、「iSofa」因諧音相近於「愛」，消費者容易解釋為「我的沙發」、「科技沙發」之意或唱讀為「愛沙發」，而系爭V商標則以「V」結合英文「sofa」呈現出勝利或非常沙發意涵之聯想，故兩者在外觀、讀音及觀念上均容有差異；況系爭商標2、4在「I」或「i」之英文字首旁，特別設計有按摩椅側面造型之沙發設計圖，整體觀之更能與系爭V商標有所區辨。是以，系爭商標與系爭V商標在整體上並非構成近似。
查電動按摩椅、按摩器等商品相關業者或消費者，常以「SOFA」（沙發）乙詞稱呼沙發造型之按摩椅、按摩器等商品（參乙證38至43），故兩商標中相同文字之「SOFA」並不具識別性，自應回歸整體外觀、尤其是有無其他文字、圖樣或起首字之比對；依前所述，兩商標整體上在外觀、觀念或讀音等方面均有差異，即未達到可能誤認之近似程度，則以具有普通知識經驗之消費者於購買時施以普通之注意，應不致有所混淆而誤認二商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，故上訴人之主張並不可採。
【裁判案由】商標廢止註冊
智慧財產及商業法院113年度行商訴字第50號行政判決
要旨：
商標法第63條第1項第2款所稱「正當事由」，係指商標權人由於事實上之障礙或其他不可歸責於己之事由，以致無法使用註冊商標以生產製造、加工、揀選、批售或經紀其指定之商品而言，例如海運斷絕，原料缺乏或天災地變，以致廠房機器有重大損害，一時不能開工生產或銷售等（最高行政法院55年度判字第301號、56年度判字第71號判決先例意旨參照）。又所謂不應歸責於己之事由，係指依客觀之標準，以通常人之注意，而不能預見或不可避免之事由；若僅主觀上有所謂不應歸責於己之事由者，即非屬之（最高行政法院97年度裁字第2499號判決先例意旨參照）。亞太會館雖歇業拆除而停止營業，然「餐廳」非屬「夜總會、歌廳、舞廳」服務，且京華廣場尚未完工而未開始營業，原告或其所屬集團縱有公司遷移、重建等商業政策決定，惟系爭商標之使用態樣並不限於使用於京華廣場，尚包含其他以行銷為目的，將系爭商標用於「夜總會、歌廳、舞廳」服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標之行為。今原告基於自身因素考量而不使用系爭商標，乃其自發性之策略訂定，並非不可歸責於己，自非屬商標法第63條第1項第2款所稱之「正當事由」。
商標法第63條第1項第2款課予商標權人取得註冊商標後有使用商標之義務，倘無正當事由卻未使用或停止使用已滿3年，即構成該款之廢止事由。原告依法應檢送系爭商標之使用證據，否則即構成廢止其註冊之事由，此商標之維權使用，重在商標權人有無使用註冊商標之情事，究係「未曾使用」，抑或「曾有使用之事實，其後未繼續使用」，在所不問，並不能得出原告所稱第63條第1項第2款前段、後段有寬嚴標準不同之使用事證之結論。原告所指授權喜滿客京華影城公司使用、未來將進駐京華廣場及商辦園區之上海餐館等等，皆屬其商業決策及預定計畫，與申請廢止日（112年2月8日）前3年內是否實際使用系爭商標於指定「夜總會、歌廳、舞廳」服務無涉。至原告於系爭商標10年期間屆滿申請延展，僅係延展商標權註冊之權利期間，與原告有無維權使用，分屬二事，而商標主管機關所設置之商標檢索網站係為便利公眾查詢檢索商標之公示性質，無從持此遽認原告於申請廢止日（112年2月8日）前3年內即有使用系爭商標之事實。