整理：江日舜專利師（本會理事）
判決字號：智慧財產及商業法院110度行專訴字第2號（111.5.25)
爭點：系爭專利請求項1所界定「該第一使用者可於一實體商家內購買一預購商品後， 由該實體商家的一商家端裝置，資訊連結並驅動儲存於該服務端伺服器之該身 分驗證模組，並於成功驗證該第一使用者之該身分資訊後，使該預購商品成為 一未兌換商品，並儲存於該未兌換商品清單」之技術特徵相較於證據組合是否具有進步性？
系爭專利更正後請求項1：
一種商品預購與贈禮平台系統，供一第一使用者預購及贈送複數個預購商品，其包括：該第一使用者所持有的一第一使用者端裝置，安裝有一使用者端應用程式，該使用者端應用程式具有一贈禮模組、一支付模組、及一登入模組，該贈禮模組可供進行該預購商品的贈送，該支付模組用以輸入一交易資訊，該登入模組可供輸入該使用者之一登入資訊；一服務端伺服器，與該第一使用者端裝置呈資訊連結，具有一資料庫、一通行碼產生模組、一兌換憑證產生模組、一支付服務模組、及一身分驗證模組，該資料庫供以儲存一商品清單及一未兌換商品清單，且複數個該預購商品羅列於該商品清單，該通行碼產生模組用以生成至少一商品兌換通行碼，該兌換憑證產生模組用以依據該商品兌換通行碼而生成至少一商品兌換憑證，該支付服務模組用以儲存該交易資訊，該身分驗證模組用以驗證該使用者之一身分資訊；該第一使用者可於一實體商家內購買一預購商品後，由該實體商家的一商家端裝置，資訊連結並驅動儲存於該服務端伺服器之該身分驗證模組，並於成功驗證該第一使用者之該身分資訊後，使該預購商品成為一未兌換商品，並儲存於該未兌換商品清單，使該第一使用者裝置在執行該贈禮模組時，驅動該通行碼產生模組依該未兌換商品產生該兌換通行碼；一第二使用者所持有的一第二使用者端裝置，可供接收該第一使用者端裝置所傳送的該商品兌換通行碼，並可依該商品兌換通行碼之導引，驅動該兌換憑證產生模組生成該商品兌換憑證，使該商品兌換憑證被顯示於該第二使用者端裝置的一顯示螢幕；以及該商家端裝置，與該服務端伺服器呈資訊連結，用以讀取該商品兌換憑證，當該商品兌換憑證被讀取完成後，生成一商品領取完成訊息。
系爭專利所欲解決問題：
一贈禮者可透過一使用端電腦於一虛擬平台伺服器之一虛擬購物介面中選購一實體商品，贈禮者選擇一被贈送對象後，虛擬平台伺服器即傳送一取物識別碼至被贈送對象，而被贈送對象可至一商店內之一多媒體機，並輸入取物識別碼後，即可取得多媒體機所列印的一取貨單，進而可換取商店內之實體商品；然而，由於被贈送對象須為虛擬平台伺服器之使用者，故收禮者將不便於進行收禮，且被贈送對象須先操作多媒體機才取得取貨單的方式，亦不便於兌換禮品，再者，若被贈送對象未於兌換期限內兌換贈品，對贈禮者而言，亦會造成不必要之浪費。且僅能以線上購物的方式進行購買，此對於未隨身攜帶手機的贈禮者而言，若於商家內看到欲贈送之商品，並無法即時贈送兌換憑證給收禮者，是以，如何提供一種可整合線上及線下購物方式、且可供商家自行新增商品的贈禮平台，同時能解決收禮者未於時限內兌換禮品而造成浪費、收禮者並非贈禮平台之使用者而不便收禮、及贈禮平台(服務端)須自行與各商家洽談商品上架的問題，乃有待解決之問題。
參加人（專利權人）：證據組合不足以證明系爭專利請求項1至2、4至7不具進步性：
- 證據3為達到讓該使用者可以快速在實體商店中以不記名的方式購買商品(例如不記名的遊戲點數卡，該商品僅提供可登錄之序號)，其商店網站的伺服器端確實也會記錄商品售出，例如在伺服器端記錄該商品被售出，而其對應的序號為「有效」，是購買者在使用該組序號時，為「有效」的狀態，至於購買者是誰？在此模式中並不重要，而兌換者(最終使用者)則是依據該「有效」的序號進行使用或兌換商品。而系爭專利自交易完成開始，在商品未被兌換前，都是屬於使用者的，整合「線上及線下預購」的機制，能成功解決所屬技術領域中具有通常知識者公認為長期存在的問題，是證據3所要解決的問題與系爭專利不同，無法證明系爭專利不具進步性。證據3無法證明系爭專利不具進步性，證據4亦未揭露系爭專利「使用者在實體商家內購買一預購商品後，係馬上由該商家端裝置驅動儲存於服務端伺服器之該身份驗證模組，並於成功驗證該使用者之該身份資訊後，使該預購商品成為一未兌換商品，並儲存於該未兌換商品清單」之技術手段。縱然證據3、4同屬商品預購與贈禮系統之技術領域而具有關聯性，但其組合仍無法證明系爭專利請求項1不具進步性，則系爭專利之其餘請求項因依附於請求項1，各附屬項均應具有進步性。系爭專利之重點在於，整合線上及線下之購物方式，原告所提證據1至證據5之專利內容，皆以客製化經詢問店員等語，明確證明消費者需於購物當下決定其希望購買之商品是否包含需贈與他人之物品，若未於當下決定，則需再與商家議定，方能有商品轉讓之可能性，此與系爭專利藉由整合線上及線下之功能提供消費者及商家自行選擇是否需於購物後，將部分購物內容贈與第三人，保留消費之彈性，此專利申請目的截然不同。證據1、2、以及證據3至5，無論其單獨或組合，皆無法證明系爭專利之各請求項有違反專利法第22條第2項、專利法第26條第2項之情況，是系爭專利應具進步性。
法院決定：
證據3說明書第[0017]、[0018]段記載「提供用於促進贈禮及相關交易的方法、系統及軟體…送禮者自商店目錄中選擇一或多個禮物，並經由輸入付費資訊(包括付款授權所需的帳單地址)進行購買…送禮者可以選擇輸入他的連絡資訊，像是email和/或地址，藉此以指定具有USN的禮物兌換券要如何被寄送及寄到何處」之技術內容，已揭露一種贈禮平台系統，具有可輸入交易資訊的輸入模組及可贈送預購商品的贈禮模組。證據3說明書第[0019]段記載「假如其中一種傳送方法失敗了，則有回復技術用以重新發送禮物兌換券或兌換資訊。這可能涉及已存在或建立的具有客戶帳號及密碼的客戶帳戶使得禮物可被檢索或致電客服中心」之技術內容，已揭露贈禮平台系統具有可登入客戶帳號及密碼的登入模組。證據3說明書第[0056]、[0157]段及圖15記載「送禮者106，其經由瀏覽器108進入線上商店網站(或為線上商店提供禮物購買服務的第三方服務商網店)…圖15中所示的客戶端包括行動裝置1502、桌上型電腦1504、1506及筆記型電腦1508」之技術內容，已揭露使用者利用持有的使用者端裝置透過應用程式進入贈禮平台系統。 證據3說明書第[0017]、[0018]段記載「提供用於促進贈禮及相關交易的方法、系統及軟體…送禮者自商店目錄中選擇一或多個禮物，並經由輸入付費資訊(包括付款授權所需的帳單地址)進行購買」之技術內容，已揭露贈禮平台系統具有儲存顧客交易資訊的支付服務模組。證據3說明書第[0019]段記載「假如其中一種傳送方法失敗了，則有回復技術用以重新發送禮物兌換券或兌換資訊。這可能涉及已存在或建立的具有客戶帳號及密碼的客戶帳戶使得禮物可被檢索或致電客服中心」之技術內容，已揭露贈禮平台系統具有紀錄並驗證顧客身分資訊的身分驗證模組；證據3說明書第[0056]、[0061]段記載「線上商店在多個資料庫保存資訊，包括客戶資料庫110、目錄資料庫112、購買資料庫114以及庫存資料庫116…當選擇已完成或是任意時間，使用者可以透過瀏覽器選擇「查看購物車」按鍵或購物車圖像來檢視或修改…要增加更多商品至購物車，使用者可以選擇「繼續購物」按鍵406，已讓使用者回到目錄選擇更多商品並加至購物車」之技術內容，已揭露贈禮平台系統與使用者端裝置呈資訊連結，且具有資料庫以儲存商品清單及未兌換商品清單。證據3說明書第[0155]段記載「任何組合的線上及店內之禮物購買及兌換是可以被想像的…在店內購買禮物在線上兌換」、證據3說明書第[0155]、[0153]段記載「禮物兌換券可以類似地自實體通路商店經由詢問銷售員以標記或其他方式將一特定物品識別為要在商店中拿取或寄至家中的禮物」，證據3已揭露使用者可在實體商家內購買預購商品後由實體商家的商家端裝置連接服務端伺服器將預購商品列為使用者的未兌換商品，其中必定需要驗證使用者的身分才能將預購商品列為使用者的未兌換商品。因此，證據3說明書第[0153]、[0155]段揭露之技術內容可對應系爭專利請求項1「該第一使用者可於一實體商家內購買一預購商品後，由該實體商家的一商家端裝置，資訊連結並驅動儲存於該服務端伺服器之該身分驗證模組，並於成功驗證該第一使用者之該身分資訊後，使該預購商品成為一未兌換商品，並儲存於該未兌換商品清單」之技術特徵。 證據3說明書第[0018]段記載「一旦選擇完成，線上商店產生禮物兌換券，其包括唯一安全碼(USN)可用以兌換所選擇的禮物…禮物兌換券可被經由電子郵件、一般郵件或SMS的方式傳送至行動裝置」之技術內容，已揭露收禮者可藉由其所持有的行動裝置顯示螢幕觀看送禮者送出的禮物兌換券；證據3說明書第[0100]段記載「一旦有了禮物兌換券，如圖3中的框格300所示，禮物接收者可以在任何方便的時間，被導引連線至禮物兌換券上或其他方式指示的網站來兌換禮物…可透過自線上商店的網頁上選擇『兌換禮物』按鍵，其為具有底線的超連結以至兌換網站啟動頁面」之技術內容，已揭露商家端裝置資訊連結服務端伺服器，收禮者將禮物兌換券兌換商品後即為領取完成，因此，證據3說明書第[0018]、[0100]段可對應系爭專利請求項1「一第二使用者所持有的一第二使用者端裝置…使該商品兌換憑證被顯示於該第二使用者端裝置的一顯示螢幕；以及該商家端裝置，與該服務端伺服器呈資訊連結，用以讀取該商品兌換憑證，當該商品兌換憑證被讀取完成後，生成一商品領取完成訊息」之技術特徵。 依上述比對，證據3已揭露與系爭專利請求項1相似之商品預購與贈禮平台系統，兩者皆允許使用者(贈禮者)直接至實體商店預購商品，再經由服務端伺服器從線上將對應預購商品的商品兌換憑證(禮物兌換券)傳送給收禮者，收禮者使用商品兌換憑證(禮物兌換券)兌換商品。證據3與系爭專利請求項1之差異在於證據3未明確揭示系爭專利請求項1之「一通行碼產生模組、一兌換憑證產生模組…該通行碼產生模組用以生成至少一商品兌換通行碼，該兌換憑證產生模組用以依據該商品兌換通行碼而生成至少一商品兌換憑證…使該第一使用者裝置在執行該贈禮模組時，驅動該通行碼產生模組依該未兌換商品產生該兌換通行碼…可供接收該第一使用者端裝置所傳送的該商品兌換通行碼，並可依該商品兌換通行碼之導引，驅動該兌換憑證產生模組生成該商品兌換憑證」之技術特徵。 經查，證據4摘要記載「禮物卡可隨後被禮物卡接收者在對應的商店兌換」、證據4說明書第[0011]段記載「伺服器為虛擬禮物卡建立唯一識別碼，用以識別與單一禮物卡相關的資訊…伺服器接著傳送唯一識別碼至接收者。唯一識別碼不包括虛擬禮物卡本身。在一實施例中，唯一識別碼為至網頁的超連結…接收者點擊超連結以請求禮物卡」之技術內容，已揭露伺服器會先產生一唯一識別碼，收禮者藉由點擊唯一識別碼以產生虛擬禮物卡後，再使用虛擬禮物卡兌換禮物，其中「唯一識別碼」可對應至系爭專利請求項1之「商品兌換通行碼」，「虛擬禮物卡」可對應至系爭專利請求項1之「商品兌換憑證」。證據4摘要、說明書第[0011]段可對應系爭專利請求項1「一通行碼產生模組、一兌換憑證產生模組…該通行碼產生模組用以生成至少一商品兌換通行碼，該兌換憑證產生模組用以依據該商品兌換通行碼而生成至少一商品兌換憑證…使該第一使用者裝置在執行該贈禮模組時，驅動該通行碼產生模組依該未兌換商品產生該兌換通行碼…可供接收該第一使用者端裝置所傳送的該商品兌換通行碼，並可依該商品兌換通行碼之導引，驅動該兌換憑證產生模組生成該商品兌換憑證」之技術特徵。參加人於111年3月28日準備程序主張「系爭專利之重點在於，整合線上及線下之購物方式，原告所提證據1至證據5之專利內容，皆以客製化經詢問店員等語，明確證明消費者需於購物當下決定其希望購買之商品是否包含需贈與他人之物品，若未於當下決定，則需再與商家議定，方能有商品轉讓之可能性，此與系爭專利藉由整合線上及線下之功能提供消費者及商家自行選擇是否需於購物後，將部分購物內容贈與第三人，保留消費之彈性，此專利申請目的截然不同」，於111年5月4日言詞辯論期日主張「原告所提之先前技術，都侷限於客製化要求，亦即消費者需於消費當下決定並要求店家進行送禮相關服務才能進行，然系爭專利係藉由整合線上及線下之服務，使消費者得隨時在購買商品後，決定其是否要另行贈與一部或全部商品予第三人，而無須商家協助」云云。惟查，證據3說明書第[0061]段記載「當選擇已完成或是任意時間，使用者可以通過使用者瀏覽器選擇『查看購物車』按鍵或購物車圖像來檢視或修改」、證據3說明書第[0153]段及圖11記載「禮物兌換券可以類似地自實體通路商店經由詢問銷售員以標記…禮物兌換券可馬上被印出或是經由電子郵件或其他方式傳送給送禮者…禮物接收者能使用表格1100(圖11)更換禮物、使用表格1200(圖12)變更寄送方式與使用表格1300(圖13)支付任何其他費用」之技術內容，已揭露贈禮者購買商品後仍可修改想要贈與他人之物品，甚至收禮者在收到兌換憑證後亦可修改禮物內容，贈禮者當然可以將未送出的商品轉送給第三人，與參加人所述系爭專利目的並無扞格。
結論：
近年很多服務方案或商業方案透過軟體協助，產生新的商業模式，許多申請人希望透過專利方式保護其商業方法或概念。實務上，審查委員在檢索新穎性進步性時，並不容易找到相同的專利，往往是找相關領域（例如本案都是商品預購與贈禮系統），然後透過前案揭露的部分資訊，類推前案已揭露系爭專利的部分技術特徵，委員考慮的不會是商業概念或方式，僅考慮請求項中所界定的技術特徵，因此有時申請人會認為前案並無法達到系爭專利的目的及效果，因此在規劃或撰寫專利時，盡量加入與此商業方式搭配的必要且特殊的技術特徵入內，可以增加答辯成功可能性。