整理：江日舜專利師（本會理事）
判決字號：最高行政法院111年度上字第700號
系爭專利：發光型滑鼠墊及發光型滑鼠墊座體M560621
爭點：證據2是否足以證明系爭專利請求項4擬制喪失新穎性
上訴理由：上訴人前於民國106年10月18日以「發光型滑鼠墊及發光型滑鼠墊座體」向被上訴人申請新型專利，經被上訴人形式審查於107年3月22日准予專利(下稱系爭專利）。參加人於108年12月23日以系爭專利請求項1、4、5、9、12及13違反核准時專利法第120條準用第23條之規定，對之提起舉發。案經被上訴人審查「請求項1、4至5、9舉發成立，應予撤銷」、「請求項12至13舉發不成立」之處分(下稱原處分)。上訴人不服原處分舉發成立部分，循序提起行政訴訟，聲明：訴願決定及原處分關於「請求項1、4至5、9舉發成立，應予撤銷」部分之處分予以撤銷。經原審判決駁回，提起本件上訴。
請求項4：一種發光型滑鼠墊，包括：一基座10，所述基座10的周圍具有一固定件12，所述基座的頂面設有一滑鼠滑行層；一光源模組30，設置於所述固定件12內；及一導光管體40，固定於所述基座10的周圍；所述導光管體40的至少一端部靠近所述光源模組30並將所述光源模組30的光線導引至所述導光管體40內；所述導光管體40外露於所述基座10的周圍並供光源模組的光線由所述導光管體的表面透出，其中所述基座10的周圍形成一嵌合槽13，所述嵌合槽13延伸至所述固定件12內，所述導光管體40嵌合固定於所述基座的所述嵌合槽13內。
原判決關於請求項4之部分：智慧財產及商業法院行政判決111年度行專訴字第9號
證據2「環凹緣」相當於系爭專利請求項4之「嵌合槽」。證據2第3圖揭示光源21設置於之未有編號之元件內，參照前開所述之撓性光纖條之「端點」須靠近發光源，可知「撓性光纖條」與「發光源」均設置於「用以固定設置發光源之元件內」。
證據2「撓性光纖條」與「環凹緣11」彼此的軸心，在沿著軸向方向亦必然相接情況下，「環凹緣11」亦必然設置於「用以固定設置發光源之元件內」。(10滑鼠軟墊、20撓性光纖條)
自可直接無歧異得知證據2具有如系爭專利請求項4「嵌合槽延伸至所述固定件內」之技術特徵。證據2足以證明系爭專利請求項4擬制喪失新穎性。
最高法院關於請求項4之心證：
惟由證據2圖可知，固定件係包覆於撓性光纖條20之一轉角尖端處，撓性光纖條20另側則固定於滑鼠軟墊10之環凹緣11中，固定件顯然「並未」包覆環凹緣11，所屬技術領域中具通常知識者基於證據2所揭露之內容，亦無法直接且無歧異得知環凹緣11延伸至固定件內，是證據2自未揭露系爭專利請求項4「嵌合槽延伸至所述固定件『內』」技術特徵，而無法證明系爭專利請求項4擬制喪失新穎性，原處分此部分即有違誤，訴願決定予以維持亦有未洽。原審未查，以證據2可直接無歧異得知，利用該撓性光纖條之「端點」靠近發光源，將其光導引至可撓性光纖內，故「發光源」須經由與撓性光纖條之「端點」形成整體固定設置，可知「撓性光纖條」與「發光源」均設置於「用以固定設置發光源之元件內」，在證據2「撓性光纖條」與「環凹緣」軸心必然相接情況下，則「環凹緣」亦必然設置於「用以固定設置發光源之元件內」，逕認證據2足以證明系爭專利請求項4擬制喪失新穎性，而維持訴願決定及原處分有關「請求項4舉發成立，應予撤銷」部分，即有適用法規不當之違法。
結論：
實務上擬制喪失新穎性的最高行政法院判決不多，分享本案給讀者。擬制喪失新穎性是引證文件一種在專利申請後始公告的先申請案，判斷專利要件的基準同新穎性，不得作為進步性判斷。本案證據2係為2017年6月30日申請、2017年10月21日公告之我國第TWM550848號「發光滑鼠軟墊結構」專利案公告本，其申請日早於系爭專利之申請日2017年10月18日。由於本案是以新穎性的基準判斷，所以證據2所揭露的固定件位置與系爭不同，且證據2的嵌合槽13未延伸至所述固定件12內，因此，證據2無法證明系爭專利請求項4擬制喪失新穎性。