作者：蔡億達律師（本會副秘書長）
商標法第95條關於侵害商標之刑事責任，雖無行為人應具有故意或過失之明文，但依刑法第12條規定，應解釋為僅罰故意犯，可參酌智慧財產法院103年度刑智上易字第11號刑事判決「按行為非出於故意或過失者，不罰；過失行為之處罰，以有特別規定者為限，刑法第12條定有明文。而商標法第95條第3款之侵害商標權罪，既無處罰過失行為之特別規定，自須以行為係出於侵害商標權之故意，始能成罪。」然而，若被告的註冊申請被智財局核駁，一路提起訴願、行政訴訟，最後被最高行政法院駁回上訴，核駁處分終局確定，中間這段期間被告使用商標的行為是否可以認定為有侵權故意？ 本文介紹如下。
智慧財產法院108年度刑智上易字第77號刑事判決認為：智財局的核駁處分可為判斷被告具有侵權故意的依據。
該案的案情為：被告於105年3月11日將其所設計之「MOTO R」圖樣向智財局申請註冊商標，指定使用於雨衣等商品，智財局認定該商標與「Tender R」商標屬高度近似之商標，且指定使用於同一商品，依商標法第30條第1項第10款應不予註冊，於105年12月13日做出核駁處分。被告不服，提起訴願、行政訴訟，終於在108年4月18日被最高行政法院以108年度裁字第581號裁定駁回，核駁處分終局確定，中間已過了三年餘。這段期間中，被告使用「MOTO R」商標之行為，是否具有侵害「Tender R」商標之故意呢？
該判決認為：「被告自收受智慧局之核駁理由先行通知時起，應可認知其所申請及使用之侵權商標圖樣，有可能被判定近似於與告訴人所取得之系爭商標圖樣，有致相關消費者混淆誤認之虞…被告仍以高度近似系爭商標之侵權商標，在交易市場行銷侵權商品，可知被告已預見本案有侵害告訴人系爭商標權之高度可能性，竟執意持有而準備對外販售，其於主觀上具有侵害系爭商標權之故意。」簡言之，該判決認為「被告有預見侵權的高度可能性時，即成立侵權故意」。
以此類推，若被告的註冊申請被智財局核准，但後續被智財局以異議審定理由書、經濟部以訴願決定書通知其商標註冊被依法撤銷時，因該等文書中對於該商標為何違法的理由皆陳述甚詳，依此判決意旨，被告也可能被認定有「預見侵權的高度可能性」的證明。
另案智慧財產法院105年刑智上易字第62號判決則採相反見解，認為不能僅以事後之行政爭訟結果，即推論被告有侵害商標權之故意。
該案的案情為：被告於104年3月10日向智財局提出申請「蝦博士」商標，指定使用於乾燥蝦等商品。智財局認定該商標與「博士蝦」商標高度近似，且使用於同一商品，依商標法第30條第1項第10款應不予註冊，於104年10月21日做出核駁處分。被告不服，提起訴願、行政訴訟，最後經智慧財產法院以105年行商訴字第70號判決駁回上訴，核駁處分終局確定。博士蝦之商標權人於104年6月23日對被告提出刑事告訴。
該判決認為：「『蝦博士』圖樣與『博士蝦』 商標間是否構成近似，而有致相關消費者產生混淆之虞一事，在未經法院終局裁判前，仍有相當判斷空間，並非至為明確…被告於法院就『蝦博士』圖樣之商標註冊案為終局判決前，繼續予以使用 『蝦博士』圖樣，實難認其主觀上有何侵害商標權之故意，否則無異苛求被告對於商標審查之專業知識及判斷能力，必須達於法院裁判之判斷標準。」
比較二判決，108年度刑智上易字第77號刑事判決認為被告於收受智財局之核駁處分時，即具有預見侵權之高度可能性，而有侵權故意; 105年刑智上易字第62號判決則認為在法院為終局判決前，都無法認定被告有侵權故意，判斷標準差距極大。這反映了一個兩難的問題：108年度刑智上易字第77號的判斷標準對於被告有失公平，畢竟有時連律師都無法肯定法院會怎樣判，如何能以此標準苛求不具法律專業的被告？但另一方面，105年刑智上易字第62號的標準有鼓勵違法之嫌。若我今天申請註冊「Nikea」商標，指定使用於球鞋等商品，智財局毫無疑問會核駁我的註冊申請。之後我提起訴願、行政訴訟，就算一路輸到最高行政法院，也過了三年有餘。難道這三年間我都可以盡情使用「Nikea」商標而不違反商標法第95條？這顯然不合理。
那麼，商標權人會遇到怎樣的法官？適用怎樣的標準？真的難以事先預測，但也非無計可施。若要避免侵權，商標權人於收受核駁處分後，在繼續使用該商標前，可以事先徵詢專業律師的意見，獲得律師的背書。就算後來商標被撤銷，仍有相當大的可能被認定不具備侵權故意（智慧財產法院109年度刑智上易字第45號刑事判決）。而對於想維權的商標權人，則可以在提起告訴前，先以存證信函、律師函等方式告知被告侵權之事實並提出確實的證據，以提高被告被認定「具有侵權的高度預見可能性」的機會。