作者：蔡億達律師（本會副秘書長）
世界各國的商標法都嚴守屬地主義，意即，唯有經過該國主管機關註冊為商標者，方受該國商標法的保護。因此，在其他國家發生的商標侵權行為不受該國商標法拘束，除非侵權商品於該國流通。話雖如此，就如同所有動物一律平等，但有些動物比其他動物更加平等一般，註冊商標一律受法律保護，但有些國家的商標更受保護，例如美國。
美國的司法有多麼夠力，由Argentina v. NML Capital案可略窺一二。2001年，阿根廷政府違約了大約一千億美元的國債，其中包含了美國對沖基金NML Capital的十億美元債務。2012年，NML向美國法院取得禁制令，得扣押阿根廷政府的財產。當年10月，阿根廷軍艦Libertad停泊於加納共和國時，整艘軍艦被加納法院查封，以償還阿根廷政府積欠NML Capital的債務（相關新聞請參https://www.npr.org/sections/money/2012/10/22/163384810/why-a-hedge-fund-seized-an-argentine-navy-ship-in-ghana），阿根廷的海軍也無處可去，只能滯留加納，形同人質。美國法院為了民事債務糾紛，可以做出扣押他國軍事設施及軍事人員這種近乎宣戰的行為，這種司法執行力在全世界找不出第二個。
「犯美國者，雖遠必誅」，我們可以透過Hetronic案（et al., Nos. 20-6057 & 20-6100, 10th Cir. Aug. 24, 2021)知道這句話並非空言。美國商標法the Lanham Act的境外保護效力早在Steele v. Bulova Watch Co., 344 U.S. 280 (1952)即被確立。當時最高法院認定，即使商標侵權行為發生在美國領土外，但如果被告是美國公民，或者該侵權行為對美國的經濟利益產生重大影響，在不侵害他國主權的前提下，該境外侵權行為適用美國商標法。
在此判決做成後，各法院接連就「對美國的經濟利益產生重大影響」做出解釋，且適用範圍不斷擴大。例如在Levi Strauss & Co. v. Sunrise International Trading, Inc., 51 F.3d 982 (11th Cir. 1995)，第11巡迴法院認為，將侵權商品運經美國也構成「對美國的經濟利益產生重大影響」，即使該商品的製造地與販售的目的地都不在美國。而今年8月做成的Hetronic案判決，又將美國商標法的保護範圍提升到了一個新的境界。
Hetronic案中，被告並非美國公民，製造及銷售侵權商品的地點也都在歐洲。因此，為了適用美國商標法，商標權權人必須證明被告的行為對美國的經濟利益產生重大影響。商標權人提出兩個論點，這兩個論點都被法院接受。第一個論點是「侵權商品經過全球貿易，最終流通到美國，並導致美國消費者產生混淆誤認」，這個論點尚稱合理。重點是第二個論點，diversion-of-sales theory. 法院引用McBee v. Delica Co.案的見解，認為立法者有意保護美國的經濟利益，且保護美國商標權人的經濟利益就是保護美國的經濟利益。若非被告的侵權行為，海外侵權商品的銷售額將回歸到商標權人身上，意即，回歸美國的經濟體系。被告的侵權行為使美國的商標權人遭受損失，就等於對美國的經濟利益產生重大影響。在diversion-of-sales theory的標準下，美國商標權人的利益與美國的利益被劃上等號。侵害美國商標權者，縱使被告不在美國，商品製造地與販售地都不在美國，甚至商品從未流通到美國，依然適用美國商標法。
此時，被告還剩下兩道防線：美國法院的屬人管轄權以及自己國家的主權。要被傳喚到美國受審，行為人至少要跟美國有最基本的接觸 (minimum contact)。根據McBee案的反面解釋，不管在世界哪一個角落，只要被告架設一個以英文撰寫，可以從美國下訂單的網站，即可滿足基本接觸的要求。
再者，即使被告的行為觸犯美國商標法，但若是該行為受到本國法律的保護，美國法院也會拒絕適用美國商標法，以免侵害其他國家的主權。例如在美國商標法「先使用主義」的原則下，先使用商標者先得，但是台灣及中國的商標法是採取「先註冊主義」，先註冊商標者先得。假設台灣的某甲從美國進口A商標商品販售，發現銷路不錯，並且美國商標權人並未在台灣註冊A商標，即向智財局申請註冊A商標，該搶註行為是可能被智財局核准的，某甲可以在台灣合法使用A商標，美國商標權人束手無策，只能怪自己商標佈局得晚。但倘若美國的商標權人在台灣對A商標提出異議、評定或廢止，並成功撤銷A商標的註冊，某甲失去我國法律的保護罩後，就會被籠罩在美國商標法的陰影下。
當然，是否適用美國商標法是一個問題，是否符合美國商標法§1114條的損害賠償要件「有致消費者混淆誤認之虞」又是另一個問題。法院在McBee案中已明示，美國商標法只關心「美國消費者」是否有被混淆誤認之虞。若侵權商品只在台灣販售，從未進入美國，商標權人如何舉證美國消費者有混淆誤認的風險？這會是個問題。但是對於大部分的被告來說，姑且不論判決結果，光是美國訴訟的程序成本與律師費就已經有足夠的嚇阻力了。更何況美國商標權人還可以選擇兩地提告，讓被告疲於奔命。搶註商標有風險，搶註美國商標比搶註他國商標更有風險，不可不慎。