整理：吳尚昆
本週掃描二則最高法院智財案件判決：
1.藥物開發授權爭議：契約關於送件及付款條件的解釋。
2.營業秘密爭議：被侵害營業秘密範圍的認定、證據及構成要件的認定。
【裁判案由】專利權其他契約爭議
最高法院111年度台上字第699號民事判決
要旨：
查「IND」即「Investigational New Drug」，其字義為「試驗中新藥」；兩造亦不爭執根據US FDA規定，IND申請經受理後，若申請人未收到US FDA審查意見或要求補正，則提出IND申請30日後即表示USFDA同意申請人進行人體臨床試驗，US FDA並不會提供通過IND進入人體臨床試驗許可函；申請人提出申請後，如收到臨床試驗擱置通知，要求修改或加作實驗，申請人可以補正或提出修正案，US FDA仍有30天之審查；如未補正，在1年內係處於Inactive Status（停滯狀態），如經5年未提出修正案，則予以結案，US FDA不會正式通知結案或失效，但必須重新申請（見原審重上字第98號卷第167頁以下）。似見US FDA IND程序，包括完成申請之送件及經審查完竣得進行人體臨床試驗在內，非僅指經US FDA收件並受理而已。原審復認被上訴人委託CRO公司辦理US FDA IND申請時，其委託服務合約書將「FDA審查通過，核准臨床試驗執行（送件或補件後一個月內未收到FDA否決意見」作為給付20％尾款之條件（見第一審卷㈢第116頁）。果爾，能否謂系爭授權契約第3條第1款第2點約定所稱：「於US FDA IND完成程序」，僅指完成申請之送件，而不包括經審查完竣得進行人體臨床試驗在內，被上訴人於申請送件時已得請求上訴人給付第二期授權金1,500萬元，即非無研求之餘地。原審遽謂被上訴人取得US FDA之收件受理通知後，即得請求上訴人給付該期授權金1,500萬元，已有可議。
次查系爭授權契約第1條第1款載明：「乙方（被上訴人）應於103年12月31日前履行完成美國食品藥物管理局之臨床試驗之申請」，原審復認被上訴人依系爭授權契約授權上訴人者，係依四方合約執行系爭科專計畫所取得之研究成果，被上訴人須進行臨床試驗規劃及完成向US FDA提出IND申請所需之相關資料，並以向US FDA提出IND申請為目標。被上訴人於事實審並自承：伊所負義務係將執行系爭科專計畫所完成申請US FDAI ND所需相關資料，向US FDA提出IND申請，包括申請書遞件、補件等程序事項完成，委託代辦之CRO公司備置合乎正常作業程序之各該相關實驗結果、文獻等資料，各項目之研究及作業流程異常繁複，是投注大筆國家科研9,051萬1,000元經驗之成果，是以進行申請書遞件本身，非指一般的文件寄送，而是重價研發之整體研究及實驗成果送件等語（見第一審卷㈠第89頁以下，原審重上字第98號卷第98頁以下，原審民專上字第28號卷㈠第100頁、第349頁、第356頁）。似見被上訴人須完成得進行人體臨床試驗之程序，始能謂已履行其申請之義務。而被上訴人遞件申請後，業經USFDA於104年1月16日通知全面擱置臨床試驗，為原審認定之事實。則能否謂被上訴人已依系爭授權契約第1條第1款約定，履行完成其US FDA IND申請之義務，自非無疑。
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【裁判案由】營業秘密排除侵害
最高法院110年度台上字第2714號民事判決
要旨：
查張璟O將B檔案部分內容以LINE軟體寄送與高鼎公司營業部經理陳培O，為原審認定之事實。又依被上訴人所提張璟O寄送電子郵件表之記載，似僅有張璟O以甲信箱將A、B、D檔案寄送至乙信箱、及以乙信箱將D檔案寄送至高鼎公司丙信箱之紀錄（見一審卷㈠第91頁、二審卷㈤第127頁）；另被上訴人所提電子郵件及LINE截圖，則係張璟O下載C、D檔案，以甲信箱寄送A、B、D檔案至乙信箱，以乙信箱寄送D檔案至丙信箱，及將B檔案部分內容以LINE截圖傳與陳培德（見一審卷㈢第83、151、199頁即原證16、17、20第1至4頁）。果爾，卷內似無張璟O寄送A、C檔案至高鼎公司信箱或人員之紀錄。原審認張璟O將系爭檔案均洩漏或交付上訴人，並有使用或洩漏他人之危險，已有疏略。另被上訴人於107年1月3日以律師函請求上訴人停止侵害營業秘密，經高鼎公司以同年月9日委請律師回函謂：「檢調機關業已對張君（即張璟O）進行搜索扣押，惟該經扣押之資訊是否確為中華化工公司之營業秘密，尚有爭議…且上揭資訊對本公司並無任何實益，本公司業已刪除…」等語（見一審卷㈠第307至313頁），高鼎公司似僅謂其刪除經檢察官扣押之檔案，似非自承持有系爭檔案全部。則系爭檔案是否均經檢察官搜索扣押？高鼎公司於上開函文中所述經搜索扣押之檔案為何檔案？高鼎公司究刪除何檔案？攸關系爭檔案是否均為高鼎公司持有，及是否經其刪除？暨被上訴人得否請求排除侵害及排除之範圍，自非無究明之必要。原審就此均未詳予調查審認，徒以上開證據，認系爭檔案均已轉寄至丙信箱，並進入高鼎公司之實力支配範圍，現仍為該公司所持有，自屬速斷。
次按證人經兩造同意者，雖得於法院外以書狀為陳述，惟應具結，並將結文附於書狀，經公證人認證後提出，此觀民事訴訟法第305條第3項及第6項規定自明。而當事人提出之私文書，縱屬真正，亦僅有形式之證據力，至其實質證據力之有無，則應由法院調查審認。查原審以訴外人林水O出具系爭聲明書，記載高鼎公司董事長即上訴人林棋O找張璟O至該公司任職，據以認定張璟O於自被上訴人離職前，所重製、寄送之系爭檔案，係為供上訴人使用，進而認林棋O亦持有系爭檔案。惟上訴人一再抗辯：林水O系爭聲明書與事實不合，其未到庭作證，不具實質上證據力等語（見二審卷㈠第216頁、卷㈡第104、105頁、卷㈢第282頁）；且公司法定代理人之自然人人格與公司法人格並非同一，則得否以系爭聲明書認林棋O亦持有系爭檔案，非無詳加研求之必要。原審就此未予調查，亦未說明不調查之理由，逕以系爭聲明書認林棋O持有系爭檔案，不無可議。
末查張璟O已於109年5月8日自高鼎公司離職，似為兩造所不爭（見二審卷㈡第363頁），原審認張璟O現仍任職於高鼎公司，自得使用系爭檔案，並有交付及洩漏與他人之危險，進而認被上訴人有請求防止上訴人侵害系爭檔案之必要，並有可議。
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