整理：吳尚昆
本週掃描8則智財判決
1.商標善意先使用應附加區別標示為適當？
2.芋頭酥的外觀及內餡是否受著作權保護？
3.團隊創作參賽，成員分別出具聲明書，有無侵害著作人格權？
4.共同著作人得如何利用著作？
5.著名商標的判斷？
6.原創性證據的提出與判斷？
7.著作權預防侵害請求的必要性判斷？
8.取得著作權的證據判斷？
1.【裁判案由】排除侵害商標權行為
智慧財產及商業法院111年度民商上字第5號民事判決
要旨：
查系爭商標之註冊申請日均為105年5月5日，此有系爭商標詳細報表資料可參（原審卷一第459至465頁）。被上訴人在前揭註冊申請日前即至少在103年10月29日已使用「Speedmoto」於網路賣場經營銷售汽機車零組件等周邊商品乙節，業經被上訴人提出標示「Speedmoto」露天拍賣網頁（原審卷二第443、453、457、461頁），其上顯示「加入會員時間：（西元）2014-10-29」、「上架時間：2015-8-19」，並有買家評價日期顯示「2015-8-29」、「2015/10/08」，及蝦皮網站回覆之電子郵件（本院上字卷一第363頁），表示「帳號Speedmoto註冊時間2016/3/19」等內容，均早於上訴人之系爭商標註冊申請日，可認在系爭商標註冊申請日前，被上訴人已於網路個人賣場使用「Speedmoto」於與系爭商標相同或類似之商品或服務，且之後亦未擴大其使用範圍，應符合商標法第36條第1項第3款善意使用之要件。
審酌本件兩造均為網路銷售汽機車周邊商品之經營者，分別使用系爭商標或「Speedmoto」之字樣及比例、兩造於網路賣場使用商標之實際情況，認被上訴人於網路賣場網頁使用「Speedmoto」於其原使用之商品或服務時，應於同一網頁附加「本商品或服務與『Supamoto』無關」字樣之區別標示，始足以讓消費者在客觀上得以區別二者商品或服務非屬同一來源，亦不致誤認為不同來源但有所關聯，應屬適當之標示方式。
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2.【裁判案由】侵害著作權有關財產權爭議等
智慧財產及商業法院110年度民著上字第5號民事判決
要旨：
上訴人主張「阿聰師小芋仔」外觀造型及內層剖面為其於105年創作之美術著作，並稱將市面上每一顆「阿聰師的小芋仔」產品拿來剖開之剖面，均為其享有著作權之美術著作云云（見原審卷第303至305頁），惟查「阿聰師小芋仔」內餡由內而外之黃、白、紫分層堆疊之顏色，乃蛋黃、麻糬、芋泥餡料本來的顏色，芋頭酥之內層剖面難謂係「以美術技巧而表現思想或感情」之創作，並非著作權法所保護之「美術著作」。且將多種餡料層層堆疊作為糕餅內餡，為市面上糕餅類食品常見之形式，例如水果千層蛋糕、蛋黃豆沙月餅、抹茶紅豆大福、拿破崙派等。被上訴人立祥食品行於99年之前推出之「芋凰酥」產品，其內餡也是以芋頭、蛋黃、麻糬等餡料堆疊而成，有其提出之產品照片、SGS99年、103年、105年檢驗報告、銷貨單在卷可稽（見本院卷一第436-444頁、本院卷二第17-27頁），故多層餡料堆疊之糕餅內層剖面，並不具獨特性，且糕餅內包入多層餡料屬於一種「思想」或「概念」，並非著作權法所保護之客體。「阿聰師小芋仔」之外觀係呈現完整小芋頭造型（見上訴人提出之媒體報導資料，見本院卷一第244、258頁），也難認為係「以美術技巧而表現思想或感情」之創作，又將芋頭酥作成芋頭之造型，猶如將香蕉蛋糕做成香蕉之造型，將壽桃作成桃子之造型一樣，屬於一種「思想」或「概念」，而非著作權法保護之「表達」，不得由上訴人所獨占。吳聰朝雖提出「阿聰師小芋仔」之「外觀造型」於2018年取得中國大陸外觀設計專利之資料（見本院卷一第406-408頁中國國家知識產權外觀設計專利證書），惟查，中國大陸外觀設計專利之審查係採形式審查，並未經實體審查（見本院卷二第29頁資料），且智慧財產權之取得係採屬地主義原則，吳聰朝縱使以「阿聰師小芋仔」之「外觀造型」在中國大陸取得外觀設計專利，仍無從作為該「外觀造型」符合我國著作權法所保護之美術著作之有利論據。
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3.【裁判案由】侵害著作權有關人格權爭議等
智慧財產及商業法院111年度民著訴字第66號民事判決
要旨：
兩造以系爭專題參與2021臺灣國際學生創意大賽之決賽時，因對於參賽前約定簽署之協議書內容迭有爭執，而未能達成獎金分配、系爭專題作品使用方式之協議，導致團隊對於原告是否報名參與該決賽乙事實無共識，且原告亦未提出簽名授權使用參賽之相關資料，則被告為參與上開比賽之決賽，而尋求主辦單位解決方式，並依主辦單位建議方式出具該聲明書，且於聲明書載明兩造無法達成共識，原告又未能提出參與決賽資料而導致團隊無法報名等情，核與上開事實無違，是原告據此主張被告出具上開聲明書之行為，侵害原告就系爭專題之姓名表示權，難認有理。況查，原告於110年9月18日寄發關於系爭專題決選資料補件之電子郵件與2021臺灣國際學生創意大賽主辦單位，內容包含原告個人半身照片、學生證、畢業證書、身分證、著作授權同意書等附件檔案，而經主辦單位於110年9月22日回覆其收受該資料，並確認其參賽資格等情，此有原告所提出之電子郵件等件在卷可佐（見北院卷第63頁），益徵原告即使未與被告取得協議書內容之共識，仍得自行向主辦單位提出相關資料報名參與決賽，然經被告一再於群組內告知報名截止日期，原告仍遲未向主辦單位提出，是被告以主辦單位前開建議方式簽立上開聲明書，實非屬侵害原告就系爭專題姓名表示權之不法行為。
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4.【裁判案由】侵害著作權有關財產權爭議等
智慧財產及商業法院111年度民著上字第15號民事判決
要旨：
參酌兩造於108年6月14日至18日、6月22日之對話紀錄（前揭刑案偵查卷第31至55頁、第59至61頁），可知上訴人協助被上訴人編輯系爭寫真檔案時，即知悉被上訴人欲盡快拿到編輯完成之檔案並出版寫真書，然被上訴人於同年6月22日送印系爭寫真書時，發現寫真書列印之材質問題而取消列印訂單等情，足見上訴人明知編輯系爭寫真檔案之目的係為出版列印寫真書，且當時有同意被上訴人可以使用兩人共同編輯之系爭寫真檔案送印。雖兩造事後因故未再聯絡，被上訴人嗣因無法登入上訴人提供之健豪公司排版系統會員帳號列印，而自行於同年8月2日以其他會員帳號送印，然被上訴人既為系爭寫真檔案之共同著作人，且上訴人前於同年6月22日即已同意被上訴人持兩人共同創作之系爭寫真檔案列印寫真書，嗣於被上訴人自行送印寫真書之前亦無表示任何反對之意思（原審卷第320頁），則被上訴人於此情形下利用系爭寫真檔案送印寫真書而行使重製權，並未違反上訴人共同創作之意思，亦符合兩造共同編輯系爭寫真檔案之目的，難認有何侵害上訴人著作財產權之情形。
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5.【裁判案由】侵害商標權有關財產權爭議
智慧財產及商業法院111年度民商上字第11號民事判決
要旨：
上訴人於我國各地設有多家門市，於網路上亦設有相關網站，且曾多次參加公益活動及商品展覽，並獲選為百大品牌，惟其長年建立之信譽均在鞋、靴領域(系爭商標3、5，第41類)，或服飾類商品(系爭商標6，第25類)，縱認其為相關消費者所熟知，亦在前揭類別內，尚不足以認為有跨越不同領域之情形。而系爭產品係使用在第12類之輪胎，與系爭商標3、5、6指定使用之類別迥然有別，彼此銷售管道不同，訴求之消費族群亦無重疊，自無可能在不同領域之消費者間產生減損識別性。又系爭產品為交通運輸用品，著重安全性，被上訴人之銷售行為亦未見有貶抑系爭商標情形，自亦無減損系爭商標3、5、6之信譽可言。
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6.【裁判案由】侵害著作權有關財產權爭議等
智慧財產及商業法院111年度民著訴字第25號民事判決
要旨：
⑴、原告提出原證1、新原證1主張其為據爭著作1之著作權人，並以原證33第2頁藍框處佐證原證1（本院卷二第212頁），惟觀諸原證33第2頁藍框處本身模糊不清無法辨識（本院卷二第199頁），其上亦無日期或作者之記載，無法與原證1及新原證1相互比對勾稽。另原證1及新原證1其上固有標示「建築設計作品：【歷史博物館】原創者：游景彬（1994年/東京）」等情（本院卷一第39頁、本院卷二第189頁），惟此二者實係同一，且為原告自行提出，無從僅以上開標示為其有利之認定。再者，原告既主張據爭著作1為其創作之建築模型，然迄至本院辯論終結前未見原告提出據爭著作1之建築模型之完整設計圖及該模型實體，原告復於本院準備程序時自承建築模型已銷毀，僅有原證1及新原證1，且除原證33以外無其他證據等語（本院卷二第216頁、第212至213頁），是依原告所舉之上開事證，本院無從認定據爭著作1為其創作。
被告姚仁喜辯稱系爭著作為其之獨立創作，外觀與原告主張之據爭著作截然不相同，不構成實質相似，非重製或改作他人著作等語，經查，被告姚仁喜於著手於系爭著作即故宮南院的本體博物館設計時，係以代表中國書法中「濃墨」、「飛白」、「渲染」三種筆法為設計理念，發想為由三座流線型量體交織而成的博物館建築（被證4，被告姚仁喜手稿；被證5，被告官網就建築作品之介紹；被證6，建築師雜誌，西元2016年8月，本院卷一第429頁、第431頁、第433至435頁），上開各具特色的「濃墨」、「飛白」、「渲染」筆法具有不同的功能且對應不同的博物館空間，有被告姚仁喜、大元事務所提出之設計理念設計稿附卷可稽（被證21，本院卷二第103至116頁、第479頁），此與原告所主張據爭著作係以主雙圓構成之形態（本院卷二第162至163頁）及以古代三國、隋唐為主題之設計理念顯然迥異（本院卷二第88至89頁、第223至230頁），是以被告姚仁喜就系爭著作之設計意念、型態與原告所主張之據爭著作明顯不同，至為明確。再者，依原告所提出之證據尚不能認定據爭著作為其創作，業如前述，況原告就據爭著作所指述相似之建築設計部分，即弧形外觀、大廳樓梯，早已多見於其他國際建築作品中，為建築界廣泛運用之基本元素，自難僅憑部分廣泛運用之建築設計而逕認系爭著作與據爭著作實質近似。
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7.【裁判案由】排除侵害著作權行為
智慧財產及商業法院111年度民著訴字第40號民事判決
要旨：
查原告為系爭視聽著作在我國境內之專屬被授權人，業如前述，對於侵害原告之專有重製權、公開傳輸權之權利者，自得以著作權人之地位，以訴訟行使排除侵害之權利。被告雖以系爭頻道之系爭視聽著作皆為電影上映前，由電影片商以電子郵件提供之宣傳素材，配合電影片商宣傳活動，有發行商以電子郵件寄送之宣傳素材，被告事後未再上傳，系爭視聽著作僅留存系爭頻道供網友查詢等語，原告就該部分之系爭視聽著作曾授權被告於系爭頻道公開傳輸，原告嗣後雖未再授權，被告亦未再上傳，已無侵權等語置辯，惟查，縱認原告就部分之系爭視聽著作曾授權被告於系爭頻道公開傳輸，惟被告亦不否認此係配合電影片商之宣傳活動，兩造並未約定被告於系爭頻道得持續公開傳輸系爭視聽著作，況被告亦未於電影宣傳活動後確認系爭視聽著作，包括系爭視聽著作之花絮、預告片等，原權利人是否同意其仍留存於系爭頻道，或原權利人是否已專屬授權予他人之情形，是被告系爭頻道能否繼續公開傳輸系爭視聽著作，已非無疑。再者，本件原告先向YouTube平台提出檢舉，進而提起本件訴訟等情，堪認原告不同意被告於系爭頻道公開傳輸系爭視聽著作甚明，是以，被告未經原告同意或授權，公開傳輸系爭視聽著作於系爭頻道，自有侵害原告系爭視聽著作公開傳輸之著作財產權，準此，原告依著作權法第84條請求排除或防止被告侵害系爭視聽著作，即屬有據，應予准許。
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8.【裁判案由】侵害著作權有關財產權爭議
智慧財產及商業法院110年度民著訴字第57號民事判決
要旨：
查原告就系爭著作以其與著作人所簽訂之著作權授權讓與證明書主張其得提起本件訴訟外，部分著作則以ISBN之記載主張其為該著作之著作權人，被告則以系爭著作中有103本著作係以ISBN為證據，不能證明原告有取得著作權等語置辯，惟查，ISBN係指國際標準書號，為因應圖書出版、管理需要，且便於國際間出版品交流與統計所發展的國際統一編號制度，由一組冠有ISBN代號13位數碼所組成，用以識別出版品所屬國別地區（語言）、出版機構、書名、版本及裝訂方式，並非著作權人之證明，亦無從證明著作人與出版機構間之授權關係，更遑論是作為取得著作財產權或專屬授權之證明，原告徒以ISBN為其取得系爭著作其中103本著作之著作權人之證明，難認有據。至於其他著作中，或有書名未定，或僅為出版授權契約，或有以給付全部款項或權利價金後始取得著作財產權之約定，原告就此部分復未提出其他證據證明，是以，原告主張其就系爭著作均已取得著作財產權，尚非無疑。
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