作者：劉永沛（上海交通大學凱原法學院）
一、問題
本文以一個經過複雜程序的外觀設計專利侵權案為研究對象，探討外觀設計專利的侵權判定的原理與實踐。同時，也附帶討論了外觀設計的概念，以及完善外觀設計專利制度的一些可能性。
二、訴訟史
（一）起訴
2003年11月24日，本田技研工業株式會社（簡稱本田株式會社）向北京市高級人民法院（簡稱北京高院）起訴石家莊雙環汽車股份有限公司（簡稱雙環股份公司）及旭陽恆興公司，稱兩被告銷售的被訴侵權產品侵犯了其ZL01302609.7號（汽車後保險槓）、ZL01302610.0號（汽車前保險槓）、ZL01319523.9號（名稱「汽車」，簡稱涉案專利）三項專利權，請求法院判令兩被告賠償其經濟損失1億元人民幣及合理費用，其中對涉案專利的賠償請求為8000萬元人民幣。
2004年6月24日，最高人民法院（簡稱最高法院）作出（2004）民三他字第4號《關於本田技研株式會社與石家莊雙環汽車股份有限公司、北京旭陽恆興經貿有限公司專利糾紛案件指定管轄的通知》，將北京高院受理的前述案件中有關涉案專利（「汽車」）的糾紛，指定由河北省石家莊市中級人民法院（簡稱石家莊中院）審理。
2011年6月22日，本田株式會社向石家莊中院申請撤訴。2011年6月30日，石家莊中院作出（2011）石民五初字第00143號民事裁定，准許本田株式會社撤回起訴。
嗣後，本田株式會社將請求賠償的數額增加到34857.04萬元，向河北省高級人民法院（簡稱原審法院）提起本案訴訟。2011年9月9日，原審法院立案受理。
2013年4月1日，經本田株式會社申請並經原審法院准許，追加石家莊雙環汽車股份有限公司（簡稱雙環股份公司）、石家莊雙環新能源汽車有限公司（簡稱雙環新能源公司）為本案被告。
2013年8月5日，一審開庭時本田株式會社明確了合理費用的數額為588.959532萬元。最後的訴訟請求為請求原審法院判令：三被告停止侵權；雙環股份公司賠償其損失34857.04萬元，賠償其為此訴訟所支出的一切費用（包括但不限於律師費）588.959532萬元；判令雙環有限公司和雙環新能源公司承擔連帶賠償責任。
（二）一審
2014年2月19日，原審法院作出（2012）冀民三初字第2號民事判決（簡稱原審判決），判定侵權不成立，駁回本田株式會社的訴訟請求。一審案件受理費181.41萬元，由原告本田技研工業株式會社負擔。本田株式會社不服原審判決，向最高法院提起上訴。
（三）二審
2015年7月23日，最高法院作出（2014）民三終字第8號民事判決（簡稱二審判決），判定侵權不成立，維持原審判決。二審案件受理費181.41萬元，由本田技研工業株式會社負擔。
三、事實
（一）涉案專利（「汽車」）
涉案專利為外觀設計專利，名稱為「汽車」，專利號為01319523.9，專利權人為本田株式會社，申請日為2001年5月30日，授權公告日為2002年2月13日。涉案專利的圖片如下：
涉案專利曾被專利復審委員會作出的第8105號無效決定（簡稱第8105號決定）宣告無效。第8105號決定認為：
將涉案專利與日本國外觀設計公報JP1004783（簡稱證據1）進行比較可以看出，兩者的汽車各組成部分的形狀以及相互之間的比例關係基本相同，整體視覺形狀和設計風格基本相同。雖然涉案專利與證據1在外觀上存在若干細部差別，但上述區別均屬於局部的差別。根據整體觀察、綜合判斷的原則，對於汽車的整體視覺形狀和風格來說，屬於較細微的差別，不足以使普通消費者產生明顯不同的視覺效果而將兩者認定為具有不同款式的產品，而兩者的主體部分的相同之處卻使普通消費者易於將兩者混同。
第8105號決定隨後被一、二審法院的行政判決維持，被最高法院的（2010）行提字第3號行政判決撤銷。最高法院認為：
涉案專利所示汽車的外觀設計與證據1所示汽車的外觀設計相比，在前大燈、霧燈、前護板、格柵、側面車窗、後組合燈、後保險槓、車頂輪廓等裝飾性較強部位均存在差別。特別是，涉案專利的汽車前大燈採用近似三角形的不規則四邊形設計，配合帶有小護牙的倒U形的前護板和中間帶有橫條的格柵；汽車側面後車窗採用不規則四邊形設計，且後窗玻璃與後組合燈之間由窗框所分離，配合車身上部與下部的平滑過渡；汽車後面採用後組合燈從車頂附近開始，一直延伸至後保險槓翹起部的「上窄下寬」的柱形燈設計，配合帶有護牙的U形後保險槓，都比較突出、醒目，具有較強的視覺衝擊力。顯然，這些差別對於本案訴爭類型汽車的一般消費者而言是顯而易見的，足以使其將涉案專利圖片所示汽車外觀設計與證據1所示汽車外觀設計的整體視覺效果區別開來。因此，上述差別對於涉案專利與證據1汽車外觀設計的整體視覺效果具有顯著的影響，二者不屬於近似的外觀設計。
（二）相關專利（「前保險槓」）
專利號為ZL01302610.0，名稱為「汽車保險槓」，權利人為本田株式會社，申請日為2001年2月1日，授權公告日為2001年11月28日，其圖形如下：
北京高院在審理本田株式會社訴雙環股份公司侵害本專利的侵權訴訟中，作出（2010）高民終字第1746號民事判決，判定侵權成立。理由是：
被訴侵權的前保險槓產品與ZL01302610.0號專利相比，區別僅在於被訴侵權的前保險槓外觀設計上的倒「U」形框上有兩個小的凸起和凹陷，倒「U」形框與下護牙合圍成的進風口上設有5個縱向條隔板，而涉案專利沒有上述特徵；二者錐形凸塊的具體形狀不同，即ZL01302610.0號專利為近似半角錐狀、被訴侵權的前保險槓產品的外觀設計為近似半圓錐狀。通過整體觀察，兩者在整體視覺效果無實質差異，屬於近似的外觀設計。
（三）相關專利（「後保險槓」）
專利號為ZL01302609.7，名稱為「汽車保險槓」，權利人為本田株式會社，申請日為2001年2月1日，授權公告日為2001年10月3日，其圖形如下：
2006年3月29日，本田株式會社在本專利的無效宣告程序中陳述，應該僅考慮後保險槓的可見面對視覺效果的影響，保險槓的背面對外觀設計的近似性判決不具有影響。該案中的「產品」是「汽車用後保險槓」，其保護範圍應基於此來確定，而不是基於「汽車」來確定。
北京高院在審理本田株式會社訴雙環股份公司侵害本專利的侵權訴訟中，作出（2010）高民終字第2556號民事判決，判定侵權成立。理由是：
被訴侵權產品的後保險槓上的護板與後保險槓極易分離，不屬於後保險槓產品的必要部件。與ZL01302609.7號專利相比較，二者在錐形凸塊的具體形狀、側面觀察時的階台形狀和長條形槓在端處向後彎折處，呈現折線形狀的明顯程度及上述折線的可見數量等方面存在差異，但整體視覺效果上無實質差異，屬於近似的外觀設計。
（四）被訴侵權產品
2003年10月25日，11月1日本田株式會社通過公證購買方式，在北京市亞運村汽車交易市場、豐台區北京旭陽恆興經貿有限公司雙環專賣店（簡稱旭陽恆興公司）購買兩輛「雙環來寶 LAIBAO S-RV」汽車（簡稱被訴侵權產品），車架號分別為LGWCA2G6032000161（簡稱涉案汽車1）和NO.6032000242（簡稱涉案汽車2）。涉案汽車1的前保險槓處加裝有前護板，涉案汽車2的後保險槓處加裝有一塊雙層倒梯形護板。
該產品由雙環股份公司和雙環有限公司共同製造、銷售。2007年2月底，雙環股份公司、雙環有限公司停止生產、銷售被訴侵權產品。
本田株式會社未向原審法院提交被訴侵權產品的實物，只提供經過公證的實物照片。在庭審中，最高法院對被訴侵權產品進行了現場實物勘察。
（說明：1.由於查不到被訴侵權產品的照片，筆者從網路檢索了相關圖片，方便幫助讀者「理解」該產品。提請讀者注意，從時間上看，這些照片可能與被訴侵權產品是一致的，但並不代表一定與其相同。2.「主視圖」圖片來自「來寶SRV」，https://car.autohome.com.cn/pic/series-t/13.html。最後訪問時間2023年2月3日。由於汽車的對稱性，本汽車照片被鏡像，以方便對照比較。3.「左視圖」和「立體圖」兩圖片來自「6月16日05款雙環SRV上市 兩驅售8.78萬元」，http://auto.sina.com.cn/news/2005-06-16/1118122495.shtml。最後訪問時間2023年2月3日。——筆者注）
四、法院說理
（一）原審法院
原審法院審理了本案是否過訴訟時效以及被訴侵權產品與涉案專利是否近似兩個問題。
1.訴訟時效
原審法院認為，本田株式會社2003年11月24日提起侵害涉案專利之訴，在2011年6月該案撤訴，於2011年9月提起本案訴訟，未超過2年的訴訟時效。雖然撤訴前後兩案的請求賠償額不同，但皆屬於同一侵權行為產生的同一債權。根據《最高人民法院關於審理民事案件適用訴訟時效制度若干問題的規定》第十一條的規定，「權利人對同一債權中的部分債權主張權利，訴訟時效中斷的效力及於剩餘債權」，新增加的賠償請求數額也未超過訴訟時效。
2.侵權判定
法律適用。原審法院對本案適用2000年修訂的專利法。
比對主體。侵權判定以侵權比對的結果作出，而比對以一般消費者的視角進行。原審法院認為，媒體刊登文章和評論的作者、汽車發燒友、專家不屬於「一般消費者」，故其專業評價不予採用。
比對對象。由於本田株式會社未提交被訴侵權產品，僅提交經公證過的被訴侵權產品照片，雙環股份公司等也不持異議。故原審法院把該照片與涉案專利圖片進行比對。比對從主視圖、側視圖及後視圖三個方向對汽車進行觀察。其他角度因為一般消費者平時不容易注意到，故其他地方不作為比對的範圍。（說明：根據涉案專利文獻，判決書中的視圖名稱有誤，因為專利文獻中並不存在「正視圖」和「側視圖」，後視圖也與被訴侵權產品的「後視圖」不一樣，比對要以專利文獻的記載為準，故根據專利文獻，把判決書中的「正視圖」修正為「主視圖」，把「側視圖」修正為「主視圖」，把「後視圖」修正為「左視圖」。——筆者注）
比對方法。遵照整體觀察、綜合判斷的原則，原審法院首先從整體上進行比對，認為二者之間有四點顯著不同：
除此整體差異外，原審法院又對三個視圖分別進行了對比，有諸多不同：
經過侵權比對，原審法院認為，被訴侵權產品未落入涉案專利權保護範圍，雙環股份公司的行為不構成侵權，三被告不應承擔責任。
（二）最高法院
最高法院主要審理了侵權判定問題。具體分為如下幾個方面：原審判決依據被訴侵權產品的照片與外觀設計專利產品的圖片進行二維比對，該對比方法是否錯誤；原審判決比對的被訴侵權產品是整體汽車的外觀設計，比對對象是否錯誤；原審判決有關前、後保險槓部位的判定，與已經審結的侵害前、後保險槓外觀設計專利權案件是否相衝突；原審判決沒有採納相關媒體評論和專家論證會對於外觀設計專利侵權的結論，判斷的主體是否錯誤；被訴侵權產品與涉案專利是否近似。
1.比對方法
外觀設計專利權的保護範圍由專利文獻中記載的圖片或照片中產品的外觀設計確定。侵權比對中，可以比對被訴侵權產品實物本身，也可以比對該實物的照片。最高法院認為：
根據專利法的規定，外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準。外觀設計專利侵權的比對，應當以授權公告中表示該外觀設計的圖片或者照片與被訴侵權外觀設計的實物進行對比，判斷兩者的外觀設計是否相同或近似。當實物的照片真實反映了物體的客觀情況，將照片中反映的外觀設計與授權專利的圖片或者照片中的外觀設計進行比對，是授權確權或者侵權糾紛中，認定在先設計或者被訴侵權產品外觀設計常用的操作方法。本案在原審審理過程中，法院所確定的對比客體是本田株式會社自行提交，並經雙環股份公司認可的被訴侵權產品的照片，各方對提交的照片均無異議。被訴侵權產品是雙環有限公司實際生產銷售的產品。本田株式會社作為本案侵權之訴的原告，在提起本案訴訟時，亦未向原審法院提交實物。原審法院以本田株式會社提交的圖片作為比對對象，審查是否與涉案專利相同或近似，並無不當之處。本田株式會社上訴稱，其所提交的照片不能作為比對對象，照片是中心投影圖，存在反映的產品外觀與實際產品有「近大遠小」的透視變形效應，導致了圖片反映的外觀設計已變形。二審庭審中，本院對被訴侵權產品進行了現場勘查。本田株式會社提交的照片反映的實物與現場勘驗的結果對比，並不存在明顯的視覺差異。本田株式會社上訴主張，原審法院比對對象存在錯誤的理由，本院不予支持。
2.比對對象
最高法院認為，比對的被訴侵權產品，應該以使用狀態為準，而且是以產品的整體為準，不可以把使用狀態中的一些零部件拆除後進行比對：
外觀設計專利侵權糾紛中用於對比判斷的被訴侵權設計，是以生產、銷售的被訴侵權產品為載體，見著於一般消費者，被一般消費者所可視的外觀設計。外觀設計專利侵權判斷採用的整體觀察，綜合判斷的標準，也是指在產品正常使用狀態下的可視整體外觀，不應當將產品整體予以拆分、改變原使用狀態後，對產品的部分外觀設計進行對比。本案被訴侵權產品的外觀設計是銷售商銷售其產品時，產品所呈現給一般消費者整體可視的外觀設計，是在產品正常使用狀態下的外觀設計。儘管涉案專利的側視圖沒有裝後備胎，但在涉案專利的後視圖中汽車標示裝有後備胎。因此，可以推定涉案專利的保護範圍包括車尾部裝有後備胎的情形。本田株式會社主張被訴侵權產品安裝的前、後保險槓護板、行李架橫桿、導流板等涉案專利圖片中不涉及的部件均為選裝件，應當拆除上述選裝件後與涉案專利進行比對，不應當將這些額外的設計特徵納入到被訴侵權產品的外觀設計。本院認為，首先，本田株式會社並沒有證據證明，銷售的被訴侵權產品中不包括汽車頂部的行李架橫桿、導流板、前、後保險槓護板等所謂的選裝件。其次，對上述所謂選裝件的拆除會影響產品性能的正常使用。將導流板拆除後，會直接破壞其上連接的高位剎車燈，影響車輛的安全行駛。因此，將上述所謂的選裝件進行拆除，不僅會改變產品銷售時的外觀形態，而且，所呈現的外觀不是一般消費者在購買後，正常使用下所觀察到的外觀設計，而是在產品組裝時呈現的外觀狀態。在進行外觀設計專利侵權認定的比對時，應當將實際生產銷售的汽車產品的整體作為比對對象，不應當將行李架橫桿、導流板及前、後保險槓護板等設計特徵進行拆除分解後再進行比對。本田株式會社關於原審法院將銷售的整車作為被訴侵權產品進行比對，比對對象存在錯誤的上訴理由，本院不予支持。
3.本案與在先判決的衝突
最高法院認為，本案的權利基礎是汽車整體，在先判決的權利基礎是作為零部件的汽車保險槓，在先判決有關零部件之間的近似，不意味著汽車整體的近似，二者之間不存在衝突：
本田株式會社作為專利權人曾對雙環股份公司提起侵害其ZL01302610.0號、ZL01302609.7號保險槓外觀設計專利之訴。北京市高級人民法院作出（2010）高民終字第1746號、（2010）高民終字第2556號民事判決確認，雙環股份公司製造、銷售的前、後保險槓產品落入ZL01302610.0號、ZL01302609.7號專利權保護範圍，因此承擔侵權責任。本案中，本田株式會社是以整車的外觀設計專利提起訴訟，進行侵權比對時，應以被訴侵權產品銷售、使用時的整體外觀設計為觀察比對對象。如前所述，不應將被訴侵權產品整車銷售時已存在的前、後保險槓護板拆下後，再進行產品外觀設計的整體比對。汽車保險槓作為整車的部件，在被訴侵害保險槓外觀設計專利權時，可以以零部件單獨銷售時的狀態進行侵權比對，故與本案的比對方法及對象均不矛盾，本田株式會社相關的上訴理由，本院不予支持。
4.判斷主體
最高法院認為，要以擬制的「一般消費者」標準進行近似性判斷，而不能以專業人士甚至專家的視角判斷：
侵害外觀設計專利權糾紛中的近似性判斷，應當基於一般消費者的知識水平和認知能力，根據外觀設計的全部設計特徵，以外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷。一般消費者是指對授權外觀設計的相關設計狀況具有常識性瞭解，並且對不同外觀設計之間在形狀、圖案、色彩上的差別具有分辨力的人，但其通常不會注意到形狀、圖案、色彩的微小變化。一般消費者是法律虛擬的一個概念，其所具有的「常識性瞭解」與一般的汽車發燒友並不一致，而且，就本田株式會社所述廣州日報、羊城晚報、京華時報等媒體報道來看，均是以本田汽車產品作為評判參照物，而不是以涉案專利。原審法院未將本田株式會社提交的各類媒體刊登的文章、評論、汽車發燒友的評論以及《關於本田技研株式會社訴石家莊雙環汽車股份有限公司外觀設計侵犯專利權糾紛案專家論證意見》作為一般消費者的認知進行判斷，並不存在不當之處。
5.近似性判斷
最高法院在侵權比對中，首先列出了相同的設計特點。認為二者皆是「運動型休閒車」，以下部分是被訴侵權產品與涉案專利相同的設計：
（1）梯形擋風玻璃、發動機蓋的基本形狀和大小；
（2）前大燈、霧燈和倒車鏡的位置佈局；
（3）車身的上部和下部的圓滑過渡；
（4）產品側面採用三窗、兩門的設計；
（5）側面三個車窗的中間車窗呈一邊近似直角、另一邊為折線的不規則梯形，後車窗呈不規則的四邊形；
（6）兩車窗之間具有寬柱；
（7）產品後部從腰線向上方向大致為梯形，向下方向略顯倒梯形；
（8）後箱門把手為橫拉式，在中央橫向帶有層差階梯感，其下方部分具有車牌凹部。
其次，最高法院進行整體觀察，認為二者汽車三倉（機倉、座倉、貨倉）比例從整體上看有區別，涉案專利三倉重心向後，被訴侵權產品三倉重心分散。具體認定理由如下：
認定外觀設計是否相同或者近似，應當根據授權外觀設計、被訴侵權設計的設計特徵，以外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷。在以一般消費者的角度對兩者進行比較後，判斷確定的區別設計特徵是否對整體視覺效果具有顯著的影響時，產品使用時容易看到的部位的設計變化相對於不容易看到或者看不到的部位的設計變化，通常對整體視覺效果更具有顯著影響。本案中，汽車的機倉、座倉以及貨倉的佈局、前、後保險槓以及汽車前臉、尾部和頂部均為容易被直接觀察到的部位。對應涉案專利的相應部位，被訴侵權產品在機倉、座倉以及貨倉的比例分配上存在區別。被訴侵權產品的後車門向後輪一側含門把手位置，門線在後輪胎前側。涉案專利相應的位置，後車門向後輪一側含門把手位置，門線接近後輪胎中間。該區別在視覺上造成涉案專利的座倉、貨倉集合在後車輪上部，三倉重心向後；而被訴侵權產品的座倉、貨倉以後車輪為界，三倉重心分散。
再次，最高法院從設計特徵的角度進行比對。在確定哪些是設計特徵時，最高法院把專利無效行政訴訟中據以維持涉案專利有效的區別設計特徵前大燈、霧燈、前護板、格柵、側面車窗、後組合燈、後保險槓、車頂輪廓作為設計特徵。因為這些特徵正是最高人民法院（2010）行提字第3號行政判決的基礎，在專利侵權訴訟中應該用來確定專利的保護範圍：
本田株式會社在涉案專利權無效宣告請求審查程序中，其所主張並由最高人民法院（2010）行提字第3號行政判決所確認的，與對比設計存在顯著外觀差異的部位為：前大燈、霧燈、前護板、格柵、側面車窗、後組合燈、後保險槓、車頂輪廓。正是基於上述設計特徵，涉案專利在證據1基礎上，對前大燈、霧燈、前護板、格柵、側面車窗、後組合燈、後保險槓、車頂輪廓部位作出了新的設計，（2010）行提字第3號行政判決才權衡上述設計特徵對整體視覺效果的影響，撤銷了第8105號無效決定，維持了涉案專利權的有效性。根據《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十一條第二款第二項的規定，授權外觀設計區別於現有設計的設計特徵相對於授權外觀設計的其他設計特徵，通常對外觀設計的整體視覺效果更具有影響。因此，上述（2010）行提字第3號行政判決所認定存在顯著的外觀差異的部位在本案的侵權糾紛中亦應重點考慮。
具體的比對表如下：
經過設計特徵的比對，最高法院認為，「由於被訴侵權產品的設計特徵與涉案專利的設計特徵在汽車三倉的比例分配及前大燈、霧燈、前護板、格柵、車頂輪廓等部位存在的不同設計特徵及其組合後形成的視覺差異，對兩者的整體外觀產生了顯著影響，足以使一般消費者將兩者區別開來。」因此認定被訴侵權產品未落入涉案專利權保護範圍，被訴行為不構成侵權，也就沒有再評述侵權責任的必要。
五、評述
（一）專利侵權訴訟程序的複雜性
對一個經歷了12年的訴訟，有太多可以言說的內容。時間的流逝中，管轄、確權和侵權程序的交織、侵權之訴與確認不侵權之訴的對壘、判決間的衝突、侵權判定標準的游移，都構成了這個訴訟的各種張力，值得詳加解說，作為研習的案例。
1.時間軸
本案的大事記，可製作成如下時間軸。其中間列是時間，左邊列是原告的行動，右邊是被告的行動。有灰色背景的部分，是有關涉案專利權屬的部分。另外，本案有兩條主線，一條是關於專利權屬的部分，審理機關置於左列；另一條主第是關於專利侵權的部分，審理機關置於右側。根據本表，對照時間發生的先後，方便理清本案的脈絡。
2.專利確權之訴
原告本田株式會社在2001年5月30日申請涉案專利，並在2002年2月13日獲得授權。
因為受到原告侵權警告信（2003年9月18日至10月8日）的潛在威脅，以及受到了原告專利侵權之訴（2003年11月24日）的實際威脅，2003年12月24日，雙環股份公司、河北新凱汽車製造有限公司（簡稱旭陽恆興公司）向專利復審委員會提出涉案專利權無效宣告申請，專利復審委員會予以受理。這是被訴侵權人的常規做法。
2006年3月6日，專利復審委員會作出第8105號無效宣告請求審查決定（簡稱第8105號無效決定），宣告涉案專利權無效。本田株式會社不服第8105號無效決定，提起行政訴訟。
2006年12月25日，北京市第一中級人民法院於作出（2006）一中行初字第779號行政判決，判決維持第8105號無效決定。本田株式會社不服該行政判決，向北京高院提起上訴。
2007年9月28日，北京高院作出（2007）高行終字第274號行政判決，駁回本田株式會社上訴，維持原判。本田株式會社該行政判決，向最高法院申請再審。
2010年2月4日，最高人民法院作出（2008）行監字第43-1號行政裁定，裁定提審北京高院作出的（2007）高行終字第274號行政判決，再審期間中止原判決的執行。
2010年11月26日，最高法院作出（2010）行提字第3號行政判決，撤銷（2007）高行終字第274號行政判決、撤銷第8105號無效決定。
經過7年的時間，涉案專利起死回生，最終被維持有效。這中間的跌宕起伏，與專利侵權之訴之間，互相嵌套，使本案的審理程序尤其複雜。
3.確認不侵犯專利權之訴
因為受到原告侵權警告信（2003年9月18日至10月8日）的潛在威脅，2003年10月6日，雙環股份公司向石家莊中院起訴本田株式會社，提起確認不侵犯涉案專利權之訴。這也是被訴侵權人的一種訴訟策略，目的是為了盡早解除侵權威脅，如果該訴獲得勝訴，可以及時進行商業活動，並解除合作者的擔憂。（後來，該案與本案的涉案專利的侵權之訴一起合併審理。）
2003年11月10日，雙環股份公司向石家莊中院提出增加訴訟請求，要求一並確認其不侵害本田株式會社ZL01302610.0號（汽車前保險槓）以及ZL01302609.7號（汽車後保險槓）外觀設計專利權。（後來，該兩案被移送到北京高院與涉及該兩專利的侵權案一起合併審理。）
4.專利侵權之訴
2003年11月24日，本田株式會社向北京高院提起訴訟，稱雙環股份公司及旭陽恆興公司兩被告銷售的被訴侵權產品侵犯了其ZL01319523.9號（汽車，簡稱涉案專利）、ZL01302610.0號（汽車前保險槓）、ZL01302609.7號（汽車後保險槓）三項外觀設計專利權，請求法院判令兩被告賠償其經濟損失1億元及合理費用，其中對涉案專利的賠償請求為8000萬元。
從時間上來看，這應該也屬於本田株式會社的「不得已而為之」。因為侵權警告函的「先禮後兵」之策沒有解決問題，而且雙環股份公司也提起了不侵犯專利權之訴，這時提起侵權之訴就是最優的選擇，可以重新獲得主動。
由於侵權之訴和不侵權之訴分屬兩地法院受理，為瞭解決管轄衝突，2004年6月24日，最高法院作出（2004）民三他字第4號《關於本田技研株式會社與石家莊雙環汽車股份有限公司、北京旭陽恆興經貿有限公司專利糾紛案件指定管轄的通知》，將北京高院受理的前述案件中有關涉案專利的糾紛，指定由石家莊中院與該院審理的前述確認不侵犯專利權糾紛合併審理。同時，石家莊中院將其受理的案件中包含汽車前後保險槓專利的不侵權之訴移送至北京高院審理。
由於在專利侵權之訴提起之後，被告向專利復審委員會提起了針對涉案專利的無效宣告申請。涉案專利是外觀設計專利，沒有經過實質審查，其穩定性有待專利無效宣告程序的檢驗，被無效的概率相對較大，故2005年1月5日，石家莊中院以涉案專利的無效宣告請求程序正在進行之中為由，作出（2003）石民五初字第00131-1號民事裁定，中止審理前述侵犯專利權及確認不侵犯專利權糾紛。
因為涉案專利在被專利復審委員會宣告無效後（2006年3月6），又被北京中院一審（2006年12月25日）和北京高院二審（2007年9月28日）維持無效決定，故2009年7月6日，石家莊中院作出（2003）石民五初字第00131號民事判決，駁回本田株式會社的訴訟請求，並由本田株式會社賠償雙環股份公司損失257.8989萬元。本田株式會社不服，向原審法院提出上訴。
因為最高法院在2010年2月4日提審了北京高院針對涉案專利無效宣告決定的二審行政判決，涉案專利的有效性處於不穩定狀態中，根據最高法院的裁定，2010年4月28日，原審法院作出（2009）冀民三終字第77-1號民事裁定，中止審理侵犯專利權及確認不侵犯專利權糾紛上訴案。（pa.10）中止審理，是為了避免在專利有效性存在爭議並可能改變的情況下，作出侵權與否的終審判決可能與之產生衝突。
2010年2月4日，因為涉案專利無效決定及其隨後的一、二審行政判決被最高法院撤銷，涉案專利起死回生，又「活」過來了。因為石家莊中院據以作出涉案專利侵權之訴一審判決的基礎事實已經發生改變，故2011年3月22日，原審法院作出（2009）冀民三終字第77號民事裁定，撤銷石家莊中院（2003）石民五初字第00131號民事判決，案件發回該院重審。
案件發回重審後，因涉案專利被最高院判決維持有效，使對涉案專利有效性的挑戰失敗，如果再要挑戰也是極為困難，涉案專利權更為穩定性，也同時使得本田株式會社獲得勝訴的概率加大，信心增強。2011年6月22日，本田株式會社向石家莊中院申請撤訴。2011年6月30日，石家莊中院作出（2011）石民五初字第00143號民事裁定，准許本田株式會社撤回起訴。本田株式會社撤訴的目的不是休戰，是以退為進，目的是為了改變管轄，通過提高訴訟標的的方式提高管轄級別，即把侵權之訴的一審提高到高院級別，這樣二審就可以到最高法院審理，最大限度地減少「地方保護」的因素。
嗣後，本田株式會社將請求賠償的數額增加到34857.04萬元，向原審法院提起本案訴訟。2011年9月9日，原審法院立案受理。雙環股份公司在答辯期內提出管轄異議，主張該糾紛應依法指定或移送石家莊中院管轄，並與該院受理的確認不侵犯專利權糾紛案合併審理。如果雙環股份公司的管轄主張得到支持，則一審在石家莊中院，二審就在河北高院，對其是有利的。
2011年10月18日，原審法院作出（2011）冀民三初字第1號民事裁定，將本案交由石家莊中院審理。本田株式會社不服該裁定，向最高法院提出上訴。
2012年5月22日，最高法院作出（2012）民三終字第1號民事裁定，裁定原審法院將本案及石家莊中院受理的前述確認不侵犯專利權糾紛案一並審理。因本案侵害涉案專利權糾紛的當事人與前述確認不侵犯專利權糾紛案的當事人有所不同，原審法院將兩案分別立案，由同一合議庭一並審理。因為兩案當事人不同，不能「合併」成一案審理，而應成為兩案審理。
2013年4月1日，經本田株式會社申請並經原審法院准許，追加另外兩被告。2013年8月5日，本田株式會社明確全部訴訟請求。2014年2月19日，原審法院一審駁回本田株式會社訴訟請求。2015年7月23日，最高法院判決維持一審判決。
一場馬拉松式的訴訟，12年後，落幕。
（二）專利侵權訴訟的其他問題
下面這些問題，有助於理解專利訴訟問題的複雜性。
1.訴訟時效
訴訟時效制度的目的，是為了激勵權利人及早提出主張，方便糾紛的處理。對權利人而言，提起訴訟的時間越早，證據越容易收集、固定，對交易秩序的影響較小，糾紛處理的成本較低。
有時，提起訴訟的時間點，是精心選擇的結果。證據的收集，則是要提前進行的工作，有時「過了這個村，就沒這個店」，無法收集證據。你知道被訴侵權者侵權了，就是贏不了訴訟，感覺不公平。法院的判決，也只能據權利人提交的證據而定，即依據可以查明、證明的事實而定案，法院在判決書中所說的「沒有證據證明……」，就是一個有限度的判斷，相當於史家的「有一分史料說一分話」。
提起專利侵權之訴是基於專利有效這個基礎事實。專利無效是自始無效，而專利過期則不是自始無效。專利因為沒有繳費過期，或者過了專利保護期而過期，也是可以提起專利侵權之訴的。只是針對的行為必須發生在專利有效的期間。
對於訴訟時效而言，「主張」是必要的。至於主張的形式，可以是侵權警告函等函件。為了在將來作為訴訟中的證據使用，一般會選擇在發出前通過公證的方式固定內容，並固定收到函件的時間點。這樣可以避免將來權利人主張發送過函件，但對方抗辯說沒有收到。
本案中本田株式會社先向雙環股份公司發送侵權警告函（2003年9月18日），再向北京高院訴訟（2003年11月24日），後案件移送石家莊中院審理（2004年6月24日），後本田株式會社申請撤訴（2011年6月30日），後本田株式會社再次起訴並被原審法院受理（2011年9月9日）。第一次起訴後的程序，都不在本田株式會社的控制範圍之內，都是正常的訴訟程序。申請撤訴到第二次起訴之間的時間沒有超過3個月，遠小於2年的時間，也不存在訴訟時效的問題。存在爭議的部分，是訴訟請求中增加的賠償額，從8000萬元增加到34857.04萬元，增加了26857.04萬元。賠償從性質上來說都是一樣的，根據《最高人民法院關於審理民事案件適用訴訟時效制度若干問題的規定》第十一條的規定，「權利人對同一債權中的部分債權主張權利，訴訟時效中斷的效力及於剩餘債權」的規定，如果主張了一部分，在訴訟時效的效力上也及於未主張的部分。如本案中，本田株式會社申請撤訴，再重新起訴時，賠償額的請求，既可以增加也可以減少，至於實際上能獲得多少支持，則要經過法院審理才能確定。
2.賠償請求
本案的賠償請求，是按單台整車利潤與生產銷售總量乘積計算得出。這種方法，沒有考量專利的貢獻度，即使最後被判定侵權成立，該主張也不會被法院所接受。
作為訴訟策略，提高賠償主張，固然可以給被訴侵權人以大的壓力，但也相應提高了訴訟的成本。比如會大大提高訴訟費，也會大大提高律師費等其他成本，造成無謂損失。
本案的賠償請求額高達34857.04萬元，一、二審訴訟費共392.82萬；合理費用588.96萬元（如果是真實的話），也就是說該案的訴訟成本近1000萬元，不可謂不高。權利人提出的賠償額，應該是基於其理性計算的。
3.管轄
專利侵權訴訟的管轄，非常複雜。原來，專利侵權訴訟，皆由中級人民法院作為一審法院。後來有所改變，最高法院也修訂過司法解釋，可以由基層法院作為專利侵權案件的一審法院，在實踐中一般是審理外觀設計專利侵權糾紛。這樣，中級法院有時審理一審案件，有時審理二審案件。這是基於專業的管轄規定。
另外，各個地方，還根據訴訟標的的大小而定級別管轄，標的高的糾紛由更高級別的法院審理。
知識產權法院成立後，發明和實用新型專利侵權糾紛的一審由知識產權法院和各級有權中級法院審理，二審由最高法院審理，這是一個巨大的變化。但外觀設計專利侵權糾紛的審理，仍然維持不變。
在提起一個侵權訴訟之前，需要考慮各種因素。
4.中止審理
專利侵權訴訟中的中止審理，與專利的穩定性有關。發明專利侵權之訴，不因提起專利無效宣告程序而中止。這基於一種假設，發明專利已經經過了實質審查，應以權利穩定為原則，以權利不穩定為例外。而實用新型和外觀設計，可因提起無效宣告而中止審理，也是基於同樣的理由，即實用新型和外觀設計沒有經過實質審查，應以權利不穩定為原則，以權利穩定為例外。
但中止審理也有一個問題。如果專利復審委員會對實用新型和外觀設計專利作出了專利有效或者無效的決定，但因為有司法審查的存在，後續的一、二審程序有可能維持也有可能撤銷該決定，專利的效力仍然存在不確定性。而且，如果法院撤銷了專利復審委員會的決定，讓其重新作出決定，還有可能存在新的行政訴訟，專利的生命就會陷入「死亡陷阱」循環。
這時，如果法院要等待專利效力「確定」下來再恢復審理，則侵權之訴可能曠日持久，久拖不決。這樣，該程序可能會被一方利用，對另一方造成不公開。所以，為瞭解決這個問題，《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二條規定，一旦專利復審委員會作出專利無效的決定，審理侵權之訴的法院就可以駁回權利人的起訴。這是一個程序性的處理，不涉及實體審理。待將來專利的效力確定後，如果專利有效，權利人可以重新提起訴訟。這樣，可以通過提高司法的效率，促進公平。
（三）與外觀設計相關的幾個概念討論
1.定義
專利法第二條第四款規定了什麼是外觀設計：
外觀設計，是指對產品的整體或者局部的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。
由定義可知，一項外觀設計有如下六種形式：1、形狀2、圖案；3、形狀與圖案的組合；4、色彩與形狀組合；5、色彩與圖案的組合；6、色彩與形狀、圖案的組合。也就是說，除了單純的色彩之外，上述六種元素，都可以構成一項外觀設計。這些組合可用圖形示意如下：
但是，「外觀設計專利」這個詞，可能會有些誤導。「專利」一詞，在人們的一般觀念中，與高新技術有關，至少跟技術創新相關。但「外觀設計專利」可以跟高新技術沒有關係，甚至應該跟技術沒有關係才可能；跟技術有關的部分，都不能成為外觀設計專利保護的客體。在中國專利法體系中，外觀設計專利是一個特別的存在。外觀設計是一片混沌之地，交叉之地。需要與其他幾類客體相互比較而存在，才會有清晰的認知，簡述如下。
2.發明專利、實用新型專利與外觀設計專利
中國的專利包括三類：發明專利、實用新型專利、外觀設計專利。其中的發明和實用新型是與技術相關的，也就是說要解決某個「技術問題」，是「管用」的創新技術方案。實用新型只有產品，而發明除了產品外還包括方法，方法發明制度是在產品發明的基礎上演化出來的。產品發明基於空間的維度，方法發明基於時間的維度。而外觀設計恰恰相反，不能「管用」，不能跟功能相關，不要求解決「技術問題」，只要求「美」。從這個意義上說，發明和實用新型解決「里」的問題，在功能上進行創新，外觀設計解決「表」的問題，在審美的方面進行創新。一件產品，表裡兼修，能獲得市場認可的可能性增大，競爭力增強，可獲得超額壟斷利潤。典型的是蘋果公司的產品，在性能上冠絕群倫，引領技術創新，在產品外觀上也是獨一無二，不同凡響，奪人眼球。
發明、實用新型和外觀設計，哪種專利的含金量高？因為標準不同，沒有可比性。一般來說，功能是基礎，美是錦上添花。先解決功能，再解決美感。市場可以容忍功能強大的產品有「醜」的外觀，但不能容忍有美的外觀但功用很「爛」的產品。想一想手機的發展歷程，一開始都體積較大，工業感強，消費者關注的是功能，市場也主要把關注點放在名種參數上。但是當市場中同類產品多起來之後，功能上大同小異高度同質化，產品外觀的推陳出新就變得日益重要。可以說，產品是從功能技術和美感兩方面來滿足消費者需求的。
3.外觀設計與作品
外觀設計與作品之間有重疊。有的平面作品可以成為外觀設計的一部分，附著在產品上。有的立體作品可以成為外觀設計本身。其區別在於：
一、確權程序不同。外觀設計要經過審查。其形式審查前置，實質審查後置。即滿足形式審查就授權，實質審查通過專利無效宣告程序來實現，具體審查其是否具有新穎性、區別性，是否有權利衝突等，通過國家專利行政機關作出決定。外觀設計專利權的授權更嚴格，如果兩項外觀設計相同或者近似，即使是同時獨立完成的，也只能授予一個權利人。
作品遵循自動保護原則，一旦完成就受到保護。其實質審查後置的意義在於，國家不干涉作品在市場中的交易，只有當交易相對方對作品是否滿足作品的要件（比如原創性等）進行挑戰時，才由法院進行司法審查作出決定。作品的構成要件中，不要求新穎性，即使兩個作品高度相同，只要能夠證明是相互獨立作出的，可由兩個權利人擁有各自的著作權。
二、性質不同。外觀設計專利作為工業產權，具有一外觀設計的產品要滿足大規模生產的要求，這就是「工業」的含義。而作品可以只有一件，也可以有多件複製品。作為作品，不需要滿足工業化的大規模複製的要求。
三、美感（原創性）的要求不同。外觀設計的美感，基於工業產品來進行評價。作品的原創性，基於表達的形式來進行評價。
四、侵權比對不同。外觀設計專利侵權中，比對的主體是一般消費者，不是專家。即以普通消費者的視角來觀察產品的外觀設計。作品侵權比對可以引入專家意見。原因之一，可能是因為產品要進入市場，產生混淆誤認的是某類產品的一般消費者，從市場終端來對比會比較客觀。而作品不見得要進入市場，故從作品的源頭即所謂「接觸」再加上實質性相似的認定，可以作出結論；而實質性相似基於某種藝術形式的特點來分別作出判斷，某些作品種類的相似與否需要求助於專家意見來認定。
4.外觀設計與商標
外觀設計與商標也有重疊的地方，其相同點在於：
（1）外觀設計專利權與商標權都屬於工業產權，都是工業化大規模生產的產物。所以體現在外觀設計嵌入到某類產品中，而商標中的產品商標也會嵌入在某類產品上，進入市場銷售。
（2）皆要經過行政機關審查授權。
（3）侵權比對中的主體都是普通消費者。外觀設計專利侵權中是「一般消費者」，商標侵權中是「本領域的相關消費者」，意思都差不多。因為都是商品，都有自己的消費群體。相似或者近似都有可能造成消費者的混淆，損害到專利權人和商標權人的利益。
（4）外觀設計可以同時是商標或者轉化為商標。外觀設計可以同時申請為專利和立體商標，或者當外觀設計的產品經過一段時間的銷售後，建立起第二含義也可以享有商標權。兩種權利雖然產生的機制不同，但都是基於一個設計而生。
外觀設計與商標的不同點在於是否激勵創新。外觀設計的對於美的創新體現在產品外在形式上的吸引力，以有區別力的形式賦予產品新的「靈魂」。在某類產品上，沒有區別力的外觀設計不能獲得壟斷的權利。商標不必然要求創新，只要有顯著性就可以了，其實也是區別力。而區別力有所謂「固有顯著性」的天生區別力，也有「獲得顯著性的」後天區別力。基於不同的商品類別，一個標誌可以用於不同的商品，而成為不同的「商標」，具有不同的商標權範圍。
（四）對本案外觀設計專利侵權判定的探討
1.比對基礎
與發明和實用新型侵權判定中一樣，對於被訴侵權產品的比對，因為已經存在實實在在的產品，故比對的是嵌入到這些產品中的技術方案。在外觀設計中，是體現在這些產品中的設計方案。
對於專利，則是紙面的權利。對於發明和實用新型，是體現在權利要求中的技術方案，對於外觀設計，是體現在專利文獻中照片或者圖片中的設計方案，具體以設計特徵體現。即使專利權人有產品，也僅僅可以把該產品作為參考，而不能把該「專利產品」作為比對的基礎。故原審法院認為「本案應當使用該照片與涉案專利產品相比對的做法來認定案件事實」，可能是一種表述上的瑕疵，也可能是一種理論和實踐上的錯誤，原因在於混淆了專利文獻作為一個界權的標準，與「專利產品」作為一個實際存在的產品的區別。
2.比對主體
外觀設計專利侵權的比對主體是一般消費者。但為什麼以此為標準，而發明和實用新型專利侵權的比對主體是本領域的普通技術人員，這也應該是一個值得探討的問題。
3.對原審法院侵權判定的質疑
原審法院的比對，是基於平面對平面的比對，比如以主視圖、左視圖、右視圖為基礎進行比對，所作的描述也基本上是基於平面形狀的描述，很少作立體的描述。這應該是原審法院的一個誤解，以為用被訴侵權產品的照片與涉案專利的圖片比，就要比對平面。這種作法把設計與設計圖相混了。各種設計圖體現和說明設計，但不是設計本身，要把設計圖通過空間的想像「組合起來」才是設計。外觀設計專利的設計既然是基於產品的，就是一個空間的概念。不能把設計肢解為設計圖，從各個平面去比對。
原審法院的比對過程，也令人費解。主視圖就比對了兩次，第一次的比對設計是主視圖兩側倒車鏡連線上下兩部分的形狀、比例、位置；左視圖中腰線位置。原審法院把這些比對作為「整體觀察」。第二次比對了保險槓、發動機罩上的切分線、側面腰線、門線、尾燈及其外弧線、側後窗靠稜邊框的斜度，並指出被訴侵權產品中有而涉案專利中沒有的特徵：小側燈、行李架橫桿、導流板、後備胎（這是一個錯誤，實際上涉案專利中是有後備胎的，表示在「其他視圖-左視圖」中）。這些應該算是「局部觀察」。
除此之外，原審法院還比對了右視圖中的保險槓護板（應該是保險槓，筆誤）、前格柵、發動機罩上的加強筋、前大燈。還比對了左視圖中的腰線上下的形狀、倒車鏡是否可見、後保險槓、燈格，指出被訴侵權產品有而涉案專利沒有的導流板和圓形燈兩個特徵。
至於為什麼選擇這些特徵來進行比對，原審法院沒有陳述理由；至於多餘的特徵如何處理，原審法院也語焉不詳。
在實際生活中，當一般消費者看到被訴侵權產品時，產品是「一下子」就進入消費者的眼睛的，在消費者的觀念中，是一個整體的產品圖景，而不是一個個的視圖。視圖是三維產品的二維「坍縮」，消費者在觀察的動態「掃描」過程中，標準視圖只是無限視圖中微不足道的一張。所以基於視圖的比較，是一種靜態的、偏頗的、平面的比較，而設計比對需要的是動態的、全面的、立體的比較。這才應該是「整體觀察、綜合判斷」的真實意思。
最高法院雖然認可用被訴侵權產品的照片和涉案專利的圖片進行比較，但這並不意味著可以僅僅依據視圖進行比較。最高法院雖然沒有否定原審法院的比對方法，但最高法院的比對本身，就是對原審法院比對方法的否定。
最高法院還糾正了原審法院的一個錯誤解釋，即關於備胎這個特徵，在專利圖片的左視圖上，可以看到備胎的放置位置；在「其他視圖-左視圖」上，可以看到有備胎。所以原審法院認為涉案專利沒有備胎的認定，是錯誤的。
4.對最高法院侵權判定的質疑
最高法院的比對，沒有從視圖出發，而是基於設計。針對上訴意見，最高法院首先比對了雙方設計相同的8個特徵（請見前述最高法院的比對部分）。
對於不同的地方，最高法院首先「整體觀察」，從整體上比對二者的設計，認為二者在汽車三倉的比例上不同。
其次，「局部觀察」，最高法院引用其在維持第8105號無效決定中的判決理由，目的是要為其划定設計特徵尋找依據，用於侵權之訴中。這些特徵分別是前大燈、霧燈、前後護板、後組合燈、車尾及其頂部、車頂輪廓、前格柵、機蓋、小側燈（涉案專利無），比對後認為二者在這些特徵上不同。在比對中，還加入了「美感」的表達，比如涉案專利的機蓋「有簡潔、明快感」，被訴侵權產品的機蓋「有堅硬、抗衝擊感」等，這是外觀設計所特有的。最後，最高法院「綜合判斷」，認為汽車三車比例，以及上述不同特徵及其組合後形成的視覺差異，足以使「一般消費者將兩者區別開來」，侵權不成立。但比對過程和侵權判定的結論之間，似乎隔著很遠的距離。值得探討的問題是：如果以一般消費者的視角，設計特徵劃分的標準是什麼？如何劃分設計特徵？侵權比對的原則和標準是什麼？這些問題如果得不到深入系統的討論，外觀設計專利侵權判定的可預期性就不可能達成。