作者：劉永沛（上海交通大學凱原法學院）
一、問題
本次分享的主題是專利侵權訴訟中的「現有技術抗辯」，將以一個案例來說明為什麼需要現有技術抗辯以及如何進行現有技術抗辯中的比對。
二、訴訟史
起訴。鹽城澤田機械有限公司（簡稱澤田公司）向江蘇省鹽城市中級人民法院（簡稱一審法院）提起訴訟，稱被告鹽城市格瑞特機械有限公司（簡稱格瑞特公司）侵犯其實用新型專利權。
一審。一審法院經過審理，認為被告的現有技術抗辯理由不能成立，作出一審判決判定格瑞特公司構成專利侵權，應承擔責任。
二審。格瑞特公司不服一審判決，向江蘇省高級人民法院（簡稱二審法院）提起上訴。二審法院認為格瑞特公司的現有技術抗辯成立，以（2009）蘇民三終字第0260號民事判決撤銷一審判決，駁回澤田公司的訴訟請求。
再審。澤田公司不服二審判決，向最高人民法院（簡稱最高法院）申請再審。最高法院認為格瑞特公司的現有技術抗辯成立，於2012年7月11日以（201）民申字第18號民事裁定書駁回其再審申請。
三、事實
（一）涉案專利
本案涉及如下兩項專利：
1.「液壓缸」
液壓缸實用新型專利名稱為「液壓搖臂裁斷機內置式可調液壓缸」（簡稱「液壓缸」），專利申請號為200420109342.9，授權公告號為CN2740016Y，申請日為2004年12月2日，授權公告日為2005年11月16日。
本專利用於制鞋行業，對皮革裁斷的機器。液壓缸向上運動帶動搖臂上升至最高位置時，為了避免搖臂的繼續上升和液壓組件遭到損壞，通常在液壓缸外部設有伺服閥，使液壓缸卸荷。由於伺服閥要求有較高的公差配合，製造成本較高，維修難度大，同時由於伺服閥安裝在缸體的外部佔有空間，無法減少機架的體積。本專利要解決的就是這個問題，使之不僅結構簡單緊湊，而且製造容易、操作方便。
該專利只有一項權利要求（括號內的序號為筆者所加，目的是為了方便對照附圖理解權利要求）：
- 1.一種液壓搖臂裁斷機內置式可調液壓缸，它包括缸體（13）、有桿活塞（5），其特徵在於：還包括調節閥、撓性軸（12）、卸荷孔（8）、卸荷過渡管（6），有桿活塞（5）上設有上油腔通道（4）、下油腔通道（2）、卸荷通道（1），在卸荷通道（1）的上部設有調節閥腔，調節閥腔的上部為上部內凹面體且在其內設有卡簧槽、中部為中部內凹面體、下部為下部內凹面體其內凹面上設有與上油腔通道（4）相通的所述卸荷孔（8），調節閥位於調節閥腔內，調節閥由台階軸、彈簧（10）和卡簧（9）組成，台階軸設有通孔、彈簧（10）套在台階軸上部（11），卡簧（9）設置在所述的卡簧槽內，撓性軸（12）的一端設有手柄（19）、另一端穿過台階軸的通孔與卸荷過渡管（6）相聯接，撓性軸（12）與台階軸通孔之間液密封配合，撓性軸（12）可在台階軸的通孔內滑動，所述台階軸下部（7）的外表面與下部內凹面體的內凹面之間液密封配合、台階軸的下部可在下部內凹面體內移動，卸荷過渡管（6）為中空結構、其上設有過渡孔（18），卸荷過渡管（6）下部外表面與卸荷通道（1）內表面之間液密封配合，卸荷過渡管（6）下部外表面可在卸荷通道（1）內滑動。
圖1為本專利的結構示意圖，圖2是圖1中有桿活塞、調節閥及卸荷過渡管的結構放大示意圖。
2011年2月9日，格瑞特公司向專利復審委員會提出無效宣告申請，只提交本案的二審判決作為證據。專利復審委員會作出第17212號決定，維持「液壓缸」專利權有效。原因在於：
- 請求人未提交現有技術的直接證據。證據1中也沒有具體記載F45裁斷機的內置式可調液壓缸的具體結構以及各組成部分分別對應於權利要求1的哪些技術特徵，證據1無法反映現有技術公開的具體技術方案。在此基礎上，本領域技術人員無法將請求人所主張的現有技術，即F45裁斷機與本專利權利要求1請求保護的技術方案進行對比。
2.控制裝置
控制裝置實用新型專利名稱叫「液壓搖臂裁斷機直聯式液壓控制裝置」（以下簡稱「控制裝置」），專利申請號為200420109343.3，授權公告號為CN2741403Y，申請日為2004年12月2日，授權公告日為2005年11月23日。
本專利也用於制鞋行業中的裁斷機。一般的裁斷機需要有伺服閥，油泵與電磁閥之間通過一個體積較大的聯接座和聯接管使之相聯，電磁閥與缸體通過聯接管相聯，伺服閥通過聯接管與缸體相聯並安裝在缸體的外部，由於上述聯接管在工作過程中，長期受壓極易造成洩漏，影響正常的生產；油泵與電磁閥之間的聯接座，不僅佔用空間大、維修也不方便，而且浪費材料、增加生產成本。本專利可使裁斷機結構緊湊、佔用空間小，而且製造簡單、維修方便。
該專利也只有一項權利要求（括號內的序號為筆者所加，目的是為了方便對照附圖理解權利要求）：
- 1.一種液壓搖臂裁斷機的液壓控制裝置，它包括液壓缸（12）、有桿活塞（9）、電磁閥（5）、油泵（1）、溢流閥（3），有桿活塞（9）安裝在液壓缸（12）內，其特徵在於：還包括調節閥（10）、撓性軸（13），有桿活塞（9）上設有上油腔通道（6）、下油腔通道（8）、卸荷通道（7），在卸荷通道（7）的上部設有調節閥腔（11），調節閥（10）位於調節閥腔（11）內，調節閥（10）與撓性軸（13）的一端相聯，撓性軸（13）的另一端設有手柄（14），電磁閥（5）的出口直接與有桿活塞（9）的外端相聯接，電磁閥（5）與油泵（1）之間通過方塊法蘭（2）和聯接管（4）使之相聯、方塊法蘭（2）的側面接有溢流閥（3）。
附圖1是本專利的結構示意圖：
2011年2月9日，格瑞特公司也向專利復審委員會提出無效宣告申請，同樣只提交本案的二審判決作為證據。專利復審委員會作出第16612號決定，維持「控制裝置」專利權有效。原因在於：
- 權利要求1中記載了：「電磁閥的出口直接與有桿活塞的外端相聯接，電磁閥與油泵之間通過方塊法蘭和聯接管使之相聯，方塊法蘭的側面接有溢流閥」，上述技術特徵已經清楚地描述、限定了電磁閥的連接關係，當然也表達了其連接方向的特徵，上述特徵屬於專利權的保護範圍，應當予以考慮。綜上所述，請求人提交的證據1所證明的事實不清，無法據此評價本專利權利要求的新穎性和創造性。
澤田公司在二審中主張，本專利電磁閥為特製，不是一般的電磁閥。再審中，澤田公司再次明確本案專利電磁閥是特定的電磁閥，其對電磁閥的內部結構以及出口進行了改進，故可以將電磁閥的出口與有桿活塞的外端直接相聯接，省略聯接管。使用普通電磁閥無法實現上述目的。
（二）現有技術
本案格瑞特公司主張現有技術抗辯的現有技術叫F45裁斷機，由一審法院在2009年9月11日製作的現場勘驗筆錄所記載。該F45裁斷機有5台，位於奇偉公司生產車間內，均貼有永裕機器標牌、設備保養卡。其中10號機器的基腳螺絲尚固定在水泥地面上。一審法院固定的證據包括發票一張，編號為0238676，出具時間為2004年4月６日，名稱為「液壓搖臂式裁斷機」，規格為「F45」，單價為16000元。其下方蓋有永裕公司發票專用章。
關於F45裁斷機中使用的電磁閥，雙方當事人確認其包括電磁鐵、包含有閥芯及彈簧的圓柱體部分，以及包含有連接管路及閥芯的圓台部分。所述三個部分相互配合，共同實現改變油路的作用。圓台部分的出口直接與有桿活塞的外端相聯接。
（三）被訴侵權產品
雙方當事人在一、二審中確認，被訴侵權產品的液壓缸與「液壓缸」專利技術方案一致，「液壓缸」專利技術方案與F45裁斷機中的液壓缸一致。
四、最高法院說理
最高法院只審理兩個爭議焦點：1.F45裁斷機是否構成涉案兩項專利的現有技術。2.格瑞特公司有關現有技術抗辯的主張能否成立。對此兩個問題，最高法院都給了肯定的回答。關於現有技術的認定，最高法院認為，機器銘牌上的生產日期在涉案兩項專利的申請日之前；此外，奇偉公司提供的發票原件等證據，與其出具的證言以及一審法院製作的談話筆錄中的有關內容相互印證，足以證明F45裁斷機已於涉案兩項專利的申請日之前公開，構成現有技術。關於格瑞特公司的現有技術抗辯，是再審中最重要的爭議點，最高法院從以下幾方面進行了論證：
（一）現在技術在無效程序和侵權訴訟中的不同地位
最高法院區分了現有技術在兩種制度中的作用，認為二者是相互獨立的。在無效程序中，現有技術目的是為了證明其公開了申請的技術方案。在侵權程序中，現有技術的目的是為了證明其公開了被訴侵權技術方案。
- 無效程序與專利侵權訴訟中的現有技術抗辯制度各自獨立，各自發揮其自身作用。二者相互協調、配合，有利於避免專利權的保護範圍覆蓋現有技術，侵入公共領域，從而更好地實現專利法保護和鼓勵創新的立法目的。在無效程序中，系將專利技術方案與現有技術進行對比，審查現有技術是否公開了專利技術方案，即專利技術方案相對於現有技術是否具有新穎性、創造性。而在侵權訴訟中，現有技術抗辯的審查對象則在於被訴侵權技術方案與現有技術是否相同或等同，而不在於審查現有技術是否公開了專利技術方案。因此，二者的審查對象和法律適用均有差異。加之在本案中，格瑞特公司僅向專利復審委員會提交本案二審判決作為證據，並未將本案一、二審中的相關證據均提交給專利復審委員會。因此，專利復審委員會維持涉案兩項專利權有效，與二審法院認定現有技術抗辯成立並不存在明顯矛盾。對於澤田公司有關第16612號、17212號決定維持涉案兩項專利權有效，足以證明二審判決認定事實錯誤的主張，本院不予支持。
（二）現有技術抗辯的比對方法
現有技術抗辯是否成立，應以專利技術方案參照，把被訴侵權技術方案與現有技術進行對比，只要現有技術中公開了被訴侵權技術方案即可判定抗辯成立。至於現有技術中多餘的技術特徵，對侵權判定沒有影響。最高法院認為：
- 在專利侵權訴訟中設立現有技術抗辯制度的根本原因，在於專利權的保護範圍不應覆蓋現有技術，以及相對於現有技術而言顯而易見，構成等同的技術。除在無效程序中對專利權的法律效力進行審查外，通過在侵權訴訟中對被訴侵權人有關現有技術抗辯的主張進行審查，有利於及時化解糾紛，減少當事人訴累，實現公平與效率的統一。在審查現有技術抗辯時，比較方法應是將被訴侵權技術方案與現有技術進行對比，而不是將現有技術與專利技術方案進行對比。審查方式則是以專利權利要求為參照，確定被訴侵權技術方案中被指控落入專利權保護範圍的技術特徵，並判斷現有技術中是否公開了相同或者等同的技術特徵。現有技術抗辯的成立，並不要求被訴侵權技術方案與現有技術完全相同，毫無區別，對於被訴侵權產品中與專利權保護範圍無關的技術特徵，在判斷現有技術抗辯能否成立時應不予考慮。被訴侵權技術方案與專利技術方案是否相同或者等同，與現有技術抗辯能否成立亦無必然關聯。因此，即使在被訴侵權技術方案與專利技術方案完全相同，但與現有技術有所差異的情況下，亦有可能認定現有技術抗辯成立。
（三）本案比對
關於「液壓缸」專利。因為雙方當事人在一、二審中確認被訴侵權產品與專利技術方案一致，專利技術方案亦與F45裁斷機中的液壓缸一致，故現有技術抗辯成立。
關於「控制裝置」專利。本案中，專利權利要求中對電磁閥的具體結構沒有限定，所以其具體結構不在本專利權保護範圍之內，而「電磁閥的出口直接與有桿活塞的外端相聯接」這個特徵在本專利權的保護範圍之內，因其被現有技術公開，所以現有技術抗辯成立。
- 本案中，關於格瑞特公司的現有技術抗辯主張能否成立，雙方當事人的爭議主要在於：（1）被訴侵權產品中電磁閥與有桿活塞的連接方式是否被現有技術公開；（2）被訴侵權產品中電磁閥的具體結構是否被現有技術公開。根據涉案專利權利要求1，其中限定了電磁閥的連接方式，即「電磁閥的出口直接與有桿活塞的外端相聯接」，但並未限定電磁閥的具體結構。因此，電磁閥的具體結構與涉案專利權的保護範圍無關，亦與現有技術抗辯能否成立無關。由於被訴侵權產品中的電磁閥與有桿活塞亦採取同樣的連接方式，因此，認定現有技術抗辯是否成立的關鍵，在於確定現有技術中是否公開了與上述連接方式相同或者等同的技術特徵，而無需考慮被訴侵權產品中電磁閥的具體結構是否被現有技術公開。從本院查明的事實來看，儘管現有技術中公開的電磁閥包括三個部分，其具體結構與被訴侵權產品的電磁閥有著明顯差異，但是現有技術中確已公開將電磁閥的出口與有桿活塞的外端直接相聯接。因此，二審法院認定現有技術抗辯成立，並無不當。對於申請再審人有關被訴侵權產品的電磁閥具體結構與專利產品一致，與現有技術不一致，故現有技術抗辯不能成立的主張，本院不予支持。
五、評述
（一）為什麼需要現有技術抗辯制度？
中國專利權的取得和維持有效，由行政機關決定，司法機關不能直接對專利的有效性進行評價，只能通過撤銷或者維持行政機關決定，來間接地影響專利的有效性。
這種行政司法分離的確權體制，優點在於可以尊重行政機關的專業領域使之高效運轉，也可通過司法審查保證公平。但帶來的問題是，如果因為各種各樣的原因，一件專利權因為不滿足新穎性的要求，本來不應該授予專利權而被授權了。
在侵權訴訟中，如果能夠證明被訴侵權技術方案與一件現有技術相同，則現有技術抗辯提供了一種機制，在不評價專利有效性的前提下，作出不侵權的判定。
如果確實如此，被訴侵權人可以提起專利無效宣告程序，無效涉案專利，但那樣的程序對當事人將可能是沈重的負擔。現有技術抗辯可以避開專利有效性的問題，不用等到專利無效宣告程序的啓動或者終結，就可以直接處理專利侵權的爭議，這既是立法的妥協，也是司法的智慧。
（二）如何適用現有技術抗辯原則？
最高法院認為，在無效宣告程序中，現有技術是為了證明專利申請無新穎性、創造性；在專利侵權程序中，現有技術是為了證明侵權不成立。二者的目的不同，比對的核心也不同。在無效程序中，核心是專利權利要求，比對發生在權利要求和現有技術之間。在侵權訴訟中，專利技術是參照物，比對在被訴侵權技術方案與現有技術之間。
但是，筆者認為上面最高法院關於「現有技術抗辯在侵權訴訟中比對的對象是被訴侵權技術方案」的論點是可質疑的。專利法第62條規定：
在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。
要適用現有技術抗辯，就要先討論專利法第62條的語境，以及「證明」的涵義，以及「如何」證明，還有什麼是「現有技術」。
專利法第62條規定的「現有技術抗辯」，指在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據「證明」其實施的技術屬於現有技術的，不構成侵犯專利權。而根據專利法第22條5款，現有技術是「指申請日以前在國內外為公眾所知的技術」。表面看起來，第62條沒有提到專利技術，只提到被控侵權人實施的技術和現有技術。也就是說，如果被控侵權人實施的技術屬於現有技術，那跟專利技術有什麼關係呢，當然是不構成侵權。但如果就此得出結論說現有技術抗辯中可以不考慮專利技術的話，則是誤解，這樣的理解偏離了現有技術抗辯的語境。現有技術抗辯是一種不侵權抗辯，應該把它置於侵權指控的前提下來思考。也就是說，只有在滿足侵權要件的前提下，談侵權抗辯才有意義，或可理解為阻卻違法性的要件。從體系解釋來看，專利法第62條中列於第七章專利保護之下，該條文自然隱含了「如果被控侵權人實施的技術落入專利技術的範圍」這個前提，如果被控侵權人能夠「證明」該技術也屬於現有技術，則不構成侵權。這才是對第62條的正確理解，這是兩步，而不是一步。
再從最高法院的司法解釋看，《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋【法釋〔2009〕21號】》第14條第1款規定：
- 被訴落入專利權保護範圍的全部技術特徵，與一項現有技術方案中的相應技術特徵相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬於專利法第六十二條規定的現有技術。
權利要求仍然是比對的基準，而現有技術的載體既可能是文獻，也可能是實物產品，如果沒有權利要求的基準功能作為橋梁，特徵的劃分和比對都將不可能。如果把「被訴落入專利權保護範圍的全部技術特徵，與一項現有技術方案中的相應技術特徵相同或者無實質性差異的」中的「現有技術」改為「專利技術」，就是專利侵權判定的方法。但如果把該條理解為是直接把被訴侵權技術方案與現有技術方案直接比對來做出判定的話，也是錯誤的。問題在於，「被訴落入專利權保護範圍的全部技術特徵」是從哪兒來的。這些特徵不會憑空產生，劃分的基礎仍然是涉案專利權利要求，這是無法繞過去的。在進行比對的時候，首先仍然是劃分專利技術方案的技術特徵，才可能據此劃分產生被訴技術方案的相應技術特徵。如果認為自此後便進行被訴侵權技術方案和現有技術方案的比對，那也是誤解。因為，如果涉案專利權利要求的技術特徵和被訴侵權技術方案的相應技術特徵都劃分好了，為什麼不先作侵權比對，然後再作現有技術抗辯的比對呢？如果經過比對，侵權根本就不成立，那現有技術抗辯的比對還有什麼意義呢？
所以，無論是根據邏輯，還是根據實務，在比對的順序上，只把被訴侵權技術方案與現有技術方案比對，都是不對的。正確的做法，應該是先進行侵權比對，如果侵權不成立，就此作出不侵權的判定結案。如果侵權「表面上」成立，在有現有技術抗辯的前提下，再評價現有技術抗辯是否成立。如果現有技術抗辯成立，再逆轉侵權成立的結論，判定侵權不成立即可。這樣，既滿足邏輯上的自洽，也節約司法資源。