作者：蔡億達律師
專利權人可透過專利授權契約，授與他人專利之實施權，藉此收取權利金以及擴大該專利的產品市場，此為專利權人常見的獲利方式。若專利因舉發而無效，依專利法第82條第3項規定，專利權之效力視為自始不存在。那麼，以自始不存在的專利權作為授權標的，這樣的專利授權契約是繼續有效？已經支付的授權金是否應返還？即是本文欲探討的問題。
司法院101年度「智慧財產法律座談會 民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第6號曾提出下列問題：專利權人曾授權他人實施該專利，並收取權利金。嗣後該專利因不具進步性被撤銷，問專利權人過去所收取的授權金，是否構成不當得利？
研討結果認為不成立不當得利，理由整理如下：
首先，授權與讓與的性質不同，授權人對於標的物不以有處分權為必要。出租人不一定是租賃物的所有人，同理，專利授權契約的授權人不一定是專利權人。然而授權人負有權利瑕疵擔保責任，應擔保權利存在、第三人就標的物不得對被授權人主張任何權利等等。若有違反，被授權人得依關於債務不履行規定行使權利。
如同出租人的主要義務在於使承租人得使用收益租賃物，專利授權人的主要義務在使被授權人可依據授權契約實施專利權。縱使嗣後專利權被撤銷而無效，但授權契約仍有效存在。專利權人若已使被授權人實施專利權，事實上已依約履行義務，符合專利授權契約的本旨，自難謂受領授權金為獲有不當得利。
按照此研討意旨，只要授權人使被授權人實施該專利，即符合專利授權契約之本旨，至於專利是否有效，蓋非所問。
然而，最高法院104年度台上字第2016號判決卻認為「原審亦合法認定該專利不具新穎性、進步性，有應撤銷之原因，則於兩造間，被上訴人自得主張該專利權不存在，構成給付不能，而本於民法第347條準用同法第350條、第353條規定，依關於債務不履行之規定，行使其權利。」，與上開司法院101年度研討結果的結論截然不同。此判決認為，若專利授權契約的契約標的（即專利）被宣告無效，即構成給付不能，被授權人可主張解除契約。契約被解除後，視為自始未訂契約，雙方互負回復原狀之義務。專利權人應返還所收取之權利金，被授權人應返還因授權契約而獲得之利益。通常被授權人透過專利授權契約，可獲得「市場獨占利益」（在專屬授權的情況下）及「營業上利益」。但事實上，因專利權已自始無效，專利權人必須證明被授權人單憑一紙專利授權契約，即獲得上述「市場獨占利益」及「營業上利益」，這在舉證上會有一定的難度。按照上開判決意旨，專利權人必須承擔專利被無效的所有風險。
法律是攻防及演化的過程。如何讓專利授權契約不會因為專利無效而陷於給付不能？答案就是包裹授權（一次性大量授權）。在包裹授權的情況下，專利授權契約不會因為其中一兩個專利被無效而陷於給付不能。在最高法院107年度台上字第755號民事判決中，專利授權契約涉及A、B、C三個專利，其中A專利遭USTPO撤銷至僅餘請求項第5項及第7項，B、C專利遭美國聯邦加州中區法院（United States District Court for the Central District of California）限縮專利範圍，被授權人認為整個專利授權契約已無實益，主張拒付權利金並請求解除契約。最高法院認為「系爭專利部分請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，尚有剩餘請求項可供使用，仍應認該專利有效且可執行…自不得以宏正公司違反系爭合約第1.2條約定，應負權利瑕疵或不完全給付責任為由，而主張解除合約。」，即為此旨。
有趣的是，在上開案件的更審中，智慧財產法院107年度民專上更(一)字第3號民事判決認為「系爭合約之目的，在於排除上訴人專利侵權之風險，是被上訴人將合於使用收益狀態之系爭專利提供予上訴人，且未向上訴人主張專利侵權，被上訴人已履行其主給付義務，符合系爭合約之合意，自屬依債之本旨提出給付，自無不完全給付可言。」。這個見解與司法院101年度提案研討結果完全相同，按照其見解，只要專利權人「提供系爭專利予被授權人」並「未向被授權人主張專利侵權」，即符合債之本旨。若契約無特別規定，縱使授權契約中所有專利全都無效，也不構成不完全給付，與上開最高法院104年度台上字第2016號判決、最高法院107年度台上字第755號民事判決意旨有別。
被授權人會想，我無法把整個授權契約無效化，退而求其次，至少我可以主張情事變更原則，請求減少授權金吧？但情事變更以「非締約時所得預料」為前提。上開107年度民專上更(一)字第3號民事判決認為，若專利授權契約中就此情形已有所約定（該案例的約定是：全部專利請求項皆無效，方可解約），可知締約雙方對於專利可能無效一事已有預見，無民法第227條之2情事變更原則的適用。
縱上可知，若專利權人具有強大的商業能力與談判優勢，可以透過契約條款，將專利被無效的風險全部轉嫁給被授權人。因為這種專利權人通常是歐美廠商，在談完國內法的案例後，以下再舉美國法補充說明。
一開始，專利權人能想到的最簡單粗暴的方式，就是透過契約約定，被授權人同意繼續支付無效或過期專利的權利金。這樣的條款一度相當普遍，直到美國最高法院在Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964)一案確認，專利屆期後（或無效後），該專利即為公共財，授權契約中所有類似規定皆視為違法(unlawful per se)，此稱Brulotte Rules。Brulotte Rules受到商界及學界諸多批判，然而最高法院在Kimble v. Marvel Entertainment, LLC 576 U.S. 446 (2015)一案中再次確立此觀點。至此，專利權人放棄這個方法，開始另尋出路。
第一個方式是權利瑕疵擔保排除條款 (Negation/Waiver of Warranties)
專利授權契約中約定，專利權人不保證自己的專利有效或不侵權(e.g., there is neither warranties as to the validity of any Patent nor warranties that any manufacture, sale or use will be free from infringement asserted by third parties.)
第二個方式是禁止挑戰條款(Non-Challenge Clauses)。專利授權契約禁止被授權人質疑專利的有效性，以此作為違約事由，並賦予專利權人終止契約或請求違約金的權利。
第三個方式是包裹授權，並拒絕提供授權專利的列表，或是僅約定授權金總額，未進一步約定每個專利所佔的授權金比例。通常也會約定專利權人沒有主動審視專利的有效性並扣除無效/過期專利的授權金的義務，被授權人需主動提出扣除權利金的要求(e.g., Licensee acknowledges and agrees that it will not pay royalties for any expired Patent or invalid claim of the Patent.)。縱使某些專利過期或無效，一來被授權人難以即時追蹤專利的有效性，或根本不知道授權契約中包含哪些專利;二來被授權人難以判斷該無效專利的授權金佔全部授權金的比例，必須訴諸訴訟，而歐美的訴訟成本非常高。在破壞商誼和訴訟成本兩大考量下， 被授權人通常會選擇談判解決此爭議，這又回到了最一開始的問題：專利權人具有強大的商業能力與談判優勢。
將上面那一套玩得淋漓盡致的，非美國高通公司莫屬，被授權人知道在議約上佔不到便宜，就把戰場轉向公平交易法。這個議題更複雜，容後再敘。我國的「公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則」的「技術授權協議禁制事項例示」第5款「授權之專利消滅後，或專門技術因非可歸責被授權人之事由被公開後，授權人限制被授權人自由使用系爭技術或要求被授權人支付授權實施費用。」、第7款「限制被授權人爭執授權技術之有效性。」、第8款「拒絕提供被授權人有關授權專利之內容、範圍或專利有效期限等」，都是針對上開契約條款所做的反制規定。
縱上所述，專利授權契約的專利無效問題，除了法律面，更多是涉及商業談判及議約能力的問題。為了避免在專利無效後，雙方爭論不休，建議在專利授權契約的締約階段，就針對前面提到的條款一一仔細討論，方能最大程度地避免爭端。