作者：蔡億達律師（本會副秘書長）
依專利法第22條第2項「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。」，若是申請專利的發明僅是先前技術的簡單拼湊，該專利會被智財局或智財法院認定不具進步性而無法取得專利，已取得的專利則會被宣告無效。但何謂「所屬技術領域中具有通常知識者」？何謂「能輕易完成」？又該如何證明？這些問題困擾世界各國的專利法院已久。在進步性的判斷上，如何避免法院的判斷過於主觀，或是以「後見之明」判斷，是各國司法實務都亟欲解決的問題。
參考美國的TSM測試法及Graham案、KSR案所建立的判斷標準，智財局及法院對於進步性的審查步驟大致如下：
- 確定申請專利之發明範圍；
- 確定相關先前技術所揭露內容；
- 確定申請專利之發明所屬技術領域中具通常知識者之技術水準；
- 確認申請專利之發明與相關先前技術間的差異；
- 判斷所屬技術領域中具通常知識者參酌相關先前技術，能否輕易完成系爭專利之發明。
上開審查步驟用一句話概括，就是藉由專利說明書，比較系爭專利與先前技術的差異。在判斷專利與先前技術的差異時，實務上會看系爭專利與先前技術在技術領域、欲解決問題、功能或作用的關連性、先前技術中關於該專利之發明的教示或建議以及系爭專利是否能克服技術偏見，解決長期存在的問題或有預期以外的功效等等。至於如何判斷「該領域具備通常知識者」，仍然缺乏具體的審查標準。
對此，最高法院坦率承認要舉證何謂「該領域具備通常知識者」非常困難，最高行政法院105年度判字第503號判決表示：「謂該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據一般性定義係指一虛擬之人，具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗之普通能力，而能理解、利用申請日（主張優先權者為優先權日）之前之先前技術者而言；至所謂通常知識（generalknowledge），則指該發明所屬技術領域中已知之普通知識，包括習知或普遍使用之資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解之事項（參照經濟部頒專利審查基準）。該具通常知識之人既係一虛擬之人，其並非專利審查官，亦非專利有效性訴訟之法官，更非技術審查官。法條規定此一虛擬之人，其目的在於排除進步性審查之後見之明…但在訴訟中有何機制或審判輔助機關可以界定申請時之具有通常知識者的致能要件？再者，具有通常知識者此一構成要件在界定上，究係法規範之解釋？或係事實而應予調查、並為舉證之事項？若係舉證事項，則與引證案先前技術之所謂證據如何區別？大略思考即有上述問題存在，所以要確定所屬技術領域中具有通常知識者在實際訴訟操作上，確有一定難度。所以以往審定書或判決書對所屬技術領域中具有通常知識者之論述，通常於確認被比對專利與相關先前技術之間的差異後；在判斷是否能輕易完成被比對專利的整體步驟間，論述該被比對專利所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，而未特別就具有通常知識者為何作定義或解釋，本院亦加以容認。但此一虛擬之人之建立，對客觀判斷進步性與否至關重要…其「具有通常知識者」此一構成要件，並未經令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，經兩造充分攻防行言詞辯論，即有可議。」
上開最高法院判決首先為「該領域具通常知識者」界定標準，接著承認「該領域具通常知識者」舉證不易，並表示縱使過往許多判決在比較專利與先前技術的差異後，便將「該領域具通常知識者」的定義輕易帶過，最高法院也能夠諒解，惟獨在當事人間對於何謂「該領域具通常知識者」有爭執時，至少要給予當事人辯論的機會。嗣後，作為對上開最高法院判決的回應，智慧財產法院105年度行專更(一)字第4號判決表示「在案內之引證文件確立後，通常知識者之技術水準通常也就能隨之自然浮現，未必一定要（事實上，也未必能夠）以一段具體的文字去形容該通常知識者之技術水準。」意即，智慧財產法院在給予雙方當事人辯論的機會，對最高法院有個交代後，就把定義「該領域具備通知識者」的問題輕輕帶過。實務上，只要法院在比對系爭專利與先前技術的專利說明書後，發現系爭專利與先前技術在技術領域、目的、功能上相近，結構也不至於天差地遠，幾乎都會直接推定「由先前技術可輕易思及系爭專利」。到最後，進步性的只剩下一個判斷標準，就是系爭專利與先前技術的差異。「該領域具通常知識者可輕易思及」的要件形同被「技術差異」的要件架空。
某些案例中，法院以具體的文字描述何謂「該領域具有通常知識者」，例如智慧財產法院104年度民專上更（一）字第2號中，當事人對於何謂「該領域具有通常知識者」有爭執，法院當庭諭知以「大學畢業後，從事電腦操作台、訊號切換器與電腦周邊設備製造業一至二年之工程師」即所謂「該技術領域具通常知識者」，兩造對此表示同意。
雖然「大學畢業後，從事電腦操作台、訊號切換器與電腦周邊設備製造業一至二年之工程師」看似是個非常具體的標準，但該標準的象徵意義遠大於實質意義，在判決中發揮的作用非常有限，最後在進步性的判斷上，法院仍是藉由比對技術差異來決定有無進步性。
我國發明專利被智慧財產法院宣告無效的機率高達72.60%（數字引自「台灣專利侵權訴訟之實務現況-崩壞與亟待重生的智慧財產生態系統」一文，月旦法學雜誌第289期第130頁，作者李素華副教授），這樣的比例無疑是在否定智財局審查專利有效性的功能。發明專利被法院宣告無效的比例過高，與「該領域具通常知識者可輕易思及」的要件被「技術差異」的要件架空不無關連。法院以比對專利說明書，馬賽克拼貼請求項的方式來判斷進步性，這樣的作法是否能符合「該領域具通常知識者可輕易思及」的要求，其實大有疑問。試想，拿三份領域相關、目的與功能相似，但機械結構不同的專利說明書或實物給一個大學畢業，從事實務工作二年的工程師，他能在三個月內（意即”輕易”）瞭解該技術並將該技術整合成一個具有新穎性及產業利用性的新發明，這樣的機率有多高？有可能高達70%嗎？後見之明的影響力由此可見一斑。這也是現行專利侵權訴訟專利的困境：勝訴率過低（僅12.21%，出處同上文），發明專利被無效率過高，導致專利權人在行使權利時會猶豫再三。
正本清源之道，應是回歸證據法則，讓侵權人或舉發人在證明技術差異不大之外，尚須舉證說服法官「該領域具通常知識者可輕易思及」這個要件。的確要定義「該領域具通常知識者可輕易思及」並不容易，但考量到後見之明強大且難以抹滅的影響力，讓侵權人負擔較重的舉證責任似乎也無可厚非。無論如何，為了體諒侵權人舉證不易而選擇犧牲專利權人的權利，把這個爭點輕易帶過，導致發明專利被宣告無效率偏高，絕對不是最睿智的作法。