作者：蔡億達（本會副秘書長）
經濟部智慧財產局發行之智慧財產權月刊在第282期以「低度識別性商標與混淆誤認之虞判斷實務之探討」為主題，探討英國之「Oatly v PureOaty」案，其案情與我國之「總舖師v 味全總舖師」一案之案情相似，但判決結果卻截然不同，箇中差異頗值得實務工作者進一步深思，故本期專欄以兩案之比較為主題，為讀者分析，在判斷低識別性商標的混淆誤認之虞時，法院攻防之重點所在。
Oatly AB v Glebe Farm Foods Limited [2021] EWHC 2189 (IPEC)的案情簡述如下。「Oatly」燕麥奶在英國的燕麥奶市場具有極高的市佔率，「Oatly」在第29類燕麥奶領域是著名商標。Oatly公司主張，Glebe公司生產的「PureOaty」燕麥奶侵害「Oatly」的商標權。兩造的商標比較如下表所示。
英國智慧財產高等法院（下稱英國法院）根據先前判例，列舉以下幾項商標混淆誤認判斷標準：
- 應以商標圖樣整體為觀察。
- 應以相關商品或服務所針對的消費者為觀察對象，該消費者是具有普通經驗知識之消費者，其憑藉對商標未必清晰完整的印象，在不同的時間或地點作重覆選購的行為，不會拿著商標詳細比對兩者的細節差異。
- 通常來說，應比較商標整體的外觀、讀音及所傳達的觀念。若商標的組成較複雜，且該商標有一主要部分，而其他部分予消費者寓目印象較淺，則可單獨觀察該主要部分，而非商標整體。即使如此，若該商標由複合字詞組成，仍可由商標整體觀察其傳達給消費者的觀念。
- 通常來說，賦予消費者寓目印象較深者為商標的主要部分。但是在特定案例中，如果該商標的次要部分與先前註冊商標相同，該次要部分也會賦予消費者一定的寓目印象。
- 商標外觀的近似程度與所指定的商品或服務的近似程度會互相影響。
- 混淆誤認的判斷與商標的識別性相關。如果先前註冊商標具有高度的識別性，不管是因其獨特的設計而具有先天識別性，或是經過大量使用而在市場上具有後天識別性，都會使消費者混淆誤認的機率增加。
- 僅僅使消費者「聯想」到先前註冊商標，並不能滿足「使消費者混淆誤認之虞」的要件，縱使先前註冊商標是著名商標亦同。兩商標間的關聯必須足以使消費者誤認兩商標源自於相同或相關的服務來源。
根據上開標準，英國法院認為，「Oatly」與「PureOaty」雖然有「Oat」一詞相似，但「PureOaty」的前綴字「Pure」足以使消費者察覺兩商標在視覺上的差異。在讀音上兩者的音亦不同。在概念上，Oatly公司主張，「Pure」只是說明性文字，予消費者寓目較深刻者為「Oaty」，而「Oaty」與「Oatly」高度近似，消費者極有可能誤認「PureOaty」是「Oatly」的系列產品。但英國法院認為據爭商標的主要部分「Oatly」在燕麥奶商品也一樣是說明性文字。「Oat」是燕麥的通用名稱，後綴的「ly」並未賦予「Oat」特別的意義，故縱使「Oatly」與「Oaty」在概念上相似，也是因為他們都使消費者聯想到「Oat」，而非單單指向「Oatly」商標。
英國法院亦明確指出，「商標的近似程度」與「商標的識別性」息息相關，低識別性的商標會在近似程度上受到較不利的判斷。若商標的主要部分是說明性文字，消費者對於其他足以辨識商品來源的次要部分（例如本案的「Pure」）就會施予更多注意，也因此更難成立商標侵權。基於以上理由，英國法院判斷「PureOaty」商標與「Oatly」商標不近似（本案另有侵害著名商標權的爭議，但與本文無關，故在此不論）。
我國的智慧財產法院（下稱我國法院）108年度行商訴字第70號行政判決之案情簡述如下。
原告龍口食品企業股份有限公司為「總舖師」商標之商標權人，指定使用於餡餅、速食調理包、水餃等商品，「總舖師」三字聲明不專用。被告味全食品工業股份有限公司之商標為「味全總舖師」，亦指定使用於上開商品。原告主張「味全總舖師」商標與「總舖師」商標近似，有使消費者混淆誤認之虞，而向智慧財產局提起異議。智慧財產局作成異議不成立之處分，故原告向智慧財產法院提起行政訴訟。
本案確定的事實如下。兩造商標指定的商品類似;「總舖師」意指辦桌服務中的主廚，是說明性文字，但經原告大量使用取得後天識別性; 兩造商標的主要識別部分「總舖師」相同，但「總舖師」三字經原告聲明不專用。全案的爭點集中在「味全總舖師」的「味全」二字在混淆誤認之虞判斷上的地位如何。
智慧財產局認為，「味全」二字具有極高的知名度與識別性，足以供消費者區辨商品服務來源。原告將「味全」與「總舖師」割裂審查，單獨比較「總舖師」三字，並無可取。智慧財產法院則認為，雖然系爭商標為五字商標，據爭商標為三字商標，然而「味全」二字乃參加人公司名稱，且與其後之「總舖師」三字並無語意學上之連貫必要性及意義，故消費者確有可能將系爭商標分割為「味全」及「總舖師」二部分。因兩造商標的主要部分均為「總舖師」，兩造商標屬於高度近似商標。據此，智慧財產法院判決撤銷「味全總舖師」在上開商品的註冊。
「味全總舖師」案與「Oatly」案的案情高度相似。據爭商標「總舖師」與「Oatly」都是說明性文字，皆因大量使用取得後天識別性。系爭商標「味全總舖師」與「PureOaty」都是組合性字詞，主要部分皆與據爭商標相似，但有前綴字詞「味全」與「Pure」。相較於「PureOaty」，「味全總舖師」在混淆誤認的判斷上佔有兩個優勢。一是據爭商標「總舖師」聲明不專用，在混淆誤認之虞的判斷上應施予較少的注意。二是「味全」的識別性遠遠高於「Pure」。然而在此情況下，「PureOaty」被英國法院判斷為不相似，「味全總舖師」卻被我國法院判斷為相似。最主要的原因在於，英國法院將「Pure」納入混淆誤認的判斷，並基於「若商標的主要部分是說明性文字，消費者對於其他足以辨識商品來源的商標次要部分會施予更多注意」的理由，給予「Pure」較多的比重。而我國法院認為消費者會將「味全」與「總舖師」割裂觀察，並認為主要指向服務來源者為「總舖師」，故在混淆誤認的判斷上忽略「味全」。
在此，英國法院判斷混淆誤認之虞時額外考慮「低識別性商標」特殊性的作法，值得我國法院酌參。試想，「茶裏王」為獨創性詞彙，而「總舖師」為說明性文字，「味全茶裏王」的「味全」與「味全總舖師」的「味全」，在判斷混淆誤認之虞時，會佔有一樣的地位嗎？答案呼之欲出。在判斷高識別性商標的混淆誤認之虞時，商標次要部分或可忽略不計，但在判斷低識別性商標的混淆誤認之虞時，不可忽略商標次要部分對於消費者的釐清作用。因為「近似」、「混淆誤認」本身都是極為不確定的法律概念，法院的判決也時常莫衷一是，商標權人在申請商標時，通常難以預測該商標與其他商標是否有混淆誤認之虞。法院判決理由的細緻化，將有助於商標權人做出更準確的預判，進而達到減少糾紛、疏減訟源、維護商標權人權益的效果。