作者：蔡億達（本會副秘書長）
前言
依商標法第29條第1項第1款，商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：「僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。」。商標之文字或圖樣，若依社會一般通念，為商品之說明或與商品之說明有密切關連者，即有該條款不得申請註冊之適用（最高行政法院90年度判字第1846號判決參照）。商標權人在申請註冊商標時，大多會避免以業界習用的說明性文字作為商標。但在此要討論的是另一種情境：該商標本非業界習用的說明性文字，但商標權人使用該商標說明自己商品的特性，導致該商標變成說明性文字而被撤銷。下文以智財法院109年度行商訴字第123號行政判決為例說明。
案例研析
- 該判決之系爭商標為註冊第 1942623 號「海菲爾」文字商標，指定使用於無花果苗等商品。智財局認定「海菲爾」是無花果的品種名稱，為相關消費者所認知，進而撤銷「海菲爾」商標的註冊。本件爭點為：系爭商標註冊時(107年10月1日)，我國消費者是否已認知「海菲爾」為無花果之品種名稱，構成無花果苗商品之說明文字？法院認定「海菲爾」是無花果苗的品種，構成說明性文字，證據是原告107 年2 月至8 月間在無花果交流種植討論區發表的言論：「今年二月份自美國加州羅伯特海菲爾先生農場，引進他個人培育的這個品種-海菲爾…」、「海菲爾無花果特點簡介：全世界唯一皮潤不易破皮之品種…」。另「寶信無花果」107 年 3 月 20 日於 Facebook 網站所發布之貼文，亦提及「現在每個品種枝條或苗株不一定都有現貨，品種有西萊斯特、長頸黃、摩洛哥黑、海菲爾等」。
在上開案件中，法院用以認定「海菲爾是一種無花果苗品種」的證據，幾乎都是原告自己的發言。將「羅伯特·海菲爾先生栽種的無花果苗」引進我國的是原告，率先在我國以「海菲爾」稱呼該無花果苗品種的，也是原告，之後才有其他同業陸續使用此稱呼。將「海菲爾」使用為說明性文字，進而導致該商標被撤銷的，正是商標權人自己。這是所有商標權人應當引以為誡的案例。
結論-兼論商標通用化之風險
依商標法第18條第2項規定，商標的用途是「使消費者認知其商品或服務的來源」。若將商標使用於其他用途，例如用於說明商品特性或作為商品代稱，則有使該商標被撤銷的風險。若在商標核准註冊前，該商標已被使用為說明性文字或商品代稱，依商標法第29條第1項第1款，該商標不具識別性，不應准予註冊。若在商標核准註冊後，該商標才被廣泛使用於為說明性文字或商品代稱，依商標法第63 條第1項第4款，主管機關應廢止該商標，此即「商標名稱通用化」。最著名的案例為ASPIRIN，本來是商標，指定使用於止痛藥，後來卻變成某款止痛藥的代稱。因此，商標權人應檢視自己使用商標的態樣是否符合「指示商品或服務來源」的大原則？該商標是否被使用於此原則以外的用途？以APSIRIN為例，建議的使用態樣為「ASPIRIN® the painkiller pills」，®註冊標記可提醒消費者ASPIRIN為商標，而painkiller pills則為商品，完全杜絕商標與商品名稱混淆的風險。此外，當商標權人發現有其他同業使用該商標來描述商品性質，或作為商品代稱時，應迅速循法律途徑處理，以避免商標通用化的風險。