作者：蔡億達律師（本會副秘書長）
（註：文中介紹智慧財產法院107年度民商上字第1號民事判決經上訴，業由最高法院109年度台上字第2159號廢棄部分判決發回更審）
2021年9月30日，經濟日報刊登一篇名為「奧斯汀商標遭侵權判賠504萬，為台灣智財樹立新里程碑」的報導，內文提到：「我國商標法於100年6月修法以來，除受侵害者為世界著名商標，如侵害法國著名LV商標…外，未曾有本土商標遭侵權獲判高達500萬元以上的理賠金額…」。平心而論，對一般的民事訴訟而言，新台幣（下同）五百萬元的賠償金額真的算不上什麼天花板，連邊都摸不上。在其他侵害智慧財產權的訴訟中，損害賠償金額可以動輒上億（例如智慧財產法院102年度民營訴字第6號，侵害營業秘密事件，賠償金額約15億元; 智慧財產法院104年度民專訴字第36號，專利侵權事件，賠償金額約9億元），為何唯獨在侵害商標權訴訟中，區區五百萬元的賠償金額就可以上新聞？還被稱做「里程碑」？其中的要點即「商標貢獻度」。「專利貢獻度」的概念已廣為國際肯認，因為一個產品，例如智慧型手機，可能包含上萬個專利，當然不能因為一個專利侵權而以整機的價格計算損害賠償金額。但我們能依樣畫葫蘆地認定商標也有貢獻度嗎？如果有，那定義是什麼？又該如何判斷？
商標法第71條第1項第2款規定：「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。」。所謂「成本或必要費用」指直接成本，即損益表上的營業成本，此為智財法院的穩定見解。按照法條文義來看，侵權商品淨銷售額扣除直接成本，似乎即可作為侵權人的所得利益，但智財法院的看法並非如此單純。
在智慧財產法院107年度民商上字第1號民事判決中，智財法院認定空中美語公司使用「Tutor4U」商標的行為侵害麥奇公司之「TutorABC」商標權，也認定空中美語公司因「Tutor4U」商標而開立的發票共4億餘元。麥奇公司主張，按照商標法第71條第1項第2款規定，4億元乘上財政部公佈的同業利潤標準之營業毛利率（本案為62%），即是空中美語公司因侵害商標權所得的利益。
然而，智財法院卻認為：就一般商品而言，商標就代表品質，消費者通常是購買並使用商品後才會發現是仿冒品，因此將仿冒商品的銷售額當作是商標權人的損害額是合理的。但是線上語言教學服務的性質與購買商品不同，縱使有消費者第一次購買課程是因為誤認為空中美語公司所提供的服務是來自於「TutorABC」，但消費者發現誤購後可以中途退費，而且在課程屆滿後是否會續購，取決於消費者對服務過程的滿意度，因此線上語言教學服務的商標品牌占消費因素的比例微乎其微。因此，空中美語公司的線上語言教學業務，營業額絕大多數是取決於教材、師資、客服等軟實力，而不是單純僅靠其商標與據爭「TutorABC」商標近似，即可直接獲得營業收入。麥奇公司認為商標對空中美語公司營業收入之貢獻度為100%，並不可採。智財法院認為麥奇公司已證明受有損害，但無法證明其損害額，因此排除商標法第71條第1項第2款的適用，改依民事訴訟法第222條第2項規定，由法院酌定其賠償額。
最後智財法院酌定的賠償額是300萬元。根據上述的發票金額及毛利率可知，空中英語教室因「Tutor4U」商標所得的營業毛利約2億4千8百萬元，可算出智財法院認定「TutorABC」的商標貢獻度約0.01%。在該判決中，麥奇公司的損害賠償金額之所以無法完全滿足，完全是因為「商標貢獻度」不足所致。
同樣地，在智慧財產法院109年度民商訴字第38號民事判決關於「吳岳國文」侵害商標權事件，智財法院也直接引用商標貢獻度的概念，稱「查被告使用系爭商標經營補教業務，固侵害原告所有系爭商標，對原告造成相當程度之損害，惟原告設址臺北，被告則位在桃園，係經營區域型補習班業務，所招募者為附近區域之高中學生，消費者即學生所考量者尚有地點、教室環境、其他科目補習服務等等，實難認系爭商標對被告此部分利潤之貢獻度為百分之百，本院審酌上開因素認系爭商標對被告此段期間利潤之貢獻度為50%。」。
綜合上開判決，智財法院將商標貢獻度定義為「因商標提升消費者消費動機的比例」或是「因商標增加營業收入的比例」。吸引消費者掏錢消費的動機五花八門，不論是商品或服務，商標都不可能是唯一的消費動機。若肯認商標貢獻度的概念，商標權人的損害賠償金額將會被輕易打折，此即臺灣商標侵權案件中「500萬天花板」出現的原因。
商標貢獻度的問題顯而易見。
一是舉證責任的錯置。依據商標法第71條第1項第2款規定，成本或必要費用（損害賠償金額的扣除項）應由侵權者舉證，既然商標貢獻度也屬於扣除項，自應由侵權者舉證。在智慧財產法院107年度民商上字第1號民事判決中，智財法院認為麥奇公司的損害賠償計算方式將商標貢獻度視為100％並不合理，又未提出合理的貢獻度，因此麥奇公司「無法證明其損害」，顯然有將商標貢獻度的舉證責任加諸商標權人，此即舉證責任錯置的問題。
再來是計算方式的漫無標準。「TutorABC」商標被智財法院認定為著名商標，對於線上英語教學服務的貢獻度是1.2%。「吳岳國文」商標未被智財法院認定為著名商標，對於現場國文教學服務的貢獻度是50%。相似的服務，為何著名商標的貢獻度遠低於非著名商標？計算標準何在？商標權人大概只能問天。
最高法院109年度台上字第2159號民事判決駁回智慧財產法院107年度民商上字第1號民事判決，意旨略為：「商品」與「服務」同為商標法保護的對象，智財法院不能單以「線上語言教學服務的性質與購買商品不同」作為降低賠償金額的理由。再者，線上課程提供試聽服務或退費機制，與一般商品附鑑賞期或退貨之機制並無不同，可見智財法院將「商品」與「服務」區別對待，並無理由。若智財法院認為損害賠償金額過高，可依商標法第71條第2項規定酌減，但不能逕行排除商標法第71條第1項的適用，逕以民事訴訟法第222條認定損害賠償金額。
筆者認同上開最高法院判決意旨，但最高法院並未明確表態：應該肯定「商標貢獻度」的概念嗎？若是，舉證責任在哪一方？美國聯邦上訴法院第7巡迴法庭在WMS Gaming Inc. v. WPC Productions Ltd.的見解可供參照，該案即為處理商標貢獻度的問題，即「while it is often difficult to “ascertain what proportion of the profit is due to the trademark, and what to the intrinsic value of the commodity.」。上訴法院認為：若侵權人將他人的商品與自己的商品混合在一起，導致無法分辨到底哪些商品屬誰，那麼侵權人應歸還全部的商品。在此有兩個風險：侵權人過度賠償的風險，以及受害人受償不足的風險。與其使無辜的受害者承受損失，讓侵權人承擔風險更符合公平正義。同理，若無法確定商標對於營業收入的貢獻度，那麼寧可冒著讓侵權人過度賠償的風險，命侵權人賠償侵權商品全部的銷售毛利。這樣的價值取捨也與我國商標法第71條第1項第2款的立法意旨不謀而合。
本文認為，智財法院認為消費者的消費動機不單單是因為商標，侵權人的營業收入不能完全歸功於商標，這個想法的確符合常理，但與商標法第71條第1項第2款的規定不符。該法條係將商品的價格結構區分為「成本或必要費用」及「其他」，並規定：除成本或必要費用外，其他銷售該商品的全部收入應歸於商標權人。既然如此，法院就不應該另創「商標貢獻度」的概念來稀釋侵權人的所得利益。若法院認為損害賠償金額過高，應回歸商標法第71條第2項規定處理，方為正辦。
