作者：蔡億達律師（本會副秘書長）
設計專利保護的對象是物品的外觀、形狀、配置等，過去一向被視為保護力較薄弱的專利權。近十年來我國的發明專利申請案每年皆有二萬件之譜，而設計專利每年僅四至五千件，由此可見一斑。過去當企業談到「專利佈局」，設計專利只是陪襯的地位。然而近年來設計專利漸漸抬頭，有愈受國際重視的趨勢。在「特定產品傾向使用特定設計」的情況下，設計專利能發揮比發明專利更強大的殺傷力。
以2017年蘋果公司的設計專利 No. D661,296為例，該專利為一水滴型筆電外觀（如圖）。Ultra Book市場因此專利大受影響，因為輕薄型筆電幾乎很難避開這種設計。
近來備受討論的例子則是戴姆勒公司與帝寶公司的車燈設計專利侵權案（智慧財產法院106年民專訴字第34號判決）。此案對台灣的汽車零配件售後市場產生重大衝擊，原因同樣是大多數汽車零件與汽車之間必須具有匹配性（must match）方可順利安裝至汽車內，這導致副廠幾乎無法避開原廠的設計專利。立法院雖有引進歐盟之「維修免責條款」之呼聲，但一來緩不濟急，二來「維修免責條款」範圍有限，僅適用於汽車之碰撞件（crash part），且維修以外的行為（例如改裝）不在豁免範圍內;三來法律縱使通過，也無法溯及豁免通過前的侵權行為。國內廠商除了舉發原廠之設計專利無效、引用公平交易法積極對抗外，本文想探討另一種可能-取得原廠授權。不管是基於「打不過他，就加入他」的思維，還是被迫推上談判桌，都必須面對接下來的問題：我怎麼避免被漫天開價？權利金的計算標準是什麼？怎樣的授權金才叫合理？
誠然，權利金談判是商業談判，因個案不同，談判結果亦差距甚大，但這並不代表權利金的計算毫無標準可言。考量到原廠多為歐美廠商，與我國廠商簽訂之授權契約也多以歐美為管轄地、以歐美法為準據法。故以下介紹美國實務判斷權利金是否合理之標準，供讀者於商業談判時參考。
美國專利法第284條（Section 284 of the Patent Statute）規定專利權人應得的賠償不得少於合理的權利金（reasonable royalty）。但”Reasonable”是極度不明確的法律用語，須待法院以判決確定標準。以下介紹兩個由美國聯邦巡迴上訴法院奠立的判斷方法。
Georgia-Pacific Approach
在Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp案中，聯邦巡迴上訴法院為權利金是否合理奠立如下判斷標準，俗稱” Georgia-Pacific Factors.”：
- 1.假設雙方於侵權行為開始前談判，雙方合意之權利金（由此可知，以侵權訴訟為要脅漫天開價的權利金並非合理）
- 2.該專利在他案的授權金
- 3.相似於該專利之專利的授權金
- 4.專利授權範圍、期間與政策
- 5.授權人與被授權人間的業務關係（或競爭關係）
- 6.被授權人利用該專利推廣其產品之程度/功效
- 7.該專利之利潤率、知名度或其他商業上的成功
- 8.該專利相對於舊產品的實用性和優勢
- 9.該專利的性質和所致利益.
- 10.被授權人使用該專利的態樣與價值
- 11.一般同業利潤標準
- 12.該專利對於整體產品利潤率的影響及佔比
- 13.專家證詞
值得注意的是，若侵權產品由多個元件組成（multi-component products），但僅有部份涉及侵害專利權，權利金的計算基礎應該是該專利元件的最小可銷售單位（smallest salable unit），而非產品的單價（whole sale price），除非原告能證明該專利部件為消費者購買該產品的主要動機，或該專利部件構成該產品成本或價值的主要部分。最明顯的例子即高通主張3G/4G技術為智慧型手機的主要功能，上網是消費者購買手機的主要動機，故其權利金以整機價格為計算基礎。
Analytical Approach
在TWM Manufacturing Co. v. Dura Corp.案中，聯邦巡迴上訴法院命被告提出其販售侵權產品前，內部預估該產品的淨利率（例如產品經理的專案報告書、董事會決議等），扣除該行業的標準淨利率後，剩餘則是原告的合理權利金。考量到我國訴訟的證據開示制度（discovery）與英美法系國家不同，且此方法為訴訟中計算損害賠償金額之方法，與商業談判較無關連，故在此不多作論述。
值得注意的是，帝寶案中帝寶主張用行業的標準淨利率或公司全部營業的利潤率計算損害賠償，遭法官以「此非侵權產品的淨利潤率，可能該產品利潤很高，但有其它虧損營業項目，導致全部營業的整體淨利潤率降低」為由拒絕採用。由此可知，Analytical Approach亦為我國智財法院所接受。若帝寶能提出該產品之淨利潤率，即不會落得被法官認定侵權產品之淨利率為100％的困境。
結論
帝寶案是戴姆勒公司漂亮地運用設計專利的絕佳案例，具有相當的代表性，往後在專利佈局上，設計專利想必會佔有一席之地。基於產品特性，設計專利在某些領域上難以迴避，但對於產品整體的成本/利潤佔比又不會太大，也不涉及產品的主要功能，合理的權利金應不會過高，因此以商業談判方式獲得授權不失為解決問題的好方法。若讀者於協商時以美國實務判決對抗客戶不合理的權利金要求，不僅擲地有聲，客戶也會感受到讀者的專業與誠意。