作者:蔡億達律師(本會副秘書長)

商業事件訴訟的當事人是兩家公司,不僅涉及的利益巨大,其中的訴訟策略也不會只是法理論述,而是經營戰略、商業考量與法律的結合,而這樣的結合往往能迸發出燦爛的創意火花。

今天要談的是2013年的Already v. Nike case(Already, LLC v. Nike, Inc., 133 S. Ct. 721 (2013)), 此案的背景是: Nike是Air Force 1系列鞋款的製造商,也是「Air Force 1」文字商標的商標權人。不僅如此,Nike在2006年也為了球鞋的造型申請了商標(如下圖。NIKE AIR FORCE 1, Registration No. 77,055,375.),即本案的系爭商標。

2011年,Nike在美國紐約南區聯邦地區法院(S.D.N.Y)控告一家名為Already小鞋廠,聲稱其名下的“Sugars”以及“Soulja Boys”系列鞋款侵害上開Nike的系爭商標權。Already選擇應戰,除了對Nike的聲明提出反駁之外,也提起反訴確認系爭商標有無效事由(訴訟類型為declaratory judgment action,同我國民事訴訟法第247條的確認訴訟)。

不論在美國或台灣,確認訴訟的前提都是確認利益存在。意即,當事人間的法律關係或法律事實的存否不明確,導致原告在法律上的地位有不安定,而此種不安定可以透過確認判決來除去(最高法院106年度台上字第1669號民事判決)。以本案來說,系爭商標是否為有效是一個不確定的法律事實,這個不確定的狀態使Already處於「是否構成商標侵權」的不安定地位,而此種不安定可以透過勝訴判決(即確認系爭商標無效)來除去。

訴訟進行了八個月後,Nike的訴訟團隊評估Already的勝算很大,Nike的商標可能會被法院宣判無效,Nike撤回原本的侵權訴訟,並且採取一個很大膽,很有創意,事後證明也非常成功的策略:發不訴訟聲明(covenant not to sue)給Already,聲明Nike無條件、無期限且不可廢棄地,放棄所有對Already及其經銷商、供應商或客戶,任何關於系爭商標的侵權訴訟、不公平競爭訴訟或相類似訴訟的請求權。

接著,Nike以欠缺確認利益為理由,請求法院駁回Already的反訴。根據美國憲法第三條,美國法院只能受理「有爭議」的案件。因此,如果案件涉及的爭議已經消失且無法再度發生,該案就會被法院駁回(dismissed as moot)。以台灣的法律用語來說,即「原告欠缺確認利益」。在本案中,既然Nike已經無條件、無期限地保證不會對Already或其他相關人士提起任何有關系爭商標的訴訟,Already往後不可能再因為系爭商標而陷入訴訟,Already的不安定地位已經被除去。縱使法院確認系爭商標有無效事由,對Already來說也毫無利益可言。既然勝訴判決對Already毫無利益,Already就失去了「確認利益」,故全案駁回。Already的反訴也因此一路被地方法院、上訴法院駁回,最後在2013年被最高法院駁回。全案終告確定。

各位或許會覺得很納悶,Already取得Nike無條件且無期限的不訴訟聲明,應該是大大的勝利,為何Already對此還不滿足,並且一再上訴呢?因為Already認為,Nike的不訴訟聲明是惡意為之。美國的訴訟費用極其驚人,動輒百萬美元起跳,對於Already這種小廠的現金流來說是極大的負擔,但對於Nike來說並不是。Nike可以任意控訴競爭者,在Nike盯上這些小小競爭者的瞬間,對其投資者或潛在投資者就會產生巨大的恫嚇力,而造成一定的傷害。大部分的小廠會選擇低頭和解,而起身抵抗者(如Already)則註定面臨一場不會贏的戰爭。Nike可以一面透過訴訟來消耗小廠的現金流,縱使小廠提起反訴,Nike也能在評估訴訟結果不利時,馬上以covenant not to sue來終結整個訴訟。這表示你可以抵抗,但你永遠不可能贏,你只能把原本要投資在業務擴張上的資金拿去付律師費,然後比誰的現金多。透過covenant not to sue,Nike放棄的僅僅是系爭商標,即鞋款外觀的商標,即使Already能製造販售該外觀的鞋款,但不能使用「Nike」或「Air Force」的商標,對於Nike的收益影響有限。縱使covenant not to sue可能會為系爭商標帶來商標淡化的風險,但Nike有足夠的廣告費來平衡這個風險。兩相權衡之下,利益遠大於風險Nike可以選擇利用covenant not to sue來排除市場上規模較小的競爭者,這本身就是一種策略性壟斷。值得稱幸的是,這種訴訟策略不會發生在台灣,因為台灣的律師費用非常低廉,直逼第三世界國家的水準,會被台灣的訴訟費用拖垮,只能說這個公司的體質本身就不太健康。

台灣身為世界重要產業的主要供應鏈,台廠面對的品牌廠、商標權人或專利權人常常是世界第一流的公司,在商務談判上時常會面臨「以小搏大」的局面。此時,律師在提供法律意見時,除了「法律面」的事實評估外,常常必須加上對「產業環境」、「商業條件」及「經營策略」的考量。若單純以法律面來講,Already的律師會跟Already建議說系爭商標識別性薄弱、僅為發揮商品功能所必要,或有其他不得註冊事由,訴訟的勝算很大。這樣的分析並沒有錯,但是不夠全面,畢竟商業戰爭從來就不會只有法律問題。這也突顯出在商業訴訟戰爭中,一家公司的法律團隊扮演極為重要的角色,除了必須具備完善的法律知識,另一方面對於產業環境、公司自身的商業條件及經營策略的掌握度高於外部律師,即使未親上前線訴訟,也能提供訴訟律師十分寶貴的意見。但台廠通常不重視法務的角色—這又是另一個故事了。


不訴訟也是一種訴訟策略?談Covenant not to Sue
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