作者:蔡億達律師(本會副秘書長)

公司名稱特取部分是指公司名稱中具有識別性的部份(以下簡稱”公司名稱”)。企業將公司名稱註冊為商標的情形相當常見,例如Nike之於Nike, Inc., Disney之於The Walt Disney Company,全聯之於全聯實業股份有限公司,中華電信之於中華電信股份有限公司等。若非商標權人(以下簡稱”被告”)將他人的商標用作自己公司的名稱,並使用該名稱銷售商品,可能會面對商標權人提出的商標侵權之訴,此時被告通常會依商標法第36條第1項第1款「以符合商業交易習慣之誠實信用方法,表示自己之姓名、名稱,非作為商標使用者」作為抗辯,主張:該名稱的使用僅為表示自己的公司名稱,並非作為商標使用。此時如何區分公司名稱與商標使用?即是本文要探討的問題。

智慧財產法院97年度民商上字第3號判決曾認為:若被告將該名稱使用在指定的商品、服務或相關物件上,才算商標使用。若將該名稱列於網站上或標示於商品照片旁,則僅是表示自己公司名稱。然而仔細分析就會發現,被告將公司名稱使用在網站上或標示在商品照片旁,其目的無非也是行銷商品以及表彰商品來源,與使用商標的目的並無二致,問題是,一樣為了銷售商品,為何將名稱用在商品上就是商標,用在網頁上就不是商標?顯然欠缺說理。

最高法院98年度臺上字第1595號民事判決以「善意」作為「符合商業交易習慣」的要件,認為「按凡以善意且合理使用之方法,表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明,非作為商標使用者,不受他人商標權之效力所拘束…又所謂善意,係指不知其為他人之商標而為使用者而言。」意即,被告若欲主張自己僅是「表示公司名稱」,必須舉證自己並不知道該名稱已被他人註冊為商標。

隨後,智慧財產法院99年度民商上字第6號判決明白揭示商標使用的四個要件,要構成商標使用,必須1)有表彰自己商品或服務來源之意思;2)有行銷之目的;3)有積極標示商標之行為;4)所標示者足以使相關消費者認識其為商標。然而在此議題中,公司在宣傳自己名稱時,也時常符合一到三的要件(為行銷之目的、有表彰商品來源之意思、有積極標示的行為),而第四個要件則略顯模糊,因此上開判準無法徹底解決此議題。

智慧財產法院108年度民商上字第11號判決集上開見解之大成,提供我們一個明確的標準。該判決認為,若被告明知自己公司名稱與他人商標相同,有使相關消費者混淆誤認之虞,則必須完整標示公司全銜,始符合商標法第36條第1項第1款符合商業交易習慣之誠實信用方法,表示自己之姓名之一般性表述,最高法院110年度台上字第583號判決亦肯定其見解。該判決結合最高法院98年判決的「善意」要件,並發展出更明確的判準:在公司明知自己名稱與他人商標相同,且有使消費者混淆誤認之虞的情況下,該公司必須明確標示公司全銜。除此之外,皆為使用他人商標。至於如何證明被告「明知自己名稱與他人商標相同,且有使消費者混淆誤認之虞的情況」?商標權人可透過存證信函敘述兩者名稱相同之情,並附上消費者混淆誤認的證據。若雙方屬競爭同業且該商標具有一定知名度,法院通常會認定被告依常理可知悉。

附帶一提,商標法第70條第2款規定「未得商標權人同意,有下列情形之一,視為侵害商標權:二、明知為他人著名之註冊商標,而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱,有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者」。因此,若上開案例中的商標是他人的著名商標,被告即難以「善意表示自己之姓名」為抗辯,著名案例有「英代爾實業股份有限公司」與「Intel」商標(最高法院99年度台上字第1632號民事判決)及「統一生醫科技股份有限公司」與「統一」商標(智慧財產法院100年度民商訴字第20號民事判決)。

綜合上開判決可知,過去實務對於「表示自己公司名稱」的抗辯採取寬鬆的態度,被告較容易依商標法第36條第1項第1款成功迴避侵權責任。然而目前實務的作法是:若善意不知自己公司名稱與他人商標相同,可依商標法第36條第1項第1款抗辯(但接獲存證信函或被起訴後,難再諉稱自己不知)。若已知自己公司名稱與他人商標相同,則必須完整標示公司全銜,方可主張此抗辯。

「商標使用」與「表彰公司名稱」的區別與實務見解的演進
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