整理：江日舜專利師（本會理事）
判決字號：智慧財產及商業法院110年度民專訴字第37號
原告主張
原告為我國發明第I462028號「指紋辨識系統及其方法」專利（下稱系爭專利）之專利權人，被告於我國境內就其晶粒標記為「TC2409TA0」之指紋辨識晶片（下稱系爭產品）為製造、使用、販賣之要約等行為，並將系爭產品販售提供予訴外人OPPO廣東移動通信有限公司，系爭產品實施系爭專利請求項1、8之裝置與方法，落入前揭請求項權利範圍。」
系爭專利
請求項1：一種指紋辨識系統，其包含：一儲存模組，係儲存複數個基準指紋資料；一輸入模組，係輸入一指紋資料；一融合模組，係將該指紋資料與先前輸入之該指紋資料進行融合，以對應產生一融合指紋資料並儲存於該儲存模組；以及一處理模組，係分別將該指紋資料及該融合指紋資料與各該基準指紋資料進行比對，以產生一比對結果，並根據該比對結果選擇性地將該指紋資料或該融合指紋資料取代對應之該基準指紋資料。
請求項8：一種指紋辨識方法，係適用於一指紋辨識系統，該指紋辨識系統包含一儲存模組、一輸入模組、一融合模組及一處理模組，該方法包含下列步驟：經由該儲存模組儲存複數個基準指紋資料；通過該輸入模組輸入一指紋資料；透過該融合模組將該指紋資料與先前輸入之該指紋資料進行融合，以對應產生一融合指紋資料並儲存於該儲存模組；以及藉由該處理模組分別將該指紋資料及該融合指紋資料與各該基準指紋資料進行比對，以產生一比對結果，並根據該比對結果選擇性地將該指紋資料或該融合指紋資料取代對應之該基準指紋資料。
系爭產品技術內容
原告主張系爭產品係被告生產之指紋辨識感測晶片，晶片標記為「TC2409TA0」。參諸原告提出系爭產品與系爭專利請求項侵權分析比對內容，原告自行購買使用系爭產品之OPPO Reno4手機進行測試，其設定開機指紋辨識為右手食指，之後感測右手食指可順利進入手機使用畫面，感測左手食指無法進入手機使用畫面，之後同時以左右手食指各一半按壓感測區域可進入手機使用畫面，重複上述步驟一段時間後，單獨感測左手食指亦可進入手機使用畫面，與一開始以左手食指按壓感測區域無法進入手機使用畫面的結果不同。
法院侵權比對見解
技術特徵1B：
由甲證9影片[3:12]至[4:14]可知OPPOReno4手機的指紋辨識功能在啟動時要求使用者建立基準指紋資料以供後續指紋辨識功能作為比對基礎，因此甲證9影片僅能證明OPPOReno4手機具有儲存模組以儲存建立好的基準指紋資料，否則無法執行後續的指紋辨識功能。惟查，系爭產品為晶片及程式而非OPPOReno4手機，由原告所提甲證9影片、甲證17系爭產品之指紋辨識測試影片（下稱甲證17影片）皆無法得知該晶片是否有內建儲存模組以儲存基準指紋資料，原告亦自承無從知悉該基準指紋資料是存於系爭晶片抑或儲存在手機其他記憶體晶片中，原告雖稱即使基準指紋資料是儲存在手機其他記憶體晶片中，但此亦是由被告演算法所為，但原告並無舉證被告演算法為何，亦無法比對被告演算法何部分可對應至技術特徵1B，故原告無法證明系爭產品具有儲存基準指紋資料的儲存模組，並無落入系爭專利請求項1「一儲存模組，係儲存複數個基準指紋資料」之技術特徵1B文義範圍，由於無法得知系爭產品有與系爭專利請求項1之儲存模組對應之元件，故亦無均等論之適用。」
技術特徵1D：
①甲證9影片及甲證17的測試影片所揭露的指紋辨識流程僅可看出使用者原先設定以右手食指解鎖，左手食指無法解鎖，之後連續以雙手食指一起放在辨識區域解鎖螢幕數次後，單獨以左手食指亦可解鎖。惟上述流程僅可得知手機系統具有學習功能，可藉由不斷學習修正原先留存於手機系統的初始基準指紋資料，但無法得知學習功能如何設計及實際執行流程，由於系爭專利請求項1之技術特徵1D中「融合指紋資料」並非直接呈現於指紋辨識系統人機介面之實際可見畫面，而是儲存於儲存模組並選擇性取代基準指紋資料的一內部資料，故由甲證9及甲證17影片的測試影片僅能得知隨雙手食指同時按壓解鎖螢幕畫面的次數增多，指紋辨識系統的基準指紋資料會隨之改變，但基準指紋資料如何改變、改變的規則、改變的方式等皆無法由甲證9影片及甲證17影片得知…。②甲證9影片及甲證17影片顯示的基準指紋資料變更現象並非僅能由系爭專利請求項1之產生融合指紋資料方能達成，被告陳稱以乙證2至5揭露之技術亦可達成甲證9影片呈現之結果…，因此以甲證9影片及甲證17影片無法反推得知系爭產品落入系爭專利請求項1「一融合模組，係將該指紋資料與先前輸入之該指紋資料進行融合，以對應產生一融合指紋資料並儲存於該儲存模組」之技術特徵1D文義範圍，由於無法得知系爭產品有與系爭專利請求項1之融合模組對應之元件，故亦無均等論之適用。
技術特徵1E：
同前所述，由甲證9影片及甲證17影片僅能得知基準指紋資料有所變更，但無法得知其變更方法及變更內容，亦無法得出系爭產品會產生「融合指紋資料」，故亦無法得知系爭產品會將該指紋資料及該融合指紋資料與各該基準指紋資料進行比對，並選擇性地將該指紋資料或該融合指紋資料取代對應之該基準指紋資料。因此以甲證9影片及甲證17影片無法反推得知系爭產品落入系爭專利請求項1「一處理模組，係分別將該指紋資料及該融合指紋資料與各該基準指紋資料進行比對，以產生一比對結果，並根據該比對結果選擇性地將該指紋資料或該融合指紋資料取代對應之該基準指紋資料」之技術特徵1E文義範圍，由於無法得知系爭產品有與系爭專利請求項1之處理模組對應之元件，故亦無均等論之適用。
結論：
此類方法或系統專利侵權訴訟，在舉證系爭產品實際採用的演算法是相當困難。在分析技術特徵Ｂ時，由於系爭產品是晶片，雖然在運作整個系爭專利主張之功能時，手機必然會有儲存模組但晶片上並沒有。另外再分析細節特徵方法D、E時，難以取得系爭產品實際上的真正的演算法，只能透過裝置操作並錄影推斷，但此時只要被告舉證其他可實現的方式，專利權人就難以反推系爭產品必定採用系爭專利之發明。因此，在規劃此類專利申請案時，必須仔細考量未來若遇到訴訟，可能在硬體上或軟體上可能會遇到的舉證問題，並仔細斟酌請求項的用字。