作者：蔡億達律師
申請商標的目的在於使用，但是也有商標權人只是為了防止同業使用該商標而申請商標，並不欲真正在商標指定的商品或服務上營業的狀況。依商標法第63條規定，這樣的商標會面臨三年未使用而被第三人申請廢止或被主管機關依職權廢止的問題。本文將針對商標之廢止，探討何謂「商標使用」以及相關的應對策略。
依商標法第5條規定，商標之使用，有三個重點：
1.為行銷之目的。
- 使用於指定之商品或服務上。
- 足以使相關消費者認識其為商標。
若欲證明該商標在申請廢止之日前三年內有使用，該使用必須符合一般商業交易習慣。若商品還在市面上流通，那證明並不困難。若商品已不在市面上流通，仍可透過含有商標的商品型錄、含有商標的交易文件如訂單、契約、收據、報價單、書面或網頁上的廣告等（上開證據都必須有日期可資辨識），證明該商標在過去三年間有使用。若上開證據能互相勾稽，更容易被官方採納。
實務上對於商標之使用尚有一些法未明文的要求，值得商標權人特別注意：
- 商標使用必須是「商標權人或被授權人」的使用
消費者的使用行為縱使可彰顯該商標，仍非商標之使用，因為消費者並無為商標權人表彰其所提供商品或服務來源之目的（智慧財產法院107年度行商訴第107號行政判決）。 - 商標的使用必須是外在、有形的使用
外在、有形的使用方足以使消費者認識其為商標（智慧財產法院102年度民商上字第8號判決）。在「購買商標文字為廣告關鍵字」的案例中，非商標權人向搜尋引擎業者購買商標文字之關鍵字，使消費者於該搜尋引擎該商標文字後，會跳出非商標權人的搜尋結果。上開行為被法院認定為非商標使用，不構成商標侵權。因為該商標文字僅顯現於搜尋引擎的程式碼，未外顯於廣告主的網頁中。 - 主觀上有藉行銷商品而獲利之意圖
若將商品當成贈品，或如「結緣品」般置於路邊任人取用，是否屬於商標之使用？最高行政法院107年度判字第590號行政判決表示「倘商標使用並非基於行銷之目的，而無商業交易行為或計畫，致其使用不具有維持或創造商標商品或服務之市場或通路之經濟上意義…則非真實使用」，智慧財產法院99年度民商上字第6號判決亦指出「贈品標示商標是否構成商標之使用，須以使用人標示商標的行為在主觀上是否有行銷該標示商標商品之目的…系爭仿品之價值僅70元，相較於被上訴人所促銷之吉利保險係保險金額10萬至29萬元之保險服務，被上訴人顯無搭售系爭仿品藉以獲利之意。」
法院將商標法第5條的「行銷」限制於「具有市場或通路上的經濟意義」及「主觀上有藉行銷商品而獲利之意圖」，這樣的解釋有很大的商榷空間。這麼一來，商標權人將無權禁止仿冒品以贈品形式在市面上流竄，對於商標的保護有欠周詳。再者，侵權使用（侵權人使用商標的行為）的認定按理應比維權使用（商標權人使用商標的行為）寬鬆，方能嚇阻商標侵權行為。然而商標法第5條在立法意旨上卻明白指出該條的定義包括「維權使用」與「侵權使用」，造成「商標權人將商品當成贈品無法維權，第三人將商品當成贈品不構成侵權」的奇怪結果，彷彿贈品是什麼不可取的行為，不值得被商標法保護一樣，實在與商標法保護商標權人的立法意旨相違背。
回到上述，若商標權人申請商標只是為了防止同業使用該商標，並不欲真正在商標指定的商品或服務上營業，最有效的解決方案是：微調原商標圖樣或指定的商品或服務，每三年申請一次新的商標。這樣既能達到防止同業使用該商標的目的，又能避免三年未使用廢止的問題，而且申請商標的費用遠比事後提起訴訟的費用低，成功率也遠比訴訟高。