整理：江日舜專利師（本會理事）
判決字號：智慧財產及商業法院111年度行專訴字第51號
主文 ：一、原處分關於「請求項1至8舉發成立，應予撤銷」部分及訴願決定均撤銷。二、訴訟費用由被告負擔。
爭點：證據是否足以證明系爭專利不具進步性？
智慧局舉發成立理由：
- 系爭專利之散熱部係為沖壓後所產生之伸長類變形，由於金屬在塑性變形中體積不變，故在伸長類變形時，板厚都會變薄，直接影響到沖壓件的強度，證據4已揭示沖壓成型之技術，相關領域之通常知識者可輕易思及經沖壓後的物件在產生伸長變形時其壁厚會因延展而變薄，系爭專利請求項1之「該散熱部之厚度小於該平板部之厚度」之技術特徵，僅是將證據4中之沖壓成型技術應用於證據3中，係為相關領域之通常知識者所能輕易組合變更完成之技術。證據3揭示底板17的延伸部分20，通過通風能獲得特別有效的冷卻效果，與系爭專利請求項1之快速散熱之功效並無不同。又證據3底板17之延伸部分20，從圖2、7、8中可看出延伸部分20包括一曲面，於寬度方向上彎曲地一體連續延伸，已揭示系爭專利請求項1之「於一橫向於該高度方向之寬度方向上，該散熱部包括一曲面，該曲面於該寬度方向上彎曲地一體連續延伸」技術特徵。
系爭專利：
- 欲解決問題：一般常見之煞車系統係分為鼓煞與碟煞，在長時間使用煞車裝置之情況下，因為摩擦所產生的熱能若無法即時去除，將會導致煞車來令片損壞，進而影響煞車功能，更嚴重地將導致煞車失效。習知之來令片散熱裝置係透過利用設於片體上之散熱件以進行散熱，然而，此類散熱裝置係外加散熱件並設於片體上，才能經由散熱件將熱量散失，散熱之效率差，且不能即時完成散熱動作，另外，增設的散熱件也增加了散熱裝置的材料體積，成本同樣地也提升了。
- 技術手段：系爭專利提供一種來令片散熱裝置，係供設於一卡鉗裝置，該卡鉗裝置包含一卡鉗本體，該卡鉗本體具有一容置空間，該來令片散熱裝置包含一片體，供設於該卡鉗本體並伸入該容置空間，具有相對之一第一面及一第二面、以及一散熱部，該散熱部係由該第一面凹向該第二面並相對地凸出於該第二面，當該片體設於該卡鉗本體時該散熱部顯露於該卡鉗本體之外。
- 技術功效：系爭專利之一種來令片散熱裝置係可實質地提升與空氣接觸之面積而可有效地增加散熱之效率，使來令片迅速地散熱、降溫，使來令片之使用壽命延長、耐用性增加，且結構簡單，生產快速、便利，節省成本。
請求項1：一種來令片散熱裝置，係供設於一卡鉗裝置，該卡鉗裝置包含一卡鉗本體，該卡鉗本體具有一容置空間，該來令片散熱裝置包含：一片體，供設於該卡鉗本體並伸入該容置空間，具有相對之一第一面及一第二面、以及一散熱部，該散熱部係由該第一面凹向該第二面並相對地凸出於該第二面，該片體另包括一供設置一來令片之平板部，該散熱部連接於該平板部之一側，該散熱部13之厚度小於該平板14部之厚度，當該片體設於該卡鉗本體時該散熱部13顯露於該卡鉗本體2之外；其中，於該片體之一高度方向上，該散熱部之一側面由該第一面彎曲地朝遠離該平板部之方向一體連續延伸；於一橫向於該高度方向之寬度方向上，該散熱部包括一曲面，該曲面於該寬度方向上彎曲地一體連續延伸。
法院理由：
一、圖式無法判斷是否有揭露曲面技術特徵
證據3圖式第1、7圖揭露底板17與延伸部分20厚度大致相同，延伸部分20位於剎車夾10本體內，於底板17高度方向上，延伸部分20之一側面由一面彎曲地朝遠離底板17之方向一體連續延伸，故證據3已揭露系爭專利請求項1「其中，於該片體之一高度方向上，該散熱部一側面由該第一面彎曲地朝遠離該平板部之方向一體連續延伸」之技術特徵，惟延伸部分20在寬度方向並未具有連續延伸的彎曲曲面，由證據3圖式第2圖為底板17與延伸部分20之正視圖，於寬度方向上無法判斷是否具有曲面，而證據3圖式第7、8圖為底板17與延伸部分20側視圖，該側視圖明顯可見底板17與延伸部分20於寬度方向上並未具有曲面。
二、系爭專利散熱部厚度與證據4揭露沖壓成型加工無必然關聯
證據4為一種來令片之散熱背板構造，惟證據4說明書及圖式均未揭露來令片散熱背板安裝於煞車機構之配置情形，亦未記載來令片散熱背板不同位置之厚度是否有差異。「證據4雖提到沖壓成型，惟所屬技術領域中具有通常知識者已知沖壓成型包含沖剪加工、彎曲加工、引伸加工、壓縮加工等加工方式，並非全部沖壓成型加工方式均會使加工後之工件厚度變薄，且證據4說明書及圖式內容，亦未揭露沖壓成型後元件厚度變薄，故無法僅以證據4揭露沖壓成型加工方式，即推論沖壓成型必然會使沖壓後元件厚度變薄，故被告所稱證據4已揭示沖壓成型之技術，而相關領域之通常知識者可輕易思及經沖壓後的物件在產生伸長變形時其壁厚會因延展而變薄；參加人所謂證據4各散熱部之板厚小於固定片1是沖壓成型必然現象云云，均非有理。」
結論
由此判決申請人可學習兩個答辯策略，第一點仔細檢視先前技術圖式上所揭示的內容，有時細節會有不同，如果在細節上的差異對於功效有影響想，可以考慮在答辯時限縮至請求項中（若是舉發需要在舉發決定作成前更正），再進行細節答辯。第二點，若引證文件內容並不是直接揭露，而是向本案一樣間接推論，可以考量這個推論是否具有必然關聯，例如被告主張沖壓技術可以證明散熱部變薄是輕易思及，但原告主張並非所有沖壓技術都會使元件變薄，所以這沖壓技術與變薄並非直接必然關聯，不能直接認為通常知識者可輕易思及。因此，透過本案分享可以讓申請人在答辯上有更多切入點思維可以答辯。