整理：吳尚昆
本週掃描3則智財法院判決：
1.專利移轉契約案件再審成功案例。（心得：再審成功，不簡單）
2.植物種苗法關於品種權的新穎性認定。（心得：關鍵字是「試驗而非銷售」、「國內銷售或推廣超過1年但非經品種申請權人自行或同意」）
3.「appleman」商標使用於35類「網路廣告看板租賃；藉由網路提供商品交換之仲介服務；網路拍賣」註冊被撤銷案。（心得：有趣的是，申請人說是「app」＋「leman」，不是「apple」＋「man」）
【裁判案由】專利權其他契約爭議事件
智慧財產及商業法院112年度民專上再字第1號民事判決
要旨：
依系爭契約第4條第2項之約定，再審被告於簽約後24個月內無法達到預定之機器銷售量時，即無須再支付第二次及第三次移轉及開發費，惟應「無條件」將再審原告移轉之專利權及機具、圖檔歸還再審原告，堪認為兩造於訂約時，已預先約定再審被告於訂約後無法於24個月內製造出高溫染色機之風險，依第4條第2項約定處理，亦即再審原告可要求再審被告歸還專利及系爭物品，再審被告亦無須再支付第二次及第三次移轉及開發費（本院另案確定判決亦採同樣見解，見原確定判決卷第109頁），此與系爭契約第7條第2項「乙方未依本契約第4條約定24個月內給付第二期及第三期移轉及開發費」，係再審被告有支付義務而未履行不同。系爭契約第4條第2項既然約定再審被告於簽約後24個月內無法達到預定之機器銷售量，即應無條件返還系爭專利及系爭物品，應屬附解除條件之約款，故再審被告於簽約後24個月未製造出任何高溫染色機時（107年9月1日），解除條件即已成就，再審原告自得請求再審被告返還系爭專利及系爭物品。原確定判決認為再審原告依系爭契約第4條第2項請求返還系爭專利及系爭物品，須先以意思表示終止契約後始得請求，顯然違反民法第99條第2項之規定，亦與系爭契約明確記載之文義不符，原確定判決有適用法規顯有錯誤之事由，再審原告依民事訴訟法第496條第1項第1款之規定提起再審，應認為具有再審之事由，自應由本院再開訴訟程序並判斷再審原告之主張是否有理由。
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【裁判案由】品種權撤銷
智慧財產及商業法院112年度行植訴字第1號行政判決
要旨：
經查，依93年3月30日種苗法第12條之修法理由可知，我國種苗法第12條之修法，係參酌1991年修訂之UPOV公約。次查，UPOV公約（1991）第6條（Novelty，新穎性）規定：「(1)[標準]如果在育種者提交品種權申請書時，該品種的繁殖或收穫材料並未以利用該品種為目的，而因以下原因被育種者本人或經其同意之人出售或轉讓他人，則該品種應被認為具有新穎性）」、「(i)在提交申請書前，在締約方的領土上存在未超過一年（ii）在提交申請書的締約方以外的領土上，距該提交日未超過四年，或在樹木或藤本的情況下未超過六年）」(見乙證十一，本院卷一第223頁，中譯文參被告翻譯本，見本院卷一第197至198頁)。互核本條之文字，可知種苗法第12條第2項之規定即係參照本條之規定。又查，UPOV公約（1978）第6條（享有保護之條件）規定：「(1)凡符合以下條件，育種者應享有本公約提供的保護）」、「（ａ）不論初始變種的起源是人工的，還是自然的，在申請保護時，該品種應具有一個或數個明顯的特性以有別於已知的任何其他品種。所謂「已知」的要件可參考以下因素：已進行栽培或銷售，已經或正在法定的註冊處登記，已經登載在參考文獻中或已在刊物中準確描述過。使品種能夠確定和區別的特性，必須是能準確辨認和描述的」、「（b）在向一個聯盟成員國註冊保護申請時：（i）此品種尚未經育種者同意在該國領土內提供出售或在市場銷售，若該國法律另有規定，則不能超過一年、（ii）藤本、林木、果樹和觀賞植物的品種，包括其根莖，經育種者同意在任何其他國家提供出售或已在市場銷售不超過六年，或所有其他植物不超過四年）」、「與提供出售或在市場銷售無關的品種試種，不影響保護權。以提供出售或市場銷售以外的方式成為已知品種的事實，不影響育種者的保護權」(見乙證十二，本院卷一第247至248頁，中譯文參被告翻譯本，見本院卷一第198至200頁)。互核UPOV公約（1991）第6條及UPOV公約（1978）第6條(a)(b)之規定可知，只有經過育種者本人或經其同意，以利用該品種為目的，進行銷售或以其他方式交由他人處置時，才會影響到新穎性，而對於品種進行試種之行為，並不影響新穎性。前開結論，嗣後亦經國際植物新品種保護聯盟2009年10月22日所提出之UPOV新穎性說明所肯認(見乙證十三，本院卷一第263至275頁，中譯文參被告翻譯本，見本院卷一第201至202頁)，UPOV新穎性解釋性說明第7頁除重申UPOV(1991)第6條、UPOV(1978)第6條(1)(b)之規定外，第5點更載明「1991年UPOV公約載明新穎性僅在以下情況下受到影響：繁殖材料或收穫材料由育種者本人或經其同意，為利用該品種的目的，進行銷售或以其他方式交由他人處置」、第6點載明「以下行為，不被認為造成新穎性的喪失：(i)對品種進行試驗，但不涉及為利用品種的目的進行銷售或交由他人處置（1978年UPOV公約明示）(ii)未經育種者同意進行銷售或交由他人處置）」。準此，參照種苗法第12條立法理由暨修法所參酌之UPOV公約、UPOV新穎性說明可知，僅對於品種進行試驗，而不涉及品種銷售之行為，並不構成新穎性之喪失事由，換言之，即具新穎性。
再按，新穎性為申請系爭植物品種權之申請要件，依種苗法第12條第2項之規定，所謂「不具新穎性」之情形，除以系爭植物品種於品種權申請日前已於國內銷售或推廣超過1年外，尚以上開國內銷售或推廣之情形需經品種申請權人自行或同意為必要，倘系爭植物品種於品種權申請日前已於國內銷售或推廣超過1年，但該情形非經品種申請權人自行或同意，仍具新穎性。
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【裁判案由】商標異議
智慧財產及商業法院112年度行商訴字第64號行政判決
要旨：
依參加人所提申證1（置於原處分卷乙證3證物袋）及商標權人答證5、6資料，原告實際使用系爭商標為「AppleMAN」（見原處分卷第128-147頁），由於大小寫字母之不同，予消費者之寓目印象應係「apple」與「man」組合，有「蘋果人」之意涵，且「蘋果人」一語亦出現在答證5中（見原處分卷第92-114頁），與據以異議商標「APPLE」、「蘋果」相較，起首部分皆有相同之外文「apple/APPLE」或係觀念相同之字義，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，或交易時連貫唱呼之際，可能會誤認二商品/服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度甚高。原告雖主張系爭商標之設計意涵為「app」（應用程式）與「leman」（情人）兩個單詞組合而成，並非「蘋果人」之意，惟查，商標之設計理念非一般消費者一望即知，無法作為商標識別之依據，仍應依一般具有普通知識之消費者於接觸系爭商標時之寓目印象來判斷兩商標是否構成近似，況且，由原告另於110年6月30日申請之「appleman蘋果人」商標（申請第110046258號，見本院卷第153頁），足見系爭商標之命名緣由即為「蘋果人」，原告所辯應係臨訟之詞，且與上開原告實際使用之情形不符，並不足採。至於原告答證2所舉其他以「APPLE」起首或含「APPLE」一字之第35類註冊商標，其中註冊第02075677號「蘋果市集AppleMarket」商標經參加人提起異議，已撤銷註冊確定，亦有多件商標因參加人提起異議後，經由限縮指定服務內容或簽約方式和解，另部分商標之指定服務與參加人領域無關，或商標圖樣有足資區別元素，案情各異，原告尚不得主張比附援引，執為系爭商標應准予註冊之論據。
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