整理：吳尚昆
本週掃描4則智財法院裁判：
1.確認音樂著作權案件，法院對相關證據取捨具體表示意見。（心得：本判決稱「已有著作權讓與之『合意』…自生著作權變動之效力」似乎與最高法院86年判決所稱「直接發生著作財產權移轉效果之準物權行為」略有差異。）
2.潮牌打卡名店玩翻轉創意，LV商標維權成功。（心得：在臺灣要主張商標戲謔仿作而免責，並不容易。對此議題有興趣，可參考拙著， 探索商標戲謔仿作的界限：美國聯邦最高法院「Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products LLC」案例分析，〈月旦會計實務研究〉，2023/12第72期）
3.大陸普洱茶公司來台商標維權成功，仿品無商標權利耗盡問題。（心得：本件一審認為仿品未流入市面故無損害，二審對此為糾正。）
4.原審技術審查官在審判外評論案件被聲請迴避後自行迴避。（心得：有趣。）
【裁判案由】確認著作權
智慧財產及商業法院112年度民著訴字第71號民事判決
要旨：
按著作財產權之轉讓，係著作財產權主體變更的準物權契約，為處分行為之一種，著作權讓與契約，應與其原因行為之債權契約相區別（最高法院86年度台上字第1039號判決可參），故著作權之讓與應區分債權行為及處分行為，亦即當事人所訂定之著作權讓與契約為債權行為，雙方仍須有轉讓著作權之合意，即準物權行為，始發生著作權轉讓之效力。查：本件原告與禧多公司、禧多國際社及證人周佳宏簽署讓與合約A，且該合約第四點前段約定有：「甲、乙、丙、丁方同意合約簽訂後，甲、乙、丙方已不再擁有本著作任何著作權利」等內容，已堪認渠等除就著作權讓與之債權行為達成合意外，亦已就讓與之準物權行為達成合意甚明；參以原告向證人周佳宏及禧多公司、禧多國際社購買歌曲時，證人周佳宏除合約外，亦有提供該等歌曲之著作權人原始版權資料等情，亦有另案原告函覆臺灣臺北地方檢察署之112年11月9日星著字第1121101號函文可佐（臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第17273號卷〈下稱北檢偵卷〉第279頁），益足徵禧多公司、禧多國際社及證人周佳宏與原告間確實已有著作權讓與（準物權行為）之合意，揆諸前開說明，自生著作權變動之效力，原告業已取得附表一所示著作之著作財產權，原告主張附表一所示著作權為其所有，自屬有據。
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【裁判案由】侵害商標權有關財產權爭議等
智慧財產及商業法院112年度民商訴字第7號民事判決
要旨：
被告等雖辯稱被告圖樣為戲謔仿作，不構成商標侵害云云。然按戲謔仿作之商標應具備①具詼諧、諷刺或批判之娛樂性，並同時傳達二對比矛盾之訊息；②消費者一見戲謔仿作之商標，即得聯想到著名商標；③二商標間具有相當的距離，消費者可明確區別二者，不致使相關混淆誤認之虞；④戲謔仿作之商標經言論自由之嚴格審查，具有犧牲商標權，而保護自由表達之公共利益之必要性；⑤無不當利用著名商標，或有致減損著名商標之識別性或信譽之虞等要件，始受保護，因此，若不符上開要件，難使消費者可明確區別二者，同時戲謔仿作之目的主要係商業目的時，藉依附著名商標以促銷其商品，即不應被認定為戲謔仿作。且學理上所謂「商標之戲謔仿作」（parody），係基於言論自由、表達自由及藝術自由之尊重，而對商標權予以合理之限制，然商標法本為保護商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展而制定（商標法第1條規定參照），商標權人經由商標之使用及商標權之保護逐漸建立其品牌價值，且相關消費者藉由商標之識別性而得以區辨各別商品或服務來源（同法第5條、第18條第2項規定參照），是商標權涉及商標權人之利益與避免消費者混淆誤認之公共利益，如欲允許「商標之戲謔仿作」，模仿知名商標的商標必須具詼諧、諷刺或批判等娛樂性，並同時傳達二對比矛盾之訊息，且應以「避免混淆之公共利益」與「自由表達之公共利益」予以衡平考量。再者，戲謔或玩笑與一國之語言、文化、社會背景、生活經驗、歷史等因素有密切關係，本國人對於外國人常見之笑話，就算能了解其字面上的意思，也未必能領略其中的幽默意涵，且戲謔或玩笑中所含之幽默成分，有時必須由聽者經過一定之推論、思考的過程，才能領會其中笑點何在，而商標圖樣是否會使相關消費者產生混淆誤認之虞，往往決定在相關消費者看到商標圖樣那一瞬間之立即反應（不需要經過太多推理及思考），是否會與其他之商品或服務的來源產生同一或有關聯之印象，故美國MOB案判決提出必須具備「清楚傳達與原作沒有任何關係」且為「消費者立可察覺為戲謔仿作」之判斷標準。綜合上開說明可知，就商標使用如欲主張構成戲謔仿作，須以大眾已認知之商標作為模仿、嘲諷或揶揄之對象，同時傳達原作品之意旨，及有別於原作品之詼諧、諷刺或批判等娛樂性之仿作，藉由此二個同時產生對比之訊息，從而使大眾立即了解仿作之商標乃是調侃而為，而與原作無關；此外，並應衡平考量是否造成消費者混淆，與保障模仿者自由表達權利等二種公共利益，以判斷商標之使用行為是否構成戲謔仿作。經查：系爭商標分別為英文字母LV、四葉草圖案、圓形花圖案、菱形四葉草圖案及上開圖案排列組合而成之MonogramCanvas、Decorfloral圖樣，並分別指定使用於如附表一所示之商品或服務，有智慧局商標資料檢索服務列印資料可稽（本院卷一第86至104頁）。而附表二、三所示被告圖樣與系爭商標高度近似，已致使相關消費者產生混淆誤認之虞，業如前述。又觀之附表二、三所示照片，或有以系爭商標為商品之滿版花色，或有商品顯目之處為系爭商標，或商品有極大比例為系爭商標，惟目視可及之處均未見「MFBYGCDC」品牌標示，益徵一般消費者無法自被告商品本身立即察覺與系爭商標並無關聯。參以原告於110年11月17日作成之110年度北院民公泠字第900611號公證書(本院卷二第343至421頁)所檢附被告網路商店所販售被告圖樣之衣服（T恤、襯衫）、手提袋等，其價位至少在2,000元以上，並非平價，該販售之品項雖均有MFBYG.C.D.C字樣，惟名稱使用「LVbag」、「LVTeeT-shirt」等，被告商品名稱一再顯示系爭商標，且二者間有何別於系爭商標之詼諧、諷刺或批判等娛樂性之仿作，亦未見被告有何舉證及說明，是被告辯稱被告商品為戲謔仿作，均與前開要件不符，被告圖樣確有侵害原告就系爭商標之商標權，應屬無疑。
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【裁判案由】侵害商標權有關財產權爭議
智慧財產及商業法院112年度民商上字第2號民事判決
要旨：
按附有註冊商標之商品，係由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通者，商標權人不得就該商品主張商標權，商標法第36條第2項前段固然定有明文。惟該規定須以商品係經商標權人或其同意之人於國內外市場上交易流通者，始有適用。系爭商品並非經商標權人或其同意之人製造或銷售之正品，自無權利耗盡原則之適用。
被上訴人雖辯稱，系爭商品於進口時即遭查扣並未流入市面販售，未對上訴人造成任何損害云云。惟查，被上訴人未經上訴人同意輸入仿冒商標之系爭商品，乃商標法第5條規定之商標使用行為，並構成商標法第68條侵害商標權，又商標法第71條規定之法定損害賠償計算方式，旨在降低商標權人之舉證責任，以緩和無體財產權人對於所受損害舉證困難之情形，上訴人自得依商標法第71條各款規定擇一計算其損害賠償，被上訴人所辯不足採信。
本件系爭商品雖未流入市面，惟被上訴人梁明宗於偵查中自承系爭商品市價達1萬元即可能會售出，上訴人主張以市售合理價格定損害賠償，固非無據，本院審酌「大益」商標之茶品廣受我國市場相關消費者所喜好，除一般消費者外，尚有不少之買家及收藏家，若不肖業者為貪圖暴利而輸入大量仿冒「大益」商標茶品至我國境內，除造成普洱茶市場交易秩序混亂、影響商標權人之利益外，也對於消費大眾之健康及消費權益造成重大影響。本件系爭商品之數量高達2,604片，一旦流入市面，固對市場交易秩序及消費者權益損害非輕。惟系爭商品於報關時即遭查扣，嗣經司法機關予以沒收並銷燬，並未流入市面，未對商標權人造成重大損害，上訴人請求以每片為12,170元價格計算損害賠償，尚屬過高，本院審酌系爭商品之進口數量、侵害情節、未實際進入消費市場等一切情狀，認為應酌減以每片500元計算為適當，故上訴人得請求之賠償金額為130萬2,000元（500*2604=1,302,000）
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【裁判案由】聲請迴避
智慧財產及商業法院113年度民聲上字第15號民事裁定
要旨：
一、聲請意旨略以：本院111年度民專上更一字第13號侵害專利權有關財產權爭議等事件（下稱本案），技術審查官朱OO於民國113年6月27日宣示判決前，在同年6月14日專利師公會會議室之公開課程中，公開針對本案為分析評斷，有潛越本院審理權之虞，爰聲請命其迴避本案訴訟等語。二、經查本案訴訟原指定技術審查官朱OO自行迴避，現已裁定由指定技術審查官馮OO依110年12月10日修正施行之智慧財產案件審理法第4條規定執行職務，有該裁定可稽，本件聲請核無必要，應予駁回。
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