整理:吳尚昆

本週掃描二則最高法院智財案件判決:
1.藥物開發授權爭議:契約關於送件及付款條件的解釋。
2.營業秘密爭議:被侵害營業秘密範圍的認定、證據及構成要件的認定。

【裁判案由】專利權其他契約爭議
最高法院111年度台上字第699號民事判決
要旨:
查「IND」即「Investigational New Drug」,其字義為「試驗中新藥」;兩造亦不爭執根據US FDA規定,IND申請經受理後,若申請人未收到US FDA審查意見或要求補正,則提出IND申請30日後即表示USFDA同意申請人進行人體臨床試驗,US FDA並不會提供通過IND進入人體臨床試驗許可函;申請人提出申請後,如收到臨床試驗擱置通知,要求修改或加作實驗,申請人可以補正或提出修正案,US FDA仍有30天之審查;如未補正,在1年內係處於Inactive Status(停滯狀態),如經5年未提出修正案,則予以結案,US FDA不會正式通知結案或失效,但必須重新申請(見原審重上字第98號卷第167頁以下)。似見US FDA IND程序,包括完成申請之送件及經審查完竣得進行人體臨床試驗在內,非僅指經US FDA收件並受理而已。原審復認被上訴人委託CRO公司辦理US FDA IND申請時,其委託服務合約書將「FDA審查通過,核准臨床試驗執行(送件或補件後一個月內未收到FDA否決意見」作為給付20%尾款之條件(見第一審卷㈢第116頁)。果爾,能否謂系爭授權契約第3條第1款第2點約定所稱:「於US FDA IND完成程序」,僅指完成申請之送件,而不包括經審查完竣得進行人體臨床試驗在內,被上訴人於申請送件時已得請求上訴人給付第二期授權金1,500萬元,即非無研求之餘地。原審遽謂被上訴人取得US FDA之收件受理通知後,即得請求上訴人給付該期授權金1,500萬元,已有可議。
次查系爭授權契約第1條第1款載明:「乙方(被上訴人)應於103年12月31日前履行完成美國食品藥物管理局之臨床試驗之申請」,原審復認被上訴人依系爭授權契約授權上訴人者,係依四方合約執行系爭科專計畫所取得之研究成果,被上訴人須進行臨床試驗規劃及完成向US FDA提出IND申請所需之相關資料,並以向US FDA提出IND申請為目標。被上訴人於事實審並自承:伊所負義務係將執行系爭科專計畫所完成申請US FDAI ND所需相關資料,向US FDA提出IND申請,包括申請書遞件、補件等程序事項完成,委託代辦之CRO公司備置合乎正常作業程序之各該相關實驗結果、文獻等資料,各項目之研究及作業流程異常繁複,是投注大筆國家科研9,051萬1,000元經驗之成果,是以進行申請書遞件本身,非指一般的文件寄送,而是重價研發之整體研究及實驗成果送件等語(見第一審卷㈠第89頁以下,原審重上字第98號卷第98頁以下,原審民專上字第28號卷㈠第100頁、第349頁、第356頁)。似見被上訴人須完成得進行人體臨床試驗之程序,始能謂已履行其申請之義務。而被上訴人遞件申請後,業經USFDA於104年1月16日通知全面擱置臨床試驗,為原審認定之事實。則能否謂被上訴人已依系爭授權契約第1條第1款約定,履行完成其US FDA IND申請之義務,自非無疑。
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【裁判案由】營業秘密排除侵害
最高法院110年度台上字第2714號民事判決
要旨:
查張璟O將B檔案部分內容以LINE軟體寄送與高鼎公司營業部經理陳培O,為原審認定之事實。又依被上訴人所提張璟O寄送電子郵件表之記載,似僅有張璟O以甲信箱將A、B、D檔案寄送至乙信箱、及以乙信箱將D檔案寄送至高鼎公司丙信箱之紀錄(見一審卷㈠第91頁、二審卷㈤第127頁);另被上訴人所提電子郵件及LINE截圖,則係張璟O下載C、D檔案,以甲信箱寄送A、B、D檔案至乙信箱,以乙信箱寄送D檔案至丙信箱,及將B檔案部分內容以LINE截圖傳與陳培德(見一審卷㈢第83、151、199頁即原證16、17、20第1至4頁)。果爾,卷內似無張璟O寄送A、C檔案至高鼎公司信箱或人員之紀錄。原審認張璟O將系爭檔案均洩漏或交付上訴人,並有使用或洩漏他人之危險,已有疏略。另被上訴人於107年1月3日以律師函請求上訴人停止侵害營業秘密,經高鼎公司以同年月9日委請律師回函謂:「檢調機關業已對張君(即張璟O)進行搜索扣押,惟該經扣押之資訊是否確為中華化工公司之營業秘密,尚有爭議…且上揭資訊對本公司並無任何實益,本公司業已刪除…」等語(見一審卷㈠第307至313頁),高鼎公司似僅謂其刪除經檢察官扣押之檔案,似非自承持有系爭檔案全部。則系爭檔案是否均經檢察官搜索扣押?高鼎公司於上開函文中所述經搜索扣押之檔案為何檔案?高鼎公司究刪除何檔案?攸關系爭檔案是否均為高鼎公司持有,及是否經其刪除?暨被上訴人得否請求排除侵害及排除之範圍,自非無究明之必要。原審就此均未詳予調查審認,徒以上開證據,認系爭檔案均已轉寄至丙信箱,並進入高鼎公司之實力支配範圍,現仍為該公司所持有,自屬速斷。
次按證人經兩造同意者,雖得於法院外以書狀為陳述,惟應具結,並將結文附於書狀,經公證人認證後提出,此觀民事訴訟法第305條第3項及第6項規定自明。而當事人提出之私文書,縱屬真正,亦僅有形式之證據力,至其實質證據力之有無,則應由法院調查審認。查原審以訴外人林水O出具系爭聲明書,記載高鼎公司董事長即上訴人林棋O找張璟O至該公司任職,據以認定張璟O於自被上訴人離職前,所重製、寄送之系爭檔案,係為供上訴人使用,進而認林棋O亦持有系爭檔案。惟上訴人一再抗辯:林水O系爭聲明書與事實不合,其未到庭作證,不具實質上證據力等語(見二審卷㈠第216頁、卷㈡第104、105頁、卷㈢第282頁);且公司法定代理人之自然人人格與公司法人格並非同一,則得否以系爭聲明書認林棋O亦持有系爭檔案,非無詳加研求之必要。原審就此未予調查,亦未說明不調查之理由,逕以系爭聲明書認林棋O持有系爭檔案,不無可議。
末查張璟O已於109年5月8日自高鼎公司離職,似為兩造所不爭(見二審卷㈡第363頁),原審認張璟O現仍任職於高鼎公司,自得使用系爭檔案,並有交付及洩漏與他人之危險,進而認被上訴人有請求防止上訴人侵害系爭檔案之必要,並有可議。
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[判決筆記]智財判決掃描2022/09第4週
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