作者:劉永沛(上海交通大學凱原法學院)

一、裁判要旨

本案的核心問題在於如何對方法專利權利要求中的步驟順序進行解釋。在OBE公司與康華公司專利侵權案〔(2008)民申字第980號〕中,最高人民法院認為,在方法專利侵權案件中適用等同原則判定侵權時,可以結合專利說明書和附圖、審查檔案、權利要求記載的整體技術方案以及各個步驟之間的邏輯關係,確定各步驟是否應當按照特定的順序實施;步驟本身步驟之間的實施順序均應對方法專利權的保護範圍起到限定作用

二、訴訟史

(一)起訴

2002年6月24日,OBE-工廠·翁瑪赫特與鮑姆蓋特納有限公司(簡稱OBE公司)向北京市第一中級人民法院(簡稱一審法院)提起訴訟,起訴浙江康華眼鏡有限公司(簡稱康華公司)侵犯其發明專利權。OBE公司稱康華公司未經其許可,擅自為生產經營目的製造、使用、許諾銷售和銷售落入涉案專利權保護範圍的彈簧鉸鏈產品,構成專利侵權行為。請求一審法院判令康華公司:1.停止侵權行為;2.公開道歉;3.銷毀製造侵權產品的模具、工具;4.賠償經濟損失(包括臨時保護期內的使用費)415萬元和合理支出。

(二)一審

2005年12月20日,一審法院經過審理,判定康華公司構成侵權,作出(2002)一中民初字第5048號民事判決書(簡稱一審判決),判令康華公司停止侵權,賠償OBE公司5萬元人民幣。

(三)二審

康華公司不服一審判決,向北京市高級人民法院(簡稱二審法院)提起上訴。
2006年12月20日,二審法院作出(2006)高民終字第1367號民事判決書(簡稱二審判決),判定康華公司不構成侵權,撤銷一審判決

(四)再審

2008年9月,OBE公司向最高人民法院(簡稱最高法院)申請再審。
2009年8月25日,最高法院作出(2008)民申字第980號民事裁定書(簡稱再審裁定) ,駁回OBE公司再審申請

三、案件事實

(一)涉案專利

專利權人為OBE公司的第96191123.9號方法發明專利(簡稱涉案專利),名稱為「彈簧鉸鏈的製造方法」,申請日為1996年4月24日,授權日為2001年10月24日。涉案專利的相關信息如下:

1. 權利要求

涉案專利一共有7項權利要求,與本案相關的1-4項權利要求為:

1.一種製造彈簧鉸鏈的方法。該鉸鏈由至少一個外殼、一個鉸接件和一個彈簧構成,其特徵是該方法包括下述步驟:提供一用於形成鉸接件的金屬帶切割出大致與鉸接件外形一致的區域;通過沖壓形成一圓形部分以形成鉸接件的凸肩出鉸接件的鉸接孔。

2.按權利要求1的方法,其特徵是,還包括在將彈簧件安裝到鉸接件上之前將裝配單元的鎖緊件和固定環中的一個安裝到鉸接件上的步驟。

3.按權利要求2的方法,其特徵是,還包括在鉸接件仍與金屬帶連接時把彈簧件裝在鉸接件上形成一個裝配單元的步驟。

4.按權利要求2的方法,其特徵是,還包括在裝配單元完全裝配完畢後將鉸接件從金屬帶上切下的步驟。

2. 說明書

說明書中有該發明技術方案的具體描述。

如所周知,彈簧鉸鏈具有一裝彈簧件的外殼,彈簧件可隨與眼鏡腿連接的彈簧鉸鏈超過正常的戴鏡位置移動,並對眼鏡腿施加預應力,通過預應力使眼鏡腿對著戴鏡人的頭施壓。業已證明,這種彈簧鉸鏈的缺點是製造費用很高。這是因為,一方面切削的加工步驟昂貴,另一方面通常又需要昂貴的型材所致;……(說明書,第002段)

這種彈簧件一般由一個鉸接件、一個鎖緊件和一個彈簧件組成,由於這些零件的尺寸很小,組裝相當複雜。又由於這些零件通常都是散裝料供給,所以首先需要麻煩的找正,才能把各件組裝在正確的位置上。(說明書,第003段)

所以,本發明的任務在於,提供一種彈簧鉸鏈的經濟製作方法,並改進零件的搬運,因而產生良好的經濟效益。(說明書,第004段)

在本發明中,用金屬帶加工的鉸接件在鉸接件仍與金屬帶連接時進行彈簧件和最好鎖緊件安裝,這樣在部件組裝之前一方面取消了鉸接件的中間加墊,另一方面又取消了鉸接件的找正。 (說明書,第017段)

通過使用非切削的加工方法,外殼和鉸接件可實現經濟加工;……(說明書,第018段)

組成的部件不從金屬帶上切斷,因而搬運到彈簧鉸鏈外殼中使用特別方便。(說明書,第019段)

3. 實施例

涉案專利說明書第11頁〔判決書為13頁,據說明書修正。——筆者注〕 及附圖17記載了製造彈簧鉸鏈中的鉸接件的實施例。步驟如下:

鉸接件11也用帶形材料481製作,最好用不含鎳的金屬例如鈦。〔判決書為「含鎳」,據說明書修正為「不含鎳」。——筆者注〕(說明書,第103段)

第I步首先切割鉸接件的基本形狀,並形成凸肩9的基本形狀和連接在凸肩9上並在以後具有鉸接孔範圍497的至少一部分。亦即鉸接件11用這個範圍497和凸肩9的一端固定在金屬條481上。當然,切割的陰影區也可擴向金屬條邊沿,這樣切割的鉸接件只有一邊與金屬條481連接。(說明書,第104段)

第II步將凸肩9成要求的圓形,例如用兩個半圓形衝壓模進行。(說明書,第105段)

第III步掉兩個相鄰凸肩之間存在的金屬條部分,例如用衝剪工具進行。(說明書,第106段)

第IV步完全掉凸肩9和金屬條481之間的連接,同時在範圍497內製作鉸接孔15,最好用沖壓進行。(說明書,第107段)

第V步製作鉸接孔15所在範圍497的形狀並將鉸接件11從金屬條481上切掉,最好也用衝裁工具進行。(說明書,第108段)

……圖16和17清楚表明,上述零件的加工很簡單而又很經濟,外殼或鉸接件的落料不存在昂貴的外形,而且這些落料坯件不用切削加工而可按上述加工方法進行。(說明書,第110段)

涉案專利說明書第11-12頁〔判決書為13頁,據說明書修正。——筆者注〕 及附圖18中記載了彈簧鉸鏈部件裝配的實施例。步驟如下:

部件主要包括鉸接件11、鎖緊件13和彈簧件7。(說明書,第111段)

第I步和第II步用金屬帶加工鉸接件11,其方法已結合圖17詳細說明。(說明書,第112段)

第II步,首先用衝壓模501將橫截面為矩形的凸肩9加工成圓形。(說明書,第113段)

第III步將鎖緊件13推到鉸接件11上。然後第IV步將彈簧件7裝上並用一個套環503(V)鎖緊。隨後在第VI步將凸肩9端部擠壓,於是套環503被鎖緊。……(說明書,第114段)

現在部件組裝完畢並可如圖18所示,從金屬條481上切掉。(說明書,第115段)

當然,上述部件也可繼續固定在金屬條481上,這樣與散裝件比較便於搬運。(說明書,第116段)

4. 專利審查檔案

在國家知識產權局對涉案專利申請進行實質審查的過程中,OBE公司在答復審查員發出的第二次審查意見通知書時對權利要求書進行了修改,並就「權利要求1的方案是完整的」陳述意見:

申請人認為將權利要求3所述的特徵補充進權利要求1並非必要。在鉸接件尚與金屬帶連接並從而設置在一個預定的位置上時,通過對鉸接件進行衝壓或變形,以及通過將彈簧件安裝在鉸接件上,就可以改進裝配彈簧鉸接部件的方法。

5. 無效宣告請求決定

2004年8月10日,康華公司以涉案專利不具有新穎性和創造性為由向專利復審委員會提出無效宣告請求。2005年4月11日,專利復審委員會作出第7135號無效宣告請求決定書(簡稱第7135號決定),維持涉案專利權有效。第7135號決定認為,涉案專利的方法步驟是先後順延的:

本專利權利要求1請求保護一種製造彈簧鉸鏈的方法,由於對比文件1至3均僅公開了有關沖壓、衝模等基礎知識,沒有公開製造某種產品的由若干個明顯的步驟構成的具體方法,因此對比文件1至3沒有公開在本專利所屬技術領域可以採用本專利權利要求1的製造方法的內容,也沒有給出可以想到該技術方案的技術啓示。同時,根據本專利說明書的記載,通過傳統切削加工方法製造眼鏡彈簧鉸鏈,一方面由於零件的尺寸很小,組裝相當複雜,組裝前找正也很麻煩,另一方面切削加工使用的材料受限,……切割、沖壓和沖裁確實是機械加工領域的常見工藝,但是並不意味著某具體領域製造具體產品不可能產生發明創造,切割、沖壓和沖裁可用於製造比眼鏡彈簧鉸鏈更為精密的機械件,也不意味著將此類工藝方法應用在眼鏡彈簧鉸鏈領域不可能產生發明創造,請求人提交的現有證據無法證明本專利權利要求1中公開的具有具體內容的四個步驟先後順延組成的彈簧鉸鏈的製造方法沒有帶來突出的實質性特點和顯著的進步。

(二)被控侵權技術方案

康華公司的生產方法,由一審法院於2005年8月10日在康華公司所在地勘驗所得。康華公司生產本案訴爭產品的加工過程為:

1.人工將〔刪除多餘的「從」字——筆者注〕金屬帶材送入沖壓機沖下鉸接件;

2.人工用鉗子夾住鉸接件前部,用鍛壓機將鉸接件後部砸圓;

3.人工用鉗子夾住鉸接件前部,將鉸接件入打孔機內打孔;

4.人工用鉛絲從鉸接件前部圓孔中穿過,將若干個鉸接件穿在一起後用拋光輪拋光

四、法律論證

(一)一審法院

一審法院認為,涉案專利是加工製作彈簧鉸鏈的方法。彈簧鉸鏈一般是由一個鉸接件、一個鎖緊件、一個彈簧及外殼組成。涉案專利權利要求1是彈簧鉸鏈的零件之一鉸接件的加工方法,分四個步驟。由於彈簧鉸鏈的零件小,組裝複雜,找正麻煩,涉案專利方法用金屬帶加工鉸接件的創新之處在於,可以在鉸接件仍與金屬帶相連時就進行彈簧件和鎖緊件的安裝,改進零件的搬運過程,免掉找正步驟等,因此該發明能夠降低加工製造費用,解決加工費用昂貴的問題。

一審法院隨後評述康華公司的加工方法。康華公司的方法也包括四個步驟,與涉案專利的技術特徵比對如下(各級法院的技術特徵比對表皆為筆者製作。——筆者注) :


一審法院認為,通過比對,兩種方法沒有明顯差異。兩種方法的四個步驟本身亦對應,被訴方法的步驟順序可以調換也不影響結果。一審法院沒有對每個被訴技術特徵是否與涉案專利相應的技術特徵構成等同進行比對並單獨評述,徑直得出康華公司構成「整體等同」侵權的結論。

涉案專利的權利要求1為四個步驟,康華公司的加工步驟亦為四個,在將鉸接件從金屬帶材上衝下後,模鍛、打孔的順序雖然可調,但順序的調整並未產生新的效果。綜上所述,康華公司加工生產鉸接件的方法與涉案專利權利要求1所保護的方法等同,落入了涉案專利權利要求1的保護範圍,康華公司應承擔停止侵權、賠償損失等民事責任。

(二)二審法院

二審法院審理的核心問題,也是要判定康華公司製造被控侵權產品時使用的方法是否落入涉案專利權的保護範圍之內。

首先,二審法院把涉案專利權利要求1記載的技術方案分解為五個技術特徵。與一審法院相比,多了一個技術特徵,即把「鉸鏈由至少一個外殼、一個鉸接件和一個彈簧構成」作為第一個技術特徵。而且,涉案專利的創新之處在於「鉸接件同金屬帶料不分離且各步驟先後順延」,這既實現發明目的,又體現涉案專利方法的技術特徵和技術效果。也就是說,如果鉸接件與金屬帶分離,或者步驟改變了,將無法實現涉案專利的目的,產生其所希望的技術效果。這既是涉案專利的創新,也是涉案專利的自我限制。

其次,二審法院把被控侵權產品鉸接件的製造方法分解為四個。列表如下:

二審法院沒有對相應的技術特徵進行比對,只是認為與涉案專利方法相比,被訴侵權技術方案有「帶材分離」和「順序可變」兩個不同,從而得出「被控侵權產品的製造方法與專利方法既不相同也不等同」,康華公司不侵權的結論:

該加工方法是首先將鉸接件與金屬帶料分離下來,採取傳統機械加工工藝中的衝裁、鍛壓和衝孔設備逐一完成的,其中砸圓和打孔的順序可調。由此可見,這與專利方案所採取的鉸接件同金屬帶料不分離且各步驟先後順延的方法不同,被控侵權產品的製造方法與專利方法既不相同也不等同,沒有落入涉案專利權的保護範圍。

(三)最高法院

最高法院認為,本案的焦點有兩個:1.權利要求1中的各個步驟是否應當按照記載的順序依次實施;2.被控侵權方法是否具有與權利要求1中的「切割出大致與鉸接件外形一致的區域」相同或等同的技術特徵。

最高法院把涉案專利權利要求1分解為四個步驟。這四個步驟僅涉及彈簧鉸鏈中的鉸接件的製造,不涉及彈簧鉸鏈其他部件的製造,也不涉及彈簧鉸鏈中部件的裝配。

1.步驟順序

最高法院認為,方法發明中的步驟及順序,均應對其權利要求起限定作用,至於如何限定,則要以整體技術方案,綜合各種證據確定。

對於存在步驟順序的方法發明,步驟本身以及步驟之間的順序均應對專利權的保護範圍起到限定作用。由於現行法律沒有對是否應當在方法權利要求中限定各步驟的實施順序進行規定,在權利要求沒有對各步驟的實施順序進行限定時,國務院專利行政部門在專利授權、確權程序中一般即根據各步驟在權利要求中記載的順序對權利要求進行審查,而不會將權利要求的保護範圍解釋為能夠以任意順序實施各步驟。因此,在侵權訴訟中,不應以權利要求沒有對步驟順序進行限定為由,不考慮步驟順序對權利要求的限定作用,而是應當結合說明書和附圖、審查檔案、權利要求記載的整體技術方案以及各個步驟之間的邏輯關係,從本領域普通技術人員的角度出發確定各步驟是否應當按照特定的順序實施

然後,最高法院把此原則適用於本案,認為本案中的步驟中,第一個步驟是供料,第二個步驟是切割,此兩順序不可更改;第三衝壓和衝孔雖然順序可換,但在具體實施過程中,一個定了後則另一個亦隨之被定。

根據權利要求1記載的四個步驟,首先,供料步驟的作用在於為其他的步驟提供加工材料,因此,供料步驟必須在其他步驟之前首先實施。其次,切割步驟的作用是從金屬帶上切割出大致與鉸接件外形一致的區域,根據說明書及附圖,所述區域包括「用於形成凸肩9的基本形狀」和「以後具有鉸鏈孔範圍497的至少一部分」,由於衝壓步驟是對由切割步驟製成的「用於形成凸肩9的基本形狀」進行沖壓,沖孔步驟是在由切割步驟製成的「範圍497」內製作鉸接孔,並且說明書中沒有記載可以在切割步驟之前實施衝孔步驟或衝壓步驟的技術內容,也沒有給出相關的技術啓示,本領域普通技術人員也難於預見到在切割步驟之前實施衝孔步驟或衝壓步驟,也能夠實現涉案專利的發明目的,達到相同的技術效果,因此,權利要求1中的切割步驟應當在沖壓步驟和沖孔步驟之前實施。從說明書記載的內容看,雖然沖壓步驟與沖孔步驟的順序是可以調換的,但是,在實際加工過程中,一旦確定了二者的順序,二者的順序就只能依次進行。

最高法院據此認為涉案專利四個步驟依次而行,不認可OBE公司關於四個步驟可以據需要「組合」的主張。

2.切割特徵

最高法院認為,雙方對涉案專利權利要求1中四個步驟中的供料、衝壓和衝孔三個步驟無異議,但對其中的切割步驟即「切割出大致與鉸接件外形一致的區域」這一技術特徵有爭議。為了確定涉案專利權的保護範圍,必須對權利要求1進行解釋,明確此特徵的確切含義。

切割特徵的爭議是由於其模糊的表述引起的,即「切割出大致與鉸接件外形一致的區域」後,這一「區域」與被切割的金屬帶是連在一起的,還是分離的?根據專利法56條第1款,當權利要求中的技術術語含義模糊時,可以從本領域普通技術人員的角度出發,根據說明書和附圖對該術語進行解釋,以清楚確定專利權的保護範圍。

首先,根據涉案專利的發明目的、說明書第13頁和附圖17和18記載的鉸接件實施例和裝配實施例,表明被切割成的區域與金屬帶是連在一起的而不是分離的
在製造鉸接件以及裝配彈簧鉸鏈的過程中,用於形成鉸接件的區域以及製成的鉸接件始終屬於金屬帶的一部分,直至將鎖緊件、彈簧件、套環等安裝在製成的鉸接件上之後,才將鉸接件從金屬條481上切掉。……因此,根據說明書及附圖中記載的有關技術內容,本領域普通技術人員所理解的「切割出大致與鉸接件外形一致的區域」的具體含義是:通過切割金屬帶,在金屬帶上形成用於進一步加工成鉸接件的區域,該區域是金屬帶的一部分,並且形狀與鉸接件的外形接近。由此,涉案專利避免了使用昂貴的切削加工方法,取消了鉸接件的找正,亦有利於彈簧件、鎖緊件的裝配以及零件搬運,實現了彈簧鉸鏈的經濟加工。

其次,可以從權利要求本身利用「內部證據」來解釋權利要求。權利要求2引用權利要求1,權利要求3引用權利要求2,從而間接引用權利要求1。分析權利要求3、4附加技術特徵有助於澄清權利要求1中技術術語的含義。在解釋權利要求時,應有一致性,不能互相矛盾。最高法院闡述如下:

第一,權利要求3的附加技術特徵為「還包括在鉸接件仍與金屬帶連接時把彈簧件裝在鉸接件上形成一個裝配單元的步驟」,所述特徵對在鉸接件上安裝彈簧件的時機進行了限定,並不涉及鉸接件的製造,其中的時間狀語「在鉸接件仍與金屬帶連接時」限定了應當在鉸接件尚未從金屬帶上分離時將彈簧件安裝在鉸接件上,由此說明,在製造鉸接件的過程中,用於製造鉸接件的區域以及製成的鉸接件應當屬於金屬帶的一部分,沒有從金屬帶上分離。第二,權利要求4的附加技術特徵為「還包括在裝配單元完全裝配完畢後將鉸接件從金屬帶上切下的步驟」,該特徵也不涉及鉸接件的製造,但是該特徵也進一步證明,鉸接件在裝配單元尚未完全裝配完畢之前仍與金屬帶相連,由此亦可說明在製造鉸接件的過程中,用於製造鉸接件的區域以及製成的鉸接件應當屬於金屬帶的一部分。第三,如果將權利要求1解釋為包括金屬帶與所述區域完全分離的技術方案,那麼在確定權利要求3、4的保護範圍時,將出現權利要求3、4的附加技術特徵中的「仍與金屬帶連接時」、「將鉸接件從金屬帶上切下」與權利要求1的保護範圍相矛盾的情形,這也從反面說明,權利要求1中「大致與鉸接件外形一致的區域」應當是金屬帶的一部分。

最後,最高法院從專利審查檔案中尋找證據。在專利審查過程中,OBE公司的意見陳述為:「在鉸接件尚與金屬帶連接並從而設置在一個預定的位置上時,通過對鉸接件進行衝壓或變形,以及通過將彈簧件安裝在鉸接件上,就可以改進裝配彈簧鉸接部件的方法。」這一意見陳述,是為了說明權利要求1是一個完整的技術方案,屬於實質性意見,影響專利授權,構成禁止反悔原則的適用:

根據涉案專利的審查檔案,亦可認定權利要求1中「大致與鉸接件外形一致的區域」仍然是金屬帶的一部分,該區域未與金屬帶分離。申請再審人在侵權訴訟中,不應無視其在審查過程中的意見陳述,將鉸接件與金屬帶完全分離的技術方案納入涉案專利權的保護範圍。

3.侵權判定

最高法院在解釋權利要求後,進行技術特徵的比對,認為被控侵權技術方案在方法步驟上與涉案專利權利要求1不同,並且不存在與其相同或等同的「大致與鉸接件外形一致的區域」這個技術特徵,不滿足全面覆蓋原則,康華公司的行為不構成侵權。

根據涉案專利說明書及附圖、權利要求書中記載的其他權利要求、申請再審人在實質審查程序中提交的意見陳述書以及申請再審人在侵權訴訟中提交的有關書面意見陳述,均表明涉案專利方法在製造鉸接件的過程中,權利要求1中「大致與鉸接件外形一致的區域是金屬帶的一部分,未與金屬帶分離。將被控侵權方法與涉案專利權利要求1相比,被控侵權方法雖同樣使用金屬帶材作為製作鉸接件的原料,但是被控侵權方法系使用衝壓機將鉸接件毛坯從金屬帶材上完全衝落下來,後續的砸圓、打孔等工序均是針對單個的鉸接件毛坯進行,每次僅能加工一個鉸接件,並且在後續的工序中始終需要人工固定單個的鉸接件毛坯,不僅工藝複雜效率低,亦不便於彈簧等其他零部件的裝配以及零件的搬運。因此,儘管使用的原料相同,但是被控侵權方法相對於權利要求1仍然是一種落後的生產工藝,二者採取的技術手段具有實質性的差異,實現的功能亦有不同,被控侵權方法也不能實現權利要求1所具有的實現彈簧鉸鏈的經濟加工、取消鉸接件的找正、改進零件的組裝和搬運等有益效果,故被控侵權方法不具有與權利要求1中的切割出大致與鉸接件外形一致的區域相同或等同的技術特徵,被控侵權方法沒有落入涉案專利權的保護範圍。

五、反思

(一)時間

「發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。」(2008年專利法第2條第2款)雖然這個對「發明」的定義中沒有提到時間,也沒有定義「方法發明」是什麼,但本質上時間是方法發明的尺度,方法專利是跟時間相關的技術方案。

什麼是時間?這是一個「乍」看簡單,「再」看複雜,「越」看越難的問題。胡塞爾在《內時間意識現象學》一開始,便引用奧古斯丁的名言來說明時間的玄奧:「時間究竟是什麼?沒人問我,我還知道,若有人問我,我想向他說明時,便又茫然不知了。」(〔德〕胡塞爾:《內時間意識現象學》,倪梁康譯,商務印書館2017年版,第37頁。) 時間是人構建的產物,包括絕對時間。沒有人,也就沒有時間。

方法發明中的時間,不是自然的絕對時間,也不是心理的主觀時間,而是現象學時間。此時間用「步驟」來刻畫,顯示一種可能性而非現實性。只有「可能的東西」才能為現實的東西奠基。(〔法〕蘇珊·巴什拉:《胡塞爾的邏輯學:<形式邏輯與先驗邏輯>》研究》,張浩軍譯,華東師範大學出版社2021年版,第24頁。)可能性高於現實性。對於構成方法發明的技術方案,步驟本身和步驟之間的先後順序都是時間的反映。在現象學的時間結構中,這些方案構建起自身。如果在專利授權或維持中,步驟之間的順序被申請人或權利人自我設限,則適用禁止反悔原則,在未來的侵權訴訟中不得以此主張等同侵權;反之,如果沒有自我限制,則在未來的侵權訴訟中,有進行解釋以適用等同侵權的空間。

對於被訴侵權的技術方案,是一種事實狀態,是現實性。對其進行時間還原的證明責任在於專利權人。在專利方法同時生成「新產品」的例外情況下,則發生舉證責任倒置,由生產新產品的被訴侵權者證明所用方法並非專利方法。即「專利侵權糾紛涉及新產品製造方法的發明專利的,製造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品製造方法不同於專利方法的證明。」(2008年專利法第61條第1款)這既可用時間「可逆」的思想實驗來分析,也可用時間「不可逆」的實際實驗來證明。目的,都是找到專利技術方案與被訴技術方案的時間對應性,或者非對應性。

對於方法發明,時間是首要的維度。對於製造產品的方法發明,時間流逝後,用「新」的方法,生成已經存在的「舊」產品,或者生成現在還不存在的「新」產品。

(二)空間

空間即廣延,表徵產品的存在狀態,如位置、結構等及其變化。對於製造產品的方法發明,如該產品是現存的,則發明體現在過程中產品是如何形成的。方法中的步驟,體現的是產品「生產中」不同的生成和變化狀態。技術方案步驟的時間變化,通過產品空間的變化來表徵和呈現。在產品發明中,空間是第一位的;而在方法發明中,空間則是第二位的,描述空間是為了描述時間。

方法發明的可能性,和被訴侵權方案的現實性,都只有通過空間才能揭示出來。比技術特徵更微觀的結構是手段、功能和效果。時空交替中,通過技術特徵的手段、功能和效果的「一階」比對,可以決定技術特徵的異同,通過技術特徵間的「二階」比對(全面覆蓋),可以判定侵權與否。

(三)等同

(一)「等同侵權」之誤

「等同侵權」是有歧義的說法,也是誤導性的。因為專利侵權判定中,決定侵權與否的是「全面覆蓋原則」,是指對權利要求中技術特徵的「全面覆蓋」;而「等同原則」(doctrine of equivalents)是指技術特徵的「等同」。這是兩個層次,等同是微觀的層次(技術特徵),而全面覆蓋是中觀層次(權利要求)。判定侵權的比對基礎是權利要求,不是技術特徵。因為權利要求是技術方案,只有在技術方案的層面,才談得上侵權。相對於技術特徵,權利要求是宏觀;相對於整個專利,權利要求是微觀。故從整體來看,權利要求處於「中觀」的地位。對一項權利要求來說,即使存在一個或者多個等同特徵,只要同時發生存在一個不同的特徵,或者不存在一個相應的技術特徵,就不滿足侵權要件。故「等同原則」,不等於「等同侵權」。

(二)「整體等同」之誤

如前所述,「等同」是技術特徵的等同,不是權利要求的等同。技術特徵的比對是微觀基礎,通過技術特徵的比對,才談得上適用全面覆蓋原則,才能評價權利要求。

所謂的「整體等同」,指權利要求等同,或者技術方案等同,這是錯誤的。本案一審法院判定「康華公司加工生產鉸接件的方法與涉案專利權利要求1所保護的方法等同,落入了涉案專利權利要求1的保護範圍」。二審法院沒有糾正一審法院的錯誤,沒有經過比對就得出「被控侵權產品的製造方法與專利方法既不相同也不等同,沒有落入涉案專利權的保護範圍」的結論。這就是整體等同,是沒有理解等同原則的適用。錯。

本案最高法院的結論是「故被控侵權方法不具有與權利要求1中的『切割出大致與鉸接件外形一致的區域』相同或等同的技術特徵,被控侵權方法沒有落入涉案專利權的保護範圍。」這個結論是正確的,是基於技術特徵的評價。但是最高法院對於等同的評價,關於手段、功能和效果方面,仍然不是基於技術特徵的,仍然是基於技術方案的,這不能說不是一個遺憾。最高法院在技術方案的層面進行比對,得出特徵不相同或不等同的結論,是一種邏輯錯誤。本來應該是先評價技術特徵,再評價權利要求,而最高法院反其道而行之,同樣是緣木求魚。

因此,儘管使用的原料相同,但是被控侵權方法相對於權利要求1仍然是一種落後的生產工藝,二者採取的技術手段具有實質性的差異,實現的功能亦有不同,被控侵權方法也不能實現權利要求1所具有的實現彈簧鉸鏈的經濟加工、取消鉸接件的找正、改進零件的組裝和搬運等有益效果,故被控侵權方法不具有與權利要求1中的「切割出大致與鉸接件外形一致的區域」相同或等同的技術特徵,被控侵權方法沒有落入涉案專利權的保護範圍。

而且,對於涉案專利而言,「切割出大致與鉸接件外形一致的區域」是否為一技術特徵,亦有疑義,理由後述。

(三)方法專利侵權判定結構

對於方法專利,應採與產品專利不同的方法來構建侵權判定的思路。首先,是進行技術特徵的劃分。特徵可以分為兩類:第一類,步驟本身。可以一個步驟為一個技術特徵,也可以幾個步驟為結合起來成為一個技術特徵(單元),標準是看該單元的存在是否相對獨立,而不是高度依存於其他的步驟;第二類,步驟的順序。標準是看次序的安排是否有限定,以及是否會因次序不同產生不同的結果。

對於每一個特徵,要分別考察其手段、功能和效果,在這個最微觀的層次進行比對。因為方法專利的核心「分界」是時間,故在產品專利中可以成為技術特徵的空間要素,在方法專利中通常只能成為「手段、功能和效果」本身或其表象,不具有獨立性。以此思路,可以重新構建本案的技術特徵比對表如下:

對於技術特徵的比對,要從其手段、功能和效果「三要素」分別比對。

第一對特徵(1-A)。顯而易見,構成相同。

第二對特徵(2-B)。「切割出大致與鉸接件外形一致的區域」是特徵2的手段,而「在金屬帶材上通過衝壓的方式衝下鉸接件」是特徵B的手段,二者不同;相應地,二者的功能與效果也不同;故這對特徵不相同也不等同。

第三對特徵(3-C)。特徵3是機器衝壓,特徵C是人工砸圓,手段不同,功能與效果各異,第三對特徵不同。

第四對特徵(4-D)。同樣,特徵4是機器衝孔,特徵D是人工打孔,手段不同,功能與效果亦不同,第四對特徵不同。

因步驟本身存在一對以上的技術特徵不相同,沒有必要再考察和比對步驟順序的技術特徵。因不滿足全面覆蓋原則,被訴技術方案沒有落入涉案專利權的保護範圍,被訴行為不構成侵權。

附:規範

專利法(2008)

第2條 本法所稱的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。
發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案
實用新型,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。
外觀設計,是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。

第56條 發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用於解釋權利要求

第61條 專利侵權糾紛涉及新產品製造方法的發明專利的,製造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品製造方法不同於專利方法的證明
專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的,人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關係人出具由國務院專利行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價後作出的專利權評價報告,作為審理、處理專利侵權糾紛的證據。

《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》(法釋〔2001〕21號)

第17條〔等同原則〕 專利法第五十六條第一款所稱的「發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用於解釋權利要求」,是指專利權的保護範圍應當以權利要求書中明確記載的必要技術特徵所確定的範圍為準,也包括與該必要技術特徵相等同的特徵所確定的範圍。
等同特徵是指與所記載的技術特徵以基本相同的手段,實現基本相同的功能,達到基本相同的效果,並且本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵。

《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(法釋〔2009〕21號)

第2條〔解釋視角〕 人民法院應當根據權利要求的記載,結合本領域普通技術人員閱讀說明書及附圖後對權利要求的理解,確定專利法第五十九條第一款規定的權利要求的內容。

第3條〔權利要求解釋原則〕 人民法院對於權利要求,可以運用說明書及附圖權利要求書中的相關權利要求專利審查檔案進行解釋。說明書對權利要求用語有特別界定的,從其特別界定。
以上述方法仍不能明確權利要求含義的,可以結合工具書教科書等公知文獻以及本領域普通技術人員的通常理解進行解釋。

第6條〔禁止反悔原則〕 專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中,通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案,權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護範圍的,人民法院不予支持。

第7條〔全面覆蓋原則〕 人民法院判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護範圍,應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特徵
被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特徵相同或者等同的技術特徵的,人民法院應當認定其落入專利權的保護範圍;被訴侵權技術方案的技術特徵與權利要求記載的全部技術特徵相比,缺少權利要求記載的一個以上的技術特徵,或者有一個以上技術特徵不相同也不等同的,人民法院應當認定其沒有落入專利權的保護範圍。

時間的追問:評「彈簧鉸鏈的製造方法」專利侵權案