論通用名稱商標的註冊與其隱憂-兼論Booking.com案與TutorABC案
作者：蔡億達律師（本會副秘書長）
用怎樣的詞彙作為商標，決定商標的識別性。詞彙大致上可分為五類，具有先天識別性者為獨創性、隨意性及暗示性詞彙。無先天識別性者為描述性詞彙及通用名稱。獨創性詞彙為商標權人所獨創，作為商標，識別性最高，例如Google、Sony。隨意性詞彙是指該詞彙雖為現有詞語，但與所指定之商品或服務沒有關連，例如Apple之於電腦。暗示性詞彙是指以隱喻的方式描述所指定商品或服務的品質或功能，例如一匙靈、快譯通、必安住。描述性詞彙是指「描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明」，依商標法第29條第1項第1款規定，以描述性詞彙構成的商標不具識別性而不得註冊，但是依商標法第29條第2項規定，能透過大量使用來取得後天識別性。例如「多喝水」商標，即是透過大量使用，使消費者認知到「多喝水」一詞指涉某特定商品，而取得後天識別性。
今天要討論的主角，通用名稱，則被排除在商標法第29條第2項取得後天識別性而得註冊的規定之外。通用名稱是指「業者就特定商品或服務所共同使用之名稱」。例如「吉普車」之於越野車、「阿拉比卡」之於咖啡豆、「阿斯匹靈」之於乙醯水楊酸。通用名稱與描述性詞彙的差異在於，描述性詞彙只描述特定商品或服務（例如陳年、特級、正宗、極品），而通用名稱為該領域的商品或服務所共同使用。理論上，若特定業者將某通用名稱作為商標，並投入大量資源為其廣告宣傳，依然能取得後天識別性。但若允許特定業者將該通用名稱註冊為商標，將造成通用名稱被特定業者以強大的經濟實力獨佔，而形成不公平競爭。因此，各國商標法基本上都認為通用名稱不得經由取得後天識別性而獲得註冊。
這個狀態在USPTO v.Booking.com B.V.一案中有所動搖。本案的背景事實是，Booking.com為一知名的旅遊訂房服務網站，Booking.com公司申請將「Booking.com」一詞註冊為商標，但USPTO認為「Booking」意指訂房，為旅遊業為了訂房服務而使用的通用名稱。而「.com」是網域，也是通用名稱。「Booking」與「.com」組合起來，意指「提供訂房服務的網站」，與原本通用名稱習用的文法及語意相符，依然算是通用名稱，因此否准Booking.com公司的申請註冊。Booking.com公司不服，向法院提起訴訟，雙方一路纏訟到最高法院。
雙方的主要辯詞如下。Booking.com公司提出市場調查證據，證明高達74.8%的消費者可以識別「Booking.com」係指一個特定的旅遊訂房服務網站，而非通用名稱。USPTO則辯稱，「通用名稱+通用名稱」的組合，若未逸脫原本通用名稱的習用文法或語意，例如「通用名稱+Company」、「通用名稱+.com」，依然為通用名稱，此原則應推定為真實（per se rule）。況且，允許「Booking.com」的註冊將會使「Booking」一詞遭獨佔，其他業者將不能使用「ebooking.com」或是「hotel-booking.com.」，而造成不公平競爭。Booking.com公司則表示，他們不會這麼做。
最高法院判決Booking.com公司勝訴。最高法院認為，不能單單因為某個詞彙是兩個通用名稱的組合，就完全不考慮消費者的認知而斷定它也是通用名稱。意即，最高法院否定USPTO提出的per se rule.再者，最高法院認為商標最重要的功能是「與其他商品或服務區別」，而能決定此區別者為消費者。若消費者能認知到「Booking.com」是某個特定的旅遊訂房服務網站，那麼「Booking.com」就不是通用名稱。Ginsberg大法官指出，若「Booking.com」是通用名稱，那麼消費者會認為Travelocity（另一個旅遊訂房服務網站）也是「Booking.com」。但消費者顯然能區別「Booking.com」與「Travelocity」是兩個不同的旅遊訂房服務網站，這正好彰顯了「Booking.com」作為商標的功能性。
至於USPTO關於不正競爭的疑慮，最高法院多數意見則認為，使用描述性詞彙，因取得後天識別性而獲准註冊的商標也會有一樣的問題，但是透過商標侵權的各種判斷標準，例如「混淆誤認之虞」及「合理使用」等侵權抗辯，就可以解決這些問題。況且，就算真的有壟斷發生，美國的反拖拉斯法可以處理這個問題。不能因為這些疑慮的存在，而否准「Booking.com」作為商標受聯邦法保護的權利。
Breyer大法官則持否定意見，認為給「http://xn--eqr538esod7t1a.com/」註冊，將會引起廣泛的不公平競爭效應。通用名稱直觀、好記，若使用為商標，在競爭上有其先天優勢。很多公司可以叫「Wine Company」，但網路上只能有一個「wine.com」，可見「http://xn--eqr538esod7t1a.com/」具有強烈的獨佔性。最高法院的多數意見將會使各家企業搶註「http://xn--eqr538esod7t1a.com/」而加劇不公平競爭。縱使多數意見認為，「混淆誤認之虞」及「合理使用」等侵權抗辯可以緩解這些不公平競爭的問題，但抗辯不一定會被法院採納，姑且不論最後訴訟的成敗如何，訴訟的威脅無疑會對其他競爭者造成寒蟬效應。
回頭看我國的TutorABC案，會發現Breyer大法官的擔憂不無道理。麥奇數位股份有限公司為「TutorABC」的商標權人，對空中美語教室的「Tutor4U」商標、威爾斯美語的「Tutor Well」商標提起商標侵權訴訟，皆取得勝訴。麥奇公司亦對乂迪生公司的「Hi Tutor」商標提起訴訟，一審敗訴，二審勝訴，三審部分廢棄二審判決，但確定「Hi Tutor」商標侵權。在上開判決中，麥奇公司均主張「Tutor」為其商標的主要識別部分，其商標雖為既有詞彙之組合，識別性較弱，但經過大量使用後，已廣為消費者所知。而被告都在訴訟中使用過「無混淆誤認之虞」及「合理使用」等抗辯，但都不被法官採納。
觀察「TutorABC」商標，「Tutor」的意思是「私人家教」，「TutorABC」的意思是「教ABC的私人家教」，消費者稍加聯想，即可與英語教育服務連結，應屬暗示性商標，但「Tutor」一詞無疑是第41類4103群組教育服務的通用名稱。「TutorABC」商標經過大量使用而成為著名商標，麥奇公司則透過大量興訟，使其他業者不能或不敢使用「Tutor」一詞於教育服務中，形成麥奇公司透過其商業實力獨佔該通用名稱的情況，而「混淆誤認之虞」及「合理使用」等侵權抗辯在此並未派上用場。這跟上開Booking.com一案中，USPTO及Breyer大法官的疑慮，即特定業者獨佔通用名稱，造成不公平競爭的狀況，不謀而合。事實是否真如美國最高法院最終判決，通用名稱不會被獨佔？不會有不公平競爭的問題？恐怕有待進一步驗證。
